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一、 前言
專利法第26條第2項規定,申請專利範圍之記載應以明確、簡潔之方式為之,並須受說明書所支持。
所謂「明確」,依專利審查基準中定義,係指「能夠使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,單獨由請求項之記載內容,即可明確瞭解其意義,而對其範圍不會產生疑義」。審查基準並舉若干不符合「明確性」記載之典型態樣,作為實務判斷之依據。
至於「為說明書所支持」,係指「該發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌申請時之通常知識,利用例行之實驗或分析方法,即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍」。惟審查基準中對於「為說明書所支持」之規範,除見「審查基準第二篇第一章2.4.3為說明書所支持」此章節外,亦散見於其他章節之相關論述,致規範理解及適用上多所交織。
因此,為系統整理前開規定與實務運作之重點,本文擬參考日本審查基準中對於「未受說明書所支持」所揭示的四種類型,進而歸納台灣實務與審查基準中常見之「未受說明書所支持」之問題類型,以期能建立較為一致且可操作之判斷基準。
二、 日本「特許(相當於「發明專利」)・實用新案(相當於「新型專利」)審査基準」第II部 第2章 第2節 支持要件 2.2支持要件違反之類型之規定
(一)類型一:當請求項中所記載的發明,於發明之詳細說明(相當於台灣說明書中「實施方式」之記載項目)中既未記載亦未暗示的情況。
此類型可說是「形式上的未受說明書所支持」,呼應到上述台灣審查基準第二篇第一章2.4.3中「若請求項記載之內容未記載於說明書時,以至於請求項形式上即無法為說明書所支持」之規定。
(二)類型二:當請求項與發明之詳細說明中所使用的用語不一致,導致兩者之對應關係不明確的情況。
在台灣審查基準中,關於申請專利範圍與說明書中用語不一致之問題規定於上述台灣審查基準同章的「1.3說明書的記載原則1.3.1」、「2.3請求項之記載形式」等處。
用語不一致除可能引發明確性瑕疵外,亦易造成對申請專利範圍之理解困難或誤解。例如,無法判斷說明書中所用之某一用語,是否與請求項中措辭略有差異之用語屬於同一概念或涵蓋相同技術範圍,此等語義與範圍之不一致,可能使請求項主張之範圍與說明書揭示之內容產生落差,進而導致請求項範圍未受說明書所支持之問題。
(三)類型三:即使參酌申請時之技術常識(通常知識),仍不足以認定發明之詳細說明所揭示的內容得合理擴張或一般化至請求項中所主張之技術範圍的情況。
關於此一類型,上述台灣專利審查基準同章2.4.3已明確指出下列原則:「請求項不僅在形式上應為說明書所支持,並且在實質上應為說明書所支持」、「請求項一般由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成,請求項總括的範圍應恰當,使請求項之範圍相當於說明書揭露之內容」、「若請求項包含申請人推測的內容,而其效果難以確定時,應認定請求項無法為說明書所支持」。
具體而言,需檢視說明書中「實施方式」及/或「實施例」之記載是否存在且是否充分,常見情形如下:
(1)僅形式上涵蓋,未實質揭露對應實施方式與實施例
專利法第26條第2項規定,申請專利範圍之記載應以明確、簡潔之方式為之,並須受說明書所支持。
所謂「明確」,依專利審查基準中定義,係指「能夠使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,單獨由請求項之記載內容,即可明確瞭解其意義,而對其範圍不會產生疑義」。審查基準並舉若干不符合「明確性」記載之典型態樣,作為實務判斷之依據。
至於「為說明書所支持」,係指「該發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌申請時之通常知識,利用例行之實驗或分析方法,即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍」。惟審查基準中對於「為說明書所支持」之規範,除見「審查基準第二篇第一章2.4.3為說明書所支持」此章節外,亦散見於其他章節之相關論述,致規範理解及適用上多所交織。
因此,為系統整理前開規定與實務運作之重點,本文擬參考日本審查基準中對於「未受說明書所支持」所揭示的四種類型,進而歸納台灣實務與審查基準中常見之「未受說明書所支持」之問題類型,以期能建立較為一致且可操作之判斷基準。
二、 日本「特許(相當於「發明專利」)・實用新案(相當於「新型專利」)審査基準」第II部 第2章 第2節 支持要件 2.2支持要件違反之類型之規定
(一)類型一:當請求項中所記載的發明,於發明之詳細說明(相當於台灣說明書中「實施方式」之記載項目)中既未記載亦未暗示的情況。
此類型可說是「形式上的未受說明書所支持」,呼應到上述台灣審查基準第二篇第一章2.4.3中「若請求項記載之內容未記載於說明書時,以至於請求項形式上即無法為說明書所支持」之規定。
(二)類型二:當請求項與發明之詳細說明中所使用的用語不一致,導致兩者之對應關係不明確的情況。
在台灣審查基準中,關於申請專利範圍與說明書中用語不一致之問題規定於上述台灣審查基準同章的「1.3說明書的記載原則1.3.1」、「2.3請求項之記載形式」等處。
用語不一致除可能引發明確性瑕疵外,亦易造成對申請專利範圍之理解困難或誤解。例如,無法判斷說明書中所用之某一用語,是否與請求項中措辭略有差異之用語屬於同一概念或涵蓋相同技術範圍,此等語義與範圍之不一致,可能使請求項主張之範圍與說明書揭示之內容產生落差,進而導致請求項範圍未受說明書所支持之問題。
(三)類型三:即使參酌申請時之技術常識(通常知識),仍不足以認定發明之詳細說明所揭示的內容得合理擴張或一般化至請求項中所主張之技術範圍的情況。
關於此一類型,上述台灣專利審查基準同章2.4.3已明確指出下列原則:「請求項不僅在形式上應為說明書所支持,並且在實質上應為說明書所支持」、「請求項一般由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成,請求項總括的範圍應恰當,使請求項之範圍相當於說明書揭露之內容」、「若請求項包含申請人推測的內容,而其效果難以確定時,應認定請求項無法為說明書所支持」。
具體而言,需檢視說明書中「實施方式」及/或「實施例」之記載是否存在且是否充分,常見情形如下:
(1)僅形式上涵蓋,未實質揭露對應實施方式與實施例
(2)實施方式有述及但不明確、不充分,且無對應實施例
(3)實施方式明確且充分,但欠缺相對應實施例
(4)實施方式明確且充分,並具全範圍之實施例
就上述(1)而言,屬於典型之「實質上無法為說明書所支持」,因而所屬技術領域中具有通常知識者難以基於說明書、申請時之通常知識而能夠延伸至申請專利範圍之所有範圍;
就上述(4)而言,屬於最理想之說明書記載形式,說明書與請求項之範圍完全且充分對應,然而實務上常因上位概念涵蓋範圍廣泛,而導致當請求項以上位概念記載時,難以於實施方式及實施例充分揭示下位概念之態樣。
因此實務上常見上述(2)、(3),而遇到被指有(2)、(3)之問題時,通常需進一步綜合考量技術難度、及申請時之通常知識,方能判斷請求項範圍是否受說明書所支持。
(四)類型四:當請求項中未反映說明書中「為解決發明課題之手段」,而使請求項之範圍超出說明書所記載之範圍的情況。
在上述台灣專利審查基準同章2.4.3中雖未討論此類型,但結合「上述台灣專利審查基準同章2.3請求項之記載形式」中「專利權之範圍係以申請專利範圍為準,記載於申請專利範圍之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵,非必要技術特徵得不予記載,亦不得省略必要技術特徵」之規定、「上述台灣專利審查基準同章2.4.1明確2.4.1.2」中「依說明書之記載,並參酌申請時之通常知識,認定獨立項未敘明必要技術特徵,而導致請求項不明確。此外,審查時若認為獨立項未敘明必要技術特徵,亦可能導致請求項無法為說明書所支持,或導致申請專利之發明違反可據以實現要件」之規定,可知若請求項中並未記載「為解決發明課題之技術手段」,則將導致請求項所界定範圍過廣,而無法受說明書所之支持。
另就上述台灣專利審查基準同章「2.4.3.1為說明書所支持與可據以實現要件之關係」所載「當以欲『達成的結果』界定物之請求項,其範圍通常會過於廣泛,……該請求項整體無法為說明書所支持,不符支持要件,且申請專利之發明無法經由任意手段而據以實現,該說明書之記載亦不符可據以實現要件」此態樣而言,由於請求項之界定欠缺「為解決發明課題之技術手段」,致使無法受說明書所支持,故亦可歸類為前述類型之情形。
三、 結語
綜上所述,台灣現行專利審查基準雖已對「為說明書所支持」有所規範,然其架構仍欠系統化與明確劃分,實務運用上常須分散參照不同章節,致使此一抽象概念的掌握存在一定難度。倘參照日本審查基準中所提出的四大類型,並與台灣審查基準相互對照,不僅有助於更清楚地理解請求項可能被認定為未受說明書所支持之典型情境,亦可在分析與答辯時更易掌握論述方向。