一、 前言
在113年7月1日修正施行的專利審查基準中，關於擬制喪失新穎性的判斷基準第四點「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」段落下，新增了一個具體實例，就新增的具體實例內容看來，確實有放寬擬制喪失新穎性判斷標準之虞，而可能影響到申請人之權益。因此，無論是站在先申請人或後申請人的立場，皆應充分理解擬制喪失新穎性的立法目的及法院的見解，藉此調整專利的撰寫布局或攻防策略。

二、 擬制喪失新穎性的法規與概念
依據專利法第23條之規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

另外，依據專利審查基準2.6.4所載，擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」包括：(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分，但為避免技術手段非常相近之兩申請案先後獲得專利權，若後申請案申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容相同時，則擬制喪失新穎性，此乃專利法之特別規定。

再者，對於技術手段非常相近之兩申請案，若後申請案申請時，先申請案尚未公開或公告，由於無法以不具新穎性及進步性為由核駁後申請案，因此於擬制喪失新穎性之判斷基準增加「直接置換」之態樣，顯見欲制衡後申請案僅以具有相同功能且依通常知識可直接置換之特徵濫用申請制度的企圖。然而，「直接置換」的判斷標準可能經常流於主觀的闡述，且因此成為攻擊防禦的重點之一，且原專利審查基準亦僅例示具備「固定」及「可鬆脫」功能的螺釘及螺栓作為能直接置換的技術特徵之實例。有鑒於此，113年7月1日修正施行的專利審查基準中所新增的下列實例及說明即更具體地給出判斷的標準：
 

〔請求項〕一種晶片封裝結構，至少包括：一金屬基板；一晶片，該晶片具有一主動表面及對應之一背面；以及一積層線路層，配置於該金屬基板及該晶片上。
 
〔引證〕一種晶片封裝結構，至少包括：一陶瓷基板；一晶片，該晶片具有一主動表面及對應之一背面；以及一積層線路層，配置於該陶瓷基板及該晶片上。 

〔說明〕引證文件為申請在先而在申請專利之發明申請後始公告之發明先申請案，差異僅在於基板材質的不同，引證文件已記載陶瓷基板具有承載晶片的功能，而金屬基板具有承載晶片的功能係該技術領域之通常知識。因此，若申請專利之發明中僅將該引證文件之陶瓷基板置換為金屬基板，應屬依通常知識的直接置換。

三、 法院判決實例探討
1.      智慧財產及商業法院110年度民專訴字第32號民事判決暨111年度民專上字第19號民事判決
 

案件概要
系爭專利(I525210)之原告專利權人主張被告所進口、販賣之系爭產品落入系爭專利更正後請求項29、30之權利範圍，侵害原告之專利權，被告反用乙證2提出無效抗辯，稱系爭專利更正後請求項29、30擬制喪失新穎性。

乙證2屬專利法第23條所定「申請在先而在其申請後始公開」之適格證據。又乙證2所揭露之化合物與系爭專利更正後請求項29、30所述式(II1)化合物之唯一差別僅在乙證2所揭露之化合物包含的金屬為鉿(Hf)，而系爭專利化合物包含的金屬為鋯(Zr)，其餘結構完全相同。由於鉿(Hf)與鋯(Zr)同為元素週期表上下列的第IV族元素，原子大小相同，化學性質近似，因此，所屬技術領域中具有通常知識者當知鉿(Hf)、鋯(Zr)可同樣具有「供其他官能基進行反應以合成特定薄膜形成材料」之功能，並可進行功能相同之直接置換。故依據乙證2揭示內容，系爭專利更正後請求項29、30擬制喪失新穎性。

法院重要見解
關於立法意旨，一審判決指出其係為避免將相同（或可直接置換之）發明或新型先、後授予專利，將會導致善意第三人如欲實施該專利卻不知應向何人取得授權之情事，甚且該二專利權將互相排他而產生該專利無法實施，最終將使專利法第1條所揭促進產業發展之立法目的相悖。二審判決亦闡述擬制喪失新穎性制度，係法律為顧及「專利權之專用排他性」及「一發明一專利原則」而設，立法者選擇優先保護於後申請案申請時尚未公開之先申請案發明，以法律將其擬制為既有之先前技術並使後申請案所載發明喪失新穎性。依專利法第23條之立法沿革和規範目的等內容可知(詳見二審判決全文)，將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為專利法第23條「內容相同」之判斷基準之一，並未逾越專利法第23條適用範疇。

關於依通常知識即能直接置換的技術特徵，一審判決指出所謂直接置換係指「差異特徵係功能相同且基於通常知識即能進行的直接置換」，不以功能、手段、目的完全相同為必要。二審判決亦闡述「直接置換」係判斷置換前後之技術特徵本身是否具有相同功能，非考慮置換技術特徵前後之整體技術手段是否產生相同功能為要件。因此判決所稱「所屬技術領域中具有通常知識者基於通常知識當知鉿(Hf)、鋯(Zr)可進行功能相同之直接置換」並無將進步性概念不當引入新穎性判斷之疑慮。

2.      智慧財產及商業法院113年度行專訴字第39號判決
 

案件概要
參加人以系爭專利(I769592號)違反核准審定時專利法第23條規定提起舉發，案經被告經濟部智慧財產局審認系爭專利有違前揭專利法規定，作出「請求項1至8舉發成立，應予撤銷」之處分，原告專利權人不服提起訴願，經濟部予以駁回後，原告不服提起行政訴訟。

證據2揭示沈降片、織針、針鉤、第一過渡面、第二過渡面，與系爭專利請求項1之申克片、織針、針鉤、第一推紗面及第二推紗面之技術特徵差異，僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵。此外，證據2之片鼻過渡面外觀形狀與系爭專利請求項2「該片鼻的一端具有一斜邊，該斜邊由片鼻的底側延伸至頂側，且該斜邊朝該前進方向遞伸高度」外觀形狀特徵有別，惟證據2已揭示與系爭專利請求項2內容相同之技術特徵，片鼻一端部為斜面形狀之技術特徵於功能上並無實質差異，該斜面形狀之差異技術特徵為依通常知識即能直接置換之技術特徵。故依據證據2揭示內容，系爭專利請求項1至8擬制喪失新穎性。

法院重要見解
判決同樣指出擬制喪失新穎性所稱「直接置換」應考量所述之差異特徵是否具有「相同之功能」，且基於該相同功能依通常知識即能進行的直接置換，判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解申請專利之發明。擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，包括申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者，所比對者為二者具備之功能，而非比對置換前後之功效是否相同。

四、 結語
關於將「依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為擬制喪失新穎性中「內容相同」的判斷基準一直以來都有很多討論聲浪，其中不乏質疑其與新穎性的判斷基準矛盾或是有不當將進步性概念引入新穎性判斷疑慮的論點。然而，從113年7月1日修正施行的專利審查基準以及上述法院的判決內容來看，為顧及專利權之專用排他性及一發明一專利原則，將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為專利法第23條「內容相同」之判斷基準之一確實有其必要。

而更進一步探討何謂依通常知識即能直接置換的技術特徵時，從法院的判決亦可瞭解重點在於差異特徵本身係功能相同且基於通常知識即能進行直接置換，並非比對置換前後整體之功效是否相同，也不以功能、手段、目的完全相同為必要。

隨著審查基準的修正以及越來越多判例可參考，不難看出審查端與審判端的見解逐漸趨於一致，並且確立了擬制喪失新穎性納入「直接置換」的判斷之正當性。這對內容非常相近之兩申請案的先申請人而言，提供了更完善的保護以及排他權益，也可避免發生善意第三人欲實施專利卻不知應向何人取得授權，或二專利權互相排他而產生專利無法實施等與立法目的相悖之情事。無論如何，申請人都應該在充分理解擬制喪失新穎性的立法目的及法院的見解後調整專利的撰寫布局及攻防策略，以更貼近專利申請及審查實務。