一、前言
由於星宇航空在2016年宣布航空公司名稱為「星宇」之後，一直到2017年才去智慧財產局申請註冊商標，惟在這段期間卻已經有其他第三人以「星宇」為商標文字申請註冊在第39類的觀光旅遊相關服務上，因此導致星宇航空必須在事後對該商標提出「異議」，進而撤銷該商標之註冊，才能再次以「星宇航空」提出商標申請。

如是，我們可以看到「商標搶註」的預防與保護已經是近年來日益重要的智慧財產權課題，本文將淺談台灣商標法中有關「搶註」的相關規定，以及進一步探討，若有第三人已搶註自己商標時，我們可以有哪些應對的策略？其中，「第三人意見書」、「異議」、「評定」等方式有何不同之處？最後透過三個實際案例介紹，具體說明商標創用人在不同的情況下，如何運用各個方式解決搶註的問題。

二、法條概說
(一) 商標法第30條第1項第11款：「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊」
 

1.    第11款主要是針對「著名商標」的保護，尤其該著名商標不需要在台灣申請或取得註冊為前提要件，只要商標權人得證明該商標係「著名商標」，即可受到本條款之保護。
 

2.    所謂「著名」，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言（商施31），即是要獲得「相關」消費者與相關同業普遍熟知之情況。例如：前述提到的「星宇航空」，消費者便會立即聯想到是張國煒先生所創辦的航空公司，或是提到「香奈兒」，消費者亦得立即知悉其係來自法國的精品時尚品牌等等，此即所謂「已為相關消費者熟知而達著名之程度」。

 

3.    有關第11款後段的「減損識別性之虞」，係指商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，由於未取得授權之第三人的使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力。具體而言，如：「可口可樂」為眾所皆知的飲料品牌，然若有不肖第三人以「可口可樂」申請註冊第11類的「馬桶」商品，是否會予人一種「奇怪」的氛圍，或是若有第三人以「香奈兒」申請註冊在第43類的「汽車旅館」服務上，亦會影響香奈兒品牌在時尚精品業界建立已久的商譽，若不加以制止，在市場上各種商品服務都可以見到著名商標的存在，那麼消費者對於可口可樂或香奈兒的「認知」，可能就不只一種來源，更可能會因此降低這些著名商標的單一獨特性，商標創用人自應加以防範。

(二) 商標法第30條第1項第12款：「商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊」
 

1.    第12款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊。主要是保護「先使用」的商標而言，且該使用不限於國內，在國外的使用事證亦可作為主張之依據。

2.    其中必須留意，主張第12款時須一併證明搶註人與商標創用人間有業務往來或其他關係，例如：搶註方為商標權人的代理商、代工廠，或是家族企業中的親屬關係等等，而知悉該「先使用」的商標，而有抄襲並且搶先註冊的行為。

三、應對策略
(一) 商標監測：
商標監測是最常見的預防及發現商標搶註的最好工具，通常以3個月為一個階段，定期在商標檢索系統查詢是否有跟自己商標相同或近似的商標，商標權人亦可以設定每個月進行檢索，只要有查到近似的商標，就可以馬上對該搶註或近似之商標採取行動，最理想的結果就是直接阻止該近似的商標取得核准註冊。

(二) 第三人意見書：
如前所述，面對搶註的商標，可以透過商標檢索的方式及早發現、及早解決，而最好的情況就是讓搶註的商標在申請階段就被智慧財產局核駁，這時的策略採用的是「第三人意見書」。第三人意見書之目的在於，商標創用人智慧財產局「檢舉」－－這件商標已經是違法註冊了，不應該核准它，以此方式提出意見書無須繳納規費，亦是商標權人在維權策略方面最節省成本之手段。

惟「第三人意見書」之性質僅供智慧財產局審查官參考，審查官並不一定會根據第三人意見書之內容作出核駁處分，通常商標權人仍須隨時監測該搶註商標之最新狀態，此部分就必須透過專業的商標代理人為各位把關，在提出意見書之後定期監測該商標之最新狀態，若很不幸該搶註商標仍獲准註冊，商標代理人更可以為商標權人立即開啟下一道的「異議程序」，力求撤銷商標註冊之結果。

(三) 異議：
商標法第48條第1項：「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議」。前述提及「商標監測」策略通常都是設定「每三個月」做一次，也就是為了能夠在與自己相同或近似的商標獲准註冊前，或是獲准註冊的三個月內，即時對它提出異議程序。

(四) 評定：
商標法第57條第1項：「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。」、第2項：「以商標之註冊違反第三十條第一項第十款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。」、第58條第1項：「商標之註冊違反第二十九條第一項第一款、第三款、第三十條第一項第九款至第十五款或第六十五條第三項規定之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。」
　　
本條款特別限制，提起評定的申請人一定要是與該商標有利害關係的人才可以提出，而所謂的利害關係，即：商標權人與搶註的申請人其實是競爭同業、互為商業合作夥伴、上下游廠商或是家族企業的親屬關係等等。
　　
若商標創用人已經有註冊商標了，商標權人只是覺得二商標構成近似而有造成消費者混淆誤認的情況而申請評定時，商標權人則必須提出其有持續使用該商標在指定之商品/服務上的證據，否則，商標權人既然未在市場上實際使用註冊商標，僅係因發現有近似之商標存在而對第三人主張違反商標法規定，便屬於輕重失衡的情況，而應加以限制。
　　
最後，「法律不保護在權利上睡著的人」，在商標法中也是一樣的，評定申請之規定有5年的除斥期間限制，亦即：若該商標已經註冊超過5年了，商標權人或主張權利之人卻遲遲未針對該商標提出任何商標爭議程序，亦視為放棄自己的權利，而不允許對該商標提出評定。

四、案例介紹
(一) 第三人意見書—內廷上用

由商標檢索系統揭示的商標歷程中，從本件商標之核駁先行通知書的內容得知，智慧財產局先是提到，「內廷上用」商標是大陸商北京同仁堂公司使用於中藥材等商品上的標識，更已經在109年於中國大陸取得第05類等商品類別的商標權，之後再依「職權調查」，搜尋網路上的資料，確定「內廷上用」商標是北京同仁堂公司先使用的商標。

因此可以清楚地推測，智慧財產局可能在審查階段收到第三人北京同仁堂公司提出之第三人意見書後，隨即開啟「職權調查」的動作，同時補足本件商標可能有商標法第30條第1項第12款規定適用的構成要件，如：「內廷上用」不是一個單純既有的成語或詞彙，獨創性較高，則進一步判斷本件商標申請人意圖仿襲的可能性較高。
 

於是本文再透過中國大陸商標的查詢網站發現，的確北京同仁堂公司早已在中國大陸取得「內廷上用」商標於第29類之商標權，亦可發現前述遭核駁之商標申請人所申請的商標圖樣與北京同仁堂公司在中國大陸已註冊的商標圖樣幾乎完全一模一樣，因此該搶註的申請人亦未針對核駁先行通知進行申復，一個月後便遭智慧財產局予以核駁確定，適用的法條即為第30條第1項第12款規定。

(二) 異議—火影一樂拉麵及圖

由商標資料可知，本件「火影一樂拉麵及圖」商標已在110年11月1日獲准註冊，而異議期限為111年02月01日，透過商標歷程資料可以發現，本件商標遭日商集英社股份有限公司主張其有違反商標法第30條第1項第11、12款規定，提出異議程序，所據以主張的著名商標及先使用商標如下表所示：
 

「火影忍者」應該是台日民眾都非常熟知的動漫作品，因此在異議審定書中，智慧財產局亦詳細地介紹「火影忍者」這部作品在台灣及日本的知名度，同時提到漫畫中的「一樂拉麵」場景，也是非常重要的橋段，集英社甚至在2012年的時候就已經跟台灣的拉麵店舖合作，以「一樂拉麵」作為宣傳行銷拉麵等餐飲服務。再者，智慧財產局提到，雖然雙方沒有實質的業務往來關係，惟申請人曾在自己經營的拉麵店Facebook粉絲專頁中提到，本件商標係參考火影忍者一樂拉麵所設計的商標及名稱，因此智慧財產局即認定申請人確實有意圖仿襲且搶註的事實，本件商標最後遭到撤銷註冊確定。

(三) 評定—神田KANDA

本案較為特別的是，由商標基本資料顯示的歷程發現，本件商標在112年8月8日的時候受到第三人的評定申請，惟該評定申請於112年11月20日已撤回，期間本件商標則在112年10月3日已移轉，同月獲准。

由上述資料本文可推測，評定申請人或為日本神田公司之可能性較高，而在日本神田公司提出評定之後，商標權人並未對評定程序進行答辯，合理推斷應是轉而向日本神田公司提出移轉商標權利的協商，亦是一種交換條件，透過商標權的移轉，請日商神田公司撤回評定的申請。
 

再者，由日本的商標公報資料可知，日商神田公司早在2015年即已有「神田鐵鍋」商標申請註冊在第21類商品上，日商神田公司此一評定申請不僅直接取得既有的商標權利，更無需耗費評定申請後續的爭訟事宜，也不失為一個節省成本的解決搶註策略。

五、結語
總結而言，遭遇「商標搶註」並非難以克服，若能夠及時透過商標監測盡早發現，就可以用第三人意見書有效防止搶註商標取得註冊，如果不幸商標已註冊，仍然可以採取異議及評定的手段，撤銷各個搶註的商標，進而維護自身的權益。