一、  民國112年3月28日前對於商標法第30條第1項第11款後段著名商標的認定標準

在最高行政法院於112年3月28日作成111年度大字第1號裁定前，智慧財產及商業法院就商標法第30條第1項第11款後段關於「著名商標」的認定標準，依照105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議的結果，採取與同條前段「相關消費者普遍知悉」不同之標準，而採用較嚴格之「一般消費者普遍知悉」標準進行判斷。然而於實際判斷上，何謂達到「相關消費者普遍知悉」及「一般消費者普遍知悉」，兩者的差異及認定標準往往會因個案情形及審理法官個人經驗而得出不同之結果，就權利人而言對於「著名」要提出的證據資料要到達什麼程度，通常最終的結果都是將權利人得以證明或說服法官之資料全數提出。此外，法院於其他判決亦有提及除商標法第30條第1項第11款後段外，對於認定要件相似之同法第70條第1、2款所稱之「著名之註冊商標」時，亦得以參考前述的認定標準，然而此種認定標準在112年3月28日後進行統一且不再就「著名」的要件作不同的區分。

二、  最高行政法院111年度大字第1號裁定

1. 最高行政法院於111年度大字第1號裁定中，就商標法第30條第1項第11款前段與後段「著名商標」的認定，並未再分別作不同界定，因商標法施行細則第31條即有明定有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度，即屬商標法所稱著名商標。另就該裁定中對於改採此認定方式之理由簡要整理如下。

2. 商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2並未要求商標法第30條第1項第11款後段之著名商標，其著名程度應解釋為一般消費者普遍知悉之程度。

3. 商標法於92年增訂著名商標減損規定時，依照行政院提案說明記載，並無將減損著名商標識別性或信譽之虞之商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉程度始不得註冊，該提案所指對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷。

4. WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度可由會員自行決定。

5. 對於「著名」定義如採取目的性限縮解釋，將與適用商標法第70條第2款規定之民事事件，就著名商標之內涵並無分別界定產生衝突，造成著名商標民事訴訟事件，與行政訴訟之商標不得註冊事件，就著名商標定義內涵分別採取不同解釋之歧異情形。

6. 就商標法第30條第1項第11款後段有關著名商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應就後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件就參酌因素「商標著名之程度」之審查予以區分，非於審查商標法第30條第1項第11款後段「著名商標」要件時予以區分。

三、  著名商標的認定基準及證據資料

1. 參照智慧局公布商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準，著名商標的認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：1.商標識別性之強弱、2.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、3.商標使用期間、範圍及地域、4.商標宣傳之期間、範圍及地域、5.商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、6.商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、7.商標之價值、8.其他足以認定著名商標之因素。

2. 另一商標是否為著名，應以國內消費者之認知為準。因此商標權人欲主張其商標為著名，原則上應提出該商標於國內使用的相關證據資料。常見得以證明註冊商標為著名商標之證據資料包含：商品/服務之銷售紀錄資料、市占率及銷售數額，國內報章雜誌、電視媒體、網路影音等大眾媒體廣告資料(含廣告行銷金額)，商品/服務於國內的銷售據點、銷售管道，該商標於市場上之評價，該商標於國內使用之時間、行政或司法機關認定該商標為著名商標之文書，如法院判決書等。商標權人於行銷販售標示該商標之商品/服務時，亦建議同時包留上述相關資料以備不時之需，當某日該商標遭到他人侵害時，如欲以著名商標進行權利主張，將會有相應之大量資料得以說明，以避免所提出之證據資料數量少、相關資料作成時間均為近期，而導致被認定為著名商標的可能性下降。

四、  最高行政法院111年度大字第1號裁定後行政法院對於著名商標的認定

以下摘要於最高行政法院作成111年度大字第1號裁定後，法院對於商標法第30條第1項第11款後段「著名商標」認定的判決理由供權利人參考：
 ●      智慧財產及商業法院111年度行商訴字第93號行政判決
(1)    案件背景事實

本案參加人以「濰視全飛秒smile及圖」商標(下稱系爭商標)，指定使用於第35類服務向智慧局(本案被告)申請註冊，經被告核准註冊。原告認為參加人系爭商標有違反商標法第30條第1項第11款及第12款規定，以「全飛秒」商標、「SMILE全飛秒」商標、「Smile全飛秒及圖」商標及「微笑全飛秒」商標(下合稱據以異議商標)對系爭商標提起異議。案件經被告審查後，作成異議不成立及不受理之處分，原告並對前述處分提起訴願，訴願遭駁回後復提起本案行政訴訟。原告於本案主張異議商標「SMILE全飛秒」為著名商標，且參加人經營眼科診所並為雷射手術儀器經銷商，其申請系爭商標有攀附據以異議商標意圖，並有減損據以異議商標識別性之虞。

(2)    關於著名商標的認定

a. 法院於本件判決中認為據以異議商標中的「SMILE全飛秒」商標及「Smile全飛秒及圖」商標於系爭商標申請註冊前已為著名商標，原告提出之證據資料包含：雜誌報導、新聞報導、消費者接受近視雷射手術心得、YouTube的「SMILE全飛秒」近視雷射介紹影片、衛教影片、網紅接受手術影片，市占率資料、部落客文章、醫師發表文章等，該等資料均顯示原告大量使用「SMILE全飛秒」商標及「Smile全飛秒及圖」商標，而此些證據已足以證明該二商標已廣為相關消費者所普遍知悉，且亦為相關事業所普遍知悉。

b. 於認定系爭商標之註冊是否有違反商標法第30條第1項第11款後段規定時，法院並引用最高行政法院111年度大字第1號裁定之意旨，敘明原告據以異議商標在系爭商標申請日前至少達到相關事業或消費者所普遍認知的著名程度，並得以適用該條後段規定。法院並參照前述最高行政法院意旨，就「是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞」應參酌的判斷因素包含商標著名程度、商標近似程度等進行綜合判斷，而得出既然被告原處分中亦認定據以異議商標與系爭商標構成近似程度不低，且據以異議商標有相當之識別性，商標著名程度已如上述，而參加人作為與原告相競爭的眼科雷射手術儀器代理商，其申請系爭商標難認為善意，系爭商標的註冊顯有稀釋/弱化已為著名商標之據以異議商標中「SMILE全飛秒」商標及「Smile全飛秒及圖」商標強烈指示單一來源之識別性之虞。基於上述，法院依商標法第30條第1項第11款後段規定，認定系爭商標不應獲准註冊。

五、  民事判決關於商標法第70條第1款後段的認定

以下另摘要於最高行政法院作成111年度大字第1號裁定後，法院對於商標法第70條第1款後段「著名商標」認定的判決理由供權利人參考：
 ●      智慧財產及商業法院111年度民商上更一字第5號民事判決
(1)    案件背景事實

本案上訴人為註冊第44981號誠品eslite等6個商標(下合稱系爭商標)之商標權人，自78年成立起即以誠品商標陸續提供多達37種類別之商品及服務，並自85年起跨足物流運送業務，系爭商標於82年已被智慧局前身機關認定為著名商標。然而上訴人主張被上訴人竟以「搬家業的誠品」自居，擅自以系爭商標之「誠品」二字作為公司名稱，並使用誠品商標於其網頁、粉絲團、廣告等行銷物品上，其行為有致相關消費者混淆誤認之虞，並減損上訴人系爭商標之識別性及信譽，構成上訴人商標權之侵害。上訴人並依商標法第68條、第70條第1款及第2款規定等向被上訴人請求排除侵害及損害賠償。

(2)    關於著名商標的認定

a. 本案法院依照上訴人所提出之證據資料，包含智慧局前身中標局作成之審定書、智慧局審定書、法院判決等，認定系爭商標「誠品」於90年5月3日前已屬著名商標。

b. 關於被上訴人行為是否構成商標法第70條第1款及第2款規定之違反，法院引用111年度大字第1號裁定之意旨，並認定商標法第70條第1款及第2款的用語既然相同於商標法第30條第1項前後段之用語，於體系上應為相同之解釋，商標法第70條第1款及第2款規定之著名商標於前段及後段均是指在所指定使用類別商品或服務為相關消費者所知悉之商標。法院並認為參照上訴人提出的證據資料，系爭商標誠品已在相關消費者範圍內著名並達到一般消費者所普遍知悉的範圍，因此屬於商標法第70條第1款及第2款規定之著名商標。法院並認為被上訴人之服務提供與系爭商標指定服務相同或類似，將使社會大眾不會留下單一聯想或獨特性印象，被上訴人之使用將會稀釋「誠品」系列商標之識別性。

六、  結語

於最高行政法院作成111年度大字第1號裁定後，智慧財產及商業法院對於商標法第30條第1項第11款後段著名商標之定義已與前段的定義統一，均為達到「相關消費者普遍知悉」之程度即可成立，並將著名程度高低之判斷因素置於「有減損商標識別性或信譽之虞」要件進行判斷，此種認定方式相較過往判決之認定，將可能減輕商標權人證明其商標為著名商標的負擔。法院並依據前述裁定意旨於解釋商標法第70條第1款及第2款著名商標之用語時，也作成相同的認定標準，因此未來對於過往可能較不明確之著名商標解釋，均有一致性的解釋及判斷標準，相信對於商標權人於主張權利時亦有幫助。未來法院對於著名商標之認定會再衍伸何種發展，值得繼續觀察。

參考文獻
[1] 最高行政法院111年度大字第1號裁定
[2] 智慧財產及商業法院111年度行商訴字第93號行政判決
[3] 智慧財產及商業法院111年度民商上更一字第5號民事判決
[4] 智慧局公布之商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準