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一、引言
專利審查委員在審查發明專利申請案時，會審查是否申請專利之發明為先前技術所揭露，如果未被揭露，則此發明具新穎性。接著，審查委員會審查：雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但其是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成，如果不是能輕易完成，則該發明具進步性，反之則不具進步性。然而，申請人在創作發明時，在只看到先前技術的內容之情況下創作出發明；而審查委員在審查時，同時看到先前技術及申請發明的內容。發明人與審查委員的立基點不同，對於是否申請的發明具進步性的看法可能有歧異。
專利審查基準中的「後見之明」（hindsight bias）是一項重要原則，旨在防止專利審查人員及司法機關在判定發明是否具進步性時，因知悉申請專利內容而以事後的眼光重新審視技術問題及其解決方案，進而低估發明的創新性。本文將以智慧財產及商業法院、最高行政法院及最高法院的相關判決為基礎，探討「後見之明」原則的適用及其對專利審查與司法審理的影響。
二、「後見之明」的概念與法理基礎
「後見之明」指當審查人員或法官在知悉專利發明的技術內容後，可能不自覺地將該發明視為顯而易見，從而低估其創新性。專利法強調的進步性判斷，應以申請專利時的技術水平為基準，而非事後諸葛認為解決方案理所當然。
專利法第二十二條第二項關於進步性的規定：發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。因此，“該發明所屬技術領域中具有通常知識者”、“先前技術的水準”及“能輕易完成”為審查委員與申請人之間主要的爭執點。
專利審查基準在審查進步性的基準中審查注意事項提到：進步性之審查，不得就閱讀說明書、申請專利範圍及圖式之內容所產生的「後見之明」，判斷申請專利之發明能被輕易完成而不具進步性，應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。審查基準在“有動機能結合複數引證”的部分提到：審查進步性時…判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。因此，審查基準對於避免審查委員因「後見之明」而對進步性的判斷有所偏頗亦有論述。
然而，審查委員在審理進步性時仍偶有「後見之明」之嫌，此乃因：審查委員通常未具有該領域的實務經驗，對於發明所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準未有準確判斷；另外，審查委員累積所審發明相關領域的大量審查經驗，對於組成發明的個別技術特徵可能都看過，而因審查委員的技術水準高於發明所屬技術領域中具有通常知識者，且未能調整成以發明所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準進行審查，因此較易作出能輕易完成的審查結果。
三、法院的實務見解
依照最高法院民事判決113年度台上字第459號判決意旨，「發明是否滿足進步性要件…於個案具體操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對…易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。…俾避免進步性認定流於機械性拼湊或組合先前技術，致產生後見之明之謬誤」。由此判決可知，發明是否具進步性不能以數個引證分別揭露請求項的所有技術特徵，可拼湊或組合成請求項的內容而遽然認定發明不具進步性，應考慮有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。
智慧財產及商業法院112年度行專訴字第70號的判決指出：判斷該創作所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之創作的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。而技術領域之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷。判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制（mechanism）或作用等予以考量。此判決意旨與審查基準的判斷基準相同，需要綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」，來決定是否有動機能結合複數引證。如果有動機能結合複數引證，則不具進步性；反之則具進步性。
再者，依照最高行政法院112年度上字第490號判決意旨，審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，為避免恣意拼湊組合引證案內容，造成後見之明，審查時應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容而完成申請專利之發明，若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素。
此外，依照最高行政法院110年度上字第597號判決意旨，於舉發案件進步性之判斷，應先確定先前技術（即舉發證據）之範圍及內容，繼之確定系爭發明與舉發證據間之差異，最後以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌舉發證據所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成系爭發明…進步性之審查不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作成能輕易完成的判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將系爭發明的整體與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。由此判決可知，舉發案請求項是否具進步性的判斷不應以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作是否能輕易完成的判斷，而應將系爭發明的整體與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成是否具進步性的客觀判斷。
另外，最高行政法院109年度上字第356號判決為一件發明專利舉發的行政訴訟案，舉發人不服智慧局舉發不成立的審定提起行政訴訟遭駁回後提起上訴。該判決指出，判斷是否具備進步性時，得組合多份引證文件中之全部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內容，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內容，以判斷專利之發明或創作是否能輕易完成。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素…就解決問題（目的）與功效而言，證據1、2、5、6欲達到發明目的及功效均不同，各證據間彼此缺少所欲解決問題及作用、功能之關聯性，即便證據1、2、5、6均屬於相同散熱風扇技術領域，客觀上亦缺乏彼此組合動機，遑論上訴人以證據1、2、5、6中之部分結構組合拼湊系爭專利請求項10之內容，亦難謂無後見之明。由此判決可知，提起舉發專利時，如果只是找到幾個證據可拼湊出系爭專利請求項之內容，但是綜合考量：複數證據間之技術領域是否具有關連性、彼此間所欲解決技術問題、技術內容所產生之功能、作用是否具共通性以及相關證據之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同證據之技術內容之教示或建議之後，並無動機能結合此複數證據之技術內容，則無法證明請求項不具進步性。
由以上法院的判決意旨來看，基本上與審查基準的判斷基準一致，需要綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」，來決定是否有動機能結合複數引證，以決定申請專利之發明是否具進步性。另外，請求項是否具進步性的判斷不應以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作是否能輕易完成的判斷，而應將系爭發明的整體與引證案或證據進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成是否具進步性的客觀判斷。
判斷發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證應綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」，此綜合考量的結果與是否有動機能結合複數引證兩者之間並無任何量化標準，此給予審查委員較大的行政裁量權。然而，發明申請人仍能藉由論述綜合考量的4個方面來影響審查委員的心證，以經驗法則及論理法則說服審查委員。
四、結語
「後見之明」的認定在專利審查與司法實務中扮演重要角色，其目的在於確保對專利進步性的判斷具有客觀性和合理性。智慧財產及商業法院及最高行政法院的相關判決充分表明，「後見之明」的排除是專利審查與司法審理過程中不可或缺的一環。不僅發明申請人及審查委員應對其有深刻的認識，舉發人或被舉發人亦應對其有所瞭解，才能在專利實務上得心應手。
專利審查委員在審查發明專利申請案時，會審查是否申請專利之發明為先前技術所揭露，如果未被揭露，則此發明具新穎性。接著，審查委員會審查：雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但其是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成，如果不是能輕易完成，則該發明具進步性，反之則不具進步性。然而，申請人在創作發明時，在只看到先前技術的內容之情況下創作出發明；而審查委員在審查時，同時看到先前技術及申請發明的內容。發明人與審查委員的立基點不同，對於是否申請的發明具進步性的看法可能有歧異。
專利審查基準中的「後見之明」（hindsight bias）是一項重要原則，旨在防止專利審查人員及司法機關在判定發明是否具進步性時，因知悉申請專利內容而以事後的眼光重新審視技術問題及其解決方案，進而低估發明的創新性。本文將以智慧財產及商業法院、最高行政法院及最高法院的相關判決為基礎，探討「後見之明」原則的適用及其對專利審查與司法審理的影響。
二、「後見之明」的概念與法理基礎
「後見之明」指當審查人員或法官在知悉專利發明的技術內容後，可能不自覺地將該發明視為顯而易見，從而低估其創新性。專利法強調的進步性判斷，應以申請專利時的技術水平為基準，而非事後諸葛認為解決方案理所當然。
專利法第二十二條第二項關於進步性的規定：發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。因此，“該發明所屬技術領域中具有通常知識者”、“先前技術的水準”及“能輕易完成”為審查委員與申請人之間主要的爭執點。
專利審查基準在審查進步性的基準中審查注意事項提到：進步性之審查，不得就閱讀說明書、申請專利範圍及圖式之內容所產生的「後見之明」，判斷申請專利之發明能被輕易完成而不具進步性，應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。審查基準在“有動機能結合複數引證”的部分提到：審查進步性時…判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。因此，審查基準對於避免審查委員因「後見之明」而對進步性的判斷有所偏頗亦有論述。
然而，審查委員在審理進步性時仍偶有「後見之明」之嫌，此乃因：審查委員通常未具有該領域的實務經驗，對於發明所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準未有準確判斷；另外，審查委員累積所審發明相關領域的大量審查經驗，對於組成發明的個別技術特徵可能都看過，而因審查委員的技術水準高於發明所屬技術領域中具有通常知識者，且未能調整成以發明所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準進行審查，因此較易作出能輕易完成的審查結果。
三、法院的實務見解
依照最高法院民事判決113年度台上字第459號判決意旨，「發明是否滿足進步性要件…於個案具體操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對…易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。…俾避免進步性認定流於機械性拼湊或組合先前技術，致產生後見之明之謬誤」。由此判決可知，發明是否具進步性不能以數個引證分別揭露請求項的所有技術特徵，可拼湊或組合成請求項的內容而遽然認定發明不具進步性，應考慮有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。
智慧財產及商業法院112年度行專訴字第70號的判決指出：判斷該創作所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之創作的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。而技術領域之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷。判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制（mechanism）或作用等予以考量。此判決意旨與審查基準的判斷基準相同，需要綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」，來決定是否有動機能結合複數引證。如果有動機能結合複數引證，則不具進步性；反之則具進步性。
再者，依照最高行政法院112年度上字第490號判決意旨，審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，為避免恣意拼湊組合引證案內容，造成後見之明，審查時應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容而完成申請專利之發明，若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素。
此外，依照最高行政法院110年度上字第597號判決意旨，於舉發案件進步性之判斷，應先確定先前技術（即舉發證據）之範圍及內容，繼之確定系爭發明與舉發證據間之差異，最後以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌舉發證據所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成系爭發明…進步性之審查不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作成能輕易完成的判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將系爭發明的整體與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。由此判決可知，舉發案請求項是否具進步性的判斷不應以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作是否能輕易完成的判斷，而應將系爭發明的整體與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成是否具進步性的客觀判斷。
另外，最高行政法院109年度上字第356號判決為一件發明專利舉發的行政訴訟案，舉發人不服智慧局舉發不成立的審定提起行政訴訟遭駁回後提起上訴。該判決指出，判斷是否具備進步性時，得組合多份引證文件中之全部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內容，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內容，以判斷專利之發明或創作是否能輕易完成。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素…就解決問題（目的）與功效而言，證據1、2、5、6欲達到發明目的及功效均不同，各證據間彼此缺少所欲解決問題及作用、功能之關聯性，即便證據1、2、5、6均屬於相同散熱風扇技術領域，客觀上亦缺乏彼此組合動機，遑論上訴人以證據1、2、5、6中之部分結構組合拼湊系爭專利請求項10之內容，亦難謂無後見之明。由此判決可知，提起舉發專利時，如果只是找到幾個證據可拼湊出系爭專利請求項之內容，但是綜合考量：複數證據間之技術領域是否具有關連性、彼此間所欲解決技術問題、技術內容所產生之功能、作用是否具共通性以及相關證據之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同證據之技術內容之教示或建議之後，並無動機能結合此複數證據之技術內容，則無法證明請求項不具進步性。
由以上法院的判決意旨來看，基本上與審查基準的判斷基準一致，需要綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」，來決定是否有動機能結合複數引證，以決定申請專利之發明是否具進步性。另外，請求項是否具進步性的判斷不應以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作是否能輕易完成的判斷，而應將系爭發明的整體與引證案或證據進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成是否具進步性的客觀判斷。
判斷發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證應綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」，此綜合考量的結果與是否有動機能結合複數引證兩者之間並無任何量化標準，此給予審查委員較大的行政裁量權。然而，發明申請人仍能藉由論述綜合考量的4個方面來影響審查委員的心證，以經驗法則及論理法則說服審查委員。
四、結語
「後見之明」的認定在專利審查與司法實務中扮演重要角色，其目的在於確保對專利進步性的判斷具有客觀性和合理性。智慧財產及商業法院及最高行政法院的相關判決充分表明，「後見之明」的排除是專利審查與司法審理過程中不可或缺的一環。不僅發明申請人及審查委員應對其有深刻的認識，舉發人或被舉發人亦應對其有所瞭解，才能在專利實務上得心應手。
