More Detail
一、前言--權利壟斷與公眾利益的制衡
專利制度的初衷,是透過給予專利權人一定期間的排他權,以換取其將技術內容向社會大眾公開,藉此激發產業整體的持續創新。然而,審查資源有限,當專利權人獲准的權利範圍過於廣泛,或將本應屬於公共領域的既有技術納入壟斷的範圍時,將會不當壓縮他人的技術開發空間,對公眾利益與公平競爭造成實質損害。
面對這種可能存在的「審查瑕疵」或「權利擴張」,法律不能僅維持其核准後的穩定性,更必須建立一套完善的制衡機制,而「專利舉發制度」正是基於這種背景而生,實質賦予公眾一個監督的管道,確保所有專利權的行使,都建立在具備實質創新的正當性基礎之上。
二、專利法與專利審查基準如是說--提起舉發之人、時、事
1.提起舉發之人:
依據專利法第71條第1、2項之規定,任何人認有本法所定得提起舉發之事由者,均得備具申請書,載明舉發聲明、理由,並檢附證據提起舉發。所謂「任何人」不應包含專利權人自己在內,以免與公眾審查之制度不符。若以專利申請權之歸屬、共有專利申請權爭執之特定事由提起舉發者,則限於利害關係人始得為之。此外,依據專利法第72條之規定,利害關係人對於專利權之撤銷,有可回復之法律上利益者,得於專利權當然消滅後提起舉發。
由此可知,除特定事由外,任何人均可提起舉發,這說明了舉發確實具備公眾審查之性質。正因為任何人均得提起,互為競爭對手的潛在舉發人,在策略上亦可隱藏其真實身分,改以自然人或者代理人之名義提起舉發。
2.提起舉發之時:
舉發之提起原則上應於專利權存續期間內為之,故應自核准公告之日起始得進行。同上,利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者,仍得於專利權當然消滅後提起舉發。
實務上,舉發常見於企業發現產品落入某件已准專利的申請專利範圍中,因此對該專利提起舉發;抑或是在民事侵權訴訟中,被控侵權方作為防禦手段向智慧財產局提起舉發。更有未雨綢繆者,會在產品布局階段即針對競爭對手之專利進行全面有效性分析,進而主動出擊。
3.提起舉發之事:
依據專利法第71條第1項、第119條第1項及第141條第1項之規定,有下列情事之一,得向專利專責機關提起舉發:
(1)違反互惠原則。
(2)申請權歸屬爭議。
(3)不符發明、新型或設計之定義。
(4)違反產業利用性、新穎性、進步性(設計專利為創作性)或擬制喪失新穎性之專利要件。
(5)屬法定不予專利之項目。
(6)說明書(設計專利包括圖式)違反據以實現之要件,或申請專利範圍違反明確、簡潔、為說明書所支持之要件。
(7)違反先申請原則。
(8)違反發明及新型一案兩請之規定。
(9)分割超出申請時說明書、申請專利範圍及/或圖式所揭露之範圍,或發明/新型之分割案與原申請案核准之請求項相同者。
(10)修正超出申請時說明書、申請專利範圍及/或圖式所揭露之範圍。
(11)補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍,或誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。
(12)更正超出申請時說明書、申請專利範圍及/或圖式所揭露之範圍,或實質擴大或變更公告時之申請專利範圍或圖式。
(13)改請案超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍及/或圖式所揭露之範圍。
(14)違反衍生設計申請日之限制,或與原設計必須近似之要件。
專利權得提起舉發之情事,原則上應依核准審定或核准處分時之規定,但前述(9)、(10)、(12)、(13)點事由因屬違反先申請原則下取得專利權之本質規定及擴大或變更排他範圍,應依舉發時之規定辦理。
三、舉發審查程序--制度的重點與關鍵細節
依據專利法第82條第1、3項所載「發明專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之。發明專利權經撤銷確定者,專利權之效力,視為自始不存在。」之規定可知,發明及新型專利舉發的審查與審定是以請求項為單位,而且舉發撤銷確定後,專利權效力視為自始不存在,影響甚鉅,設計專利亦如是。為此,有必要更全面去瞭解台灣的舉發程序,以及各程序階段應多加注意的細節。
1.舉發之提起:
得提起舉發之人、時、事已於前段詳述,唯須注意若涉及民事訴訟,雖然被控侵權人可提出專利無效抗辯,但就專利有效性的判斷結果,僅會在該民事訴訟中發生效力。倘若被控侵權方認為原告獲准的專利範圍過廣或有其他不應准予專利之情事,欲讓系爭專利失去權效而不再能對他人行使權利,則需另外向智慧財產局提起舉發。
2.舉發時序的嚴密性:
依據專利法第73條第3、4項之規定,舉發聲明提起後不得變更或追加(但得減縮),且補提理由或證據應於舉發後三個月內為之,逾期不予審酌。因此,舉發人必須在舉發提起前進行完整的前案檢索與分析,確保首波攻勢即具備完整性。
相對地,依據專利法第74條第2項之規定,專利權人須在副本送達後一個月內答辯(含展延通常僅兩個月)。要在短時間內應對舉發人準備充分的攻擊,難免顯得急迫。這樣的規定看似不甚公平,但其核心意義在於縮短「瑕疵專利」的不確定期,避免其長期懸而未決,導致競爭對手不敢投入研發,或讓專利權人藉此拖延訴訟、進行不當施壓。
3.審查原則與爭點整理:
舉發程序之進行原則上都是以書面為主,然而為瞭解案情及審查效率,也可以依當事人申請或專利專責機關依職權通知當事人面詢、聽證或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗。審查時須先整理「爭點」(由請求項、舉發事由、證據組成),不同的請求項、證據組合或事由即構成不同爭點。爭點整理極為重要,可確立審查事項及證據調查之範圍,避免「訴外審查」或「漏未審酌」之違法。
雖然原則上僅會就爭點進行審查及證據調查,但依據專利法第75項所載「專利專責機關於舉發審查時,在舉發聲明範圍內,得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據,並應通知專利權人限期答辯」之規定可知,在舉發聲明範圍內,專利專責機關還是可以審酌舉發人所未提出之理由及證據,不受當事人主張拘束,這是為了減少後續的訴訟及行政資源的浪費。專利審查基準進一步指出「本法係賦予專利專責機關得進行職權審查之權限而非課予應進行職權審查之義務。」因此,對舉發人來說,必須在一開始便盡可能完善其舉發理由及證據,不能仰賴專利專責機關的職權調查,而另一方面,專利權人對於舉發理由未提及的爭點也不見得就能全身而退,請求項的可專利性同樣要經過嚴峻的挑戰,以維護公眾的權益。
4.更正合併審查:
面對挑戰,專利權人可透過更正(如減縮範圍)來鞏固保護,更正可於答辯、補充答辯或通知不准更正申復之期間提出,或者於民事或行政訴訟案件繫屬中提出。依據專利法第68項第3項之規定,說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者,溯自申請日生效。
若有更正案,則會與舉發案合併審查及合併審定。在判斷請求項的可專利性之前,會先判斷所提的更正是否合乎規定,倘若合乎規定而准予更正,則會就更正後的請求項來判斷可專利性,因此這對專利權人來說是非常重要的防禦工具。另一方面,舉發人可以對更正內容表示意見,攻防後,專利權人仍可以再提更正取代前次的版本,專利專責機關僅會審查最後一次提出的更正。須特別注意的是,更正的審定必須全案為之,不會有部分准予更正、部分不准的狀況發生,因此要更謹慎地思考更正策略。
5.舉發審定:
依據專利法第79項第2條所載「舉發之審定,應就各請求項分別為之」之規定,專利專責機關就舉發聲明範圍內之全部或部分請求項逐項審查,並就各請求項分別記載審定結果,唯於設計專利應就全案載明審定結果。專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權,且專利權經撤銷後,如未依法提起行政救濟或提起行政救濟經駁回確定者,即為撤銷確定。
任何人曾就同一專利權提起舉發,經審定舉發不成立者,就同一事實同一證據有一事不再理之效果,不得再為舉發,但不包括因程序不合法而處分不受理及舉發駁回之情況,其目的係為了防止反複舉發、重複審查,此外,亦可避免爭點之認定結果前後不一致之矛盾。
對於舉發審定主文所載准予更正及各請求項之審定結果,如有不服,雙方當事人得就其不服之部分提起訴願,對訴願決定不服者,得向智慧財產及商業法院提起行政訴訟,如仍遭判決駁回,得逕向最高行政法院提出上訴。
四、結語--回歸制度本質的平衡
綜觀台灣專利舉發制度,其本質是一套糾錯與動態平衡的精密機制。這項制度的意義不僅在於撤銷瑕疵權利,更在於賦予雙方一個公平競爭的場域:舉發人透過嚴謹的證據組合掃除侵權風險及研發障礙,專利權人則透過答辯與更正程序重新界定技術價值及專利權範圍。在專利權的私人利益與產業進步的公眾利益拉扯中,舉發程序確保了天平不致傾斜,使專利法「促進產業發展」的終極目的,得以在嚴謹的法律攻防中獲得實踐。
參考文獻
[1] 專利法
[2] 專利審查基準第五篇
專利制度的初衷,是透過給予專利權人一定期間的排他權,以換取其將技術內容向社會大眾公開,藉此激發產業整體的持續創新。然而,審查資源有限,當專利權人獲准的權利範圍過於廣泛,或將本應屬於公共領域的既有技術納入壟斷的範圍時,將會不當壓縮他人的技術開發空間,對公眾利益與公平競爭造成實質損害。
面對這種可能存在的「審查瑕疵」或「權利擴張」,法律不能僅維持其核准後的穩定性,更必須建立一套完善的制衡機制,而「專利舉發制度」正是基於這種背景而生,實質賦予公眾一個監督的管道,確保所有專利權的行使,都建立在具備實質創新的正當性基礎之上。
二、專利法與專利審查基準如是說--提起舉發之人、時、事
1.提起舉發之人:
依據專利法第71條第1、2項之規定,任何人認有本法所定得提起舉發之事由者,均得備具申請書,載明舉發聲明、理由,並檢附證據提起舉發。所謂「任何人」不應包含專利權人自己在內,以免與公眾審查之制度不符。若以專利申請權之歸屬、共有專利申請權爭執之特定事由提起舉發者,則限於利害關係人始得為之。此外,依據專利法第72條之規定,利害關係人對於專利權之撤銷,有可回復之法律上利益者,得於專利權當然消滅後提起舉發。
由此可知,除特定事由外,任何人均可提起舉發,這說明了舉發確實具備公眾審查之性質。正因為任何人均得提起,互為競爭對手的潛在舉發人,在策略上亦可隱藏其真實身分,改以自然人或者代理人之名義提起舉發。
2.提起舉發之時:
舉發之提起原則上應於專利權存續期間內為之,故應自核准公告之日起始得進行。同上,利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者,仍得於專利權當然消滅後提起舉發。
實務上,舉發常見於企業發現產品落入某件已准專利的申請專利範圍中,因此對該專利提起舉發;抑或是在民事侵權訴訟中,被控侵權方作為防禦手段向智慧財產局提起舉發。更有未雨綢繆者,會在產品布局階段即針對競爭對手之專利進行全面有效性分析,進而主動出擊。
3.提起舉發之事:
依據專利法第71條第1項、第119條第1項及第141條第1項之規定,有下列情事之一,得向專利專責機關提起舉發:
(1)違反互惠原則。
(2)申請權歸屬爭議。
(3)不符發明、新型或設計之定義。
(4)違反產業利用性、新穎性、進步性(設計專利為創作性)或擬制喪失新穎性之專利要件。
(5)屬法定不予專利之項目。
(6)說明書(設計專利包括圖式)違反據以實現之要件,或申請專利範圍違反明確、簡潔、為說明書所支持之要件。
(7)違反先申請原則。
(8)違反發明及新型一案兩請之規定。
(9)分割超出申請時說明書、申請專利範圍及/或圖式所揭露之範圍,或發明/新型之分割案與原申請案核准之請求項相同者。
(10)修正超出申請時說明書、申請專利範圍及/或圖式所揭露之範圍。
(11)補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍,或誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。
(12)更正超出申請時說明書、申請專利範圍及/或圖式所揭露之範圍,或實質擴大或變更公告時之申請專利範圍或圖式。
(13)改請案超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍及/或圖式所揭露之範圍。
(14)違反衍生設計申請日之限制,或與原設計必須近似之要件。
專利權得提起舉發之情事,原則上應依核准審定或核准處分時之規定,但前述(9)、(10)、(12)、(13)點事由因屬違反先申請原則下取得專利權之本質規定及擴大或變更排他範圍,應依舉發時之規定辦理。
三、舉發審查程序--制度的重點與關鍵細節
依據專利法第82條第1、3項所載「發明專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之。發明專利權經撤銷確定者,專利權之效力,視為自始不存在。」之規定可知,發明及新型專利舉發的審查與審定是以請求項為單位,而且舉發撤銷確定後,專利權效力視為自始不存在,影響甚鉅,設計專利亦如是。為此,有必要更全面去瞭解台灣的舉發程序,以及各程序階段應多加注意的細節。
1.舉發之提起:
得提起舉發之人、時、事已於前段詳述,唯須注意若涉及民事訴訟,雖然被控侵權人可提出專利無效抗辯,但就專利有效性的判斷結果,僅會在該民事訴訟中發生效力。倘若被控侵權方認為原告獲准的專利範圍過廣或有其他不應准予專利之情事,欲讓系爭專利失去權效而不再能對他人行使權利,則需另外向智慧財產局提起舉發。
2.舉發時序的嚴密性:
依據專利法第73條第3、4項之規定,舉發聲明提起後不得變更或追加(但得減縮),且補提理由或證據應於舉發後三個月內為之,逾期不予審酌。因此,舉發人必須在舉發提起前進行完整的前案檢索與分析,確保首波攻勢即具備完整性。
相對地,依據專利法第74條第2項之規定,專利權人須在副本送達後一個月內答辯(含展延通常僅兩個月)。要在短時間內應對舉發人準備充分的攻擊,難免顯得急迫。這樣的規定看似不甚公平,但其核心意義在於縮短「瑕疵專利」的不確定期,避免其長期懸而未決,導致競爭對手不敢投入研發,或讓專利權人藉此拖延訴訟、進行不當施壓。
3.審查原則與爭點整理:
舉發程序之進行原則上都是以書面為主,然而為瞭解案情及審查效率,也可以依當事人申請或專利專責機關依職權通知當事人面詢、聽證或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗。審查時須先整理「爭點」(由請求項、舉發事由、證據組成),不同的請求項、證據組合或事由即構成不同爭點。爭點整理極為重要,可確立審查事項及證據調查之範圍,避免「訴外審查」或「漏未審酌」之違法。
雖然原則上僅會就爭點進行審查及證據調查,但依據專利法第75項所載「專利專責機關於舉發審查時,在舉發聲明範圍內,得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據,並應通知專利權人限期答辯」之規定可知,在舉發聲明範圍內,專利專責機關還是可以審酌舉發人所未提出之理由及證據,不受當事人主張拘束,這是為了減少後續的訴訟及行政資源的浪費。專利審查基準進一步指出「本法係賦予專利專責機關得進行職權審查之權限而非課予應進行職權審查之義務。」因此,對舉發人來說,必須在一開始便盡可能完善其舉發理由及證據,不能仰賴專利專責機關的職權調查,而另一方面,專利權人對於舉發理由未提及的爭點也不見得就能全身而退,請求項的可專利性同樣要經過嚴峻的挑戰,以維護公眾的權益。
4.更正合併審查:
面對挑戰,專利權人可透過更正(如減縮範圍)來鞏固保護,更正可於答辯、補充答辯或通知不准更正申復之期間提出,或者於民事或行政訴訟案件繫屬中提出。依據專利法第68項第3項之規定,說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者,溯自申請日生效。
若有更正案,則會與舉發案合併審查及合併審定。在判斷請求項的可專利性之前,會先判斷所提的更正是否合乎規定,倘若合乎規定而准予更正,則會就更正後的請求項來判斷可專利性,因此這對專利權人來說是非常重要的防禦工具。另一方面,舉發人可以對更正內容表示意見,攻防後,專利權人仍可以再提更正取代前次的版本,專利專責機關僅會審查最後一次提出的更正。須特別注意的是,更正的審定必須全案為之,不會有部分准予更正、部分不准的狀況發生,因此要更謹慎地思考更正策略。
5.舉發審定:
依據專利法第79項第2條所載「舉發之審定,應就各請求項分別為之」之規定,專利專責機關就舉發聲明範圍內之全部或部分請求項逐項審查,並就各請求項分別記載審定結果,唯於設計專利應就全案載明審定結果。專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權,且專利權經撤銷後,如未依法提起行政救濟或提起行政救濟經駁回確定者,即為撤銷確定。
任何人曾就同一專利權提起舉發,經審定舉發不成立者,就同一事實同一證據有一事不再理之效果,不得再為舉發,但不包括因程序不合法而處分不受理及舉發駁回之情況,其目的係為了防止反複舉發、重複審查,此外,亦可避免爭點之認定結果前後不一致之矛盾。
對於舉發審定主文所載准予更正及各請求項之審定結果,如有不服,雙方當事人得就其不服之部分提起訴願,對訴願決定不服者,得向智慧財產及商業法院提起行政訴訟,如仍遭判決駁回,得逕向最高行政法院提出上訴。
四、結語--回歸制度本質的平衡
綜觀台灣專利舉發制度,其本質是一套糾錯與動態平衡的精密機制。這項制度的意義不僅在於撤銷瑕疵權利,更在於賦予雙方一個公平競爭的場域:舉發人透過嚴謹的證據組合掃除侵權風險及研發障礙,專利權人則透過答辯與更正程序重新界定技術價值及專利權範圍。在專利權的私人利益與產業進步的公眾利益拉扯中,舉發程序確保了天平不致傾斜,使專利法「促進產業發展」的終極目的,得以在嚴謹的法律攻防中獲得實踐。
參考文獻
[1] 專利法
[2] 專利審查基準第五篇