壹、前言
承續前文（台一雙週電子報第381期）關於美國專利法「新穎性」歷史沿革之探討，本文擬進一步深入剖析專利要件中更為核心、亦具高度抽象性之門檻－「非顯而易見性」（Non-obviousness，即我國所稱之「進步性」）。
　　
論及進步性判斷，當代專利實務界首重者，莫過於著名的「教示－建議－動機」 (TSM)檢測標準，抑或2007年確立靈活判斷原則之KSR v. Teleflex案。實務操作上，從業人員多聚焦於引證案間結合動機之有無，或爭執「所屬技術領域中具有通常知識者」 (PHOSITA) 之技術水平界定。
　　
惟此等現行審查基準並非無本之木，實係歷經百餘年司法判例之堆疊與演化而成。在TSM原則尚未具體化、KSR案尚未揭櫫「避免僵化」原則之前，美國法院即已面臨如何界定「顯而易見」此一棘手法律爭點之挑戰。本文旨在溯源至相關原則成形前之歷史脈絡，透過解析三個具里程碑意義之經典判例－涵蓋材質置換、克服技術偏見及後見之明等面向，探究其如何奠定今日進步性判斷之法理基石。

貳、經典判例回顧
一、材料置換與工匠技藝：Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850)
這是一個確立美國進步性標準的「鼻祖級」判決。
　　
19世紀中葉，Hotchkiss等人開發了一種陶瓷材質的門把手。這項發明的結構在當時並非首創，其特點在於利用一種鳩尾槽結構將金屬軸與陶瓷把手結合。雖然這種設計美觀耐用且更便宜，但在訴訟中，被告抗辯指出，鳩尾槽結構在當時的金屬門把上已屬習知技術，原告僅僅是將握柄材質由金屬更換為陶瓷。

示意圖：Hotchkiss案爭議的門把結構。雖然將金屬換成陶瓷較為美觀廉價，但其連接方式與既有的金屬門把並無二致。

美國最高法院在判決中指出，雖然陶瓷門把確實優於舊式門把，但這種優勢是來自於通常知識者均熟知之「材料本身」的特性，而不是來自於「發明人的巧思」，且此置換也沒有產生任何意想不到的功效，故此發明屬於「材料的簡單置換」。法院在判決中表示：
「除非將舊有的固定方法應用於陶瓷把手時，所需的巧思與技能超出了該行業普通工匠的水準，否則該改良便缺乏構成發明本質的要素。換言之，這是熟練工匠的工作，而非發明家的工作。」
　　
此案確立了一個重要原則：除非新材料的應用產生了意想不到的功效，否則單純將已知裝置的材料進行替換，通常被視為顯而易見。

二、克服技術偏見的「加水電池」：United States v. Adams, 383 U.S. 39 (1966)
如果說Hotchkiss案定義了何謂「顯而易見」，那麼1966年的Adams案則是「非顯而易見」的最佳範例，它發生在著名的Graham案（確立Graham四判斷要素的判決）同一年。
　　
發明人Adams發明了一種使用鎂和氯化亞銅作為電極的電池，該電池僅需加水即可啟動發電。在當時，相關領域的專家與教科書普遍認為這類化學組合是不可行的，甚至認為會產生高熱而危險。當Adams向美軍推廣此技術時，專家們最初對此嗤之以鼻。
　　
然而，事實證明該電池不僅可行，還具備電壓穩定且輕便的特性，最終被軍方廣泛採用，爾後在與美國政府的侵權訴訟中，最高法院判定該專利有效，並指出：由於要完成系爭專利，通常知識者必須忽略以下長期相信之知識：1. 電池在正常運作下若產生高熱，被視為是不切實際且危險的；2. 水活性電池必須依賴對鎂具腐蝕性的強電解質，才能成功導電運作。此等因素在當時均強烈阻礙了專家去嘗試如同系爭專利的組合，而發明人卻成功克服了這些技術偏見，這正是強而有力的進步性證明。

示意圖：Adams電池的組成看似簡單，卻打破了當時「電池必須保持乾燥」、「該化學組合不可行」的技術偏見。

此外，此判決雖未直接提到反向教示 (Teaching Away)，但可能為首見到揭露反向教示意涵之判決。
　　
法院在判決中強調：
「舊裝置中已知的缺點，若自然會阻礙人們尋求新發明的意願，則在判斷顯而易見性時應予以考量。」

三、南瓜臉垃圾袋與後見之明的糾葛：In re Dembiczak, 175 F.3d 994 (Fed. Cir. 1999)
時間來到1999年，這是TSM測試法最為盛行的年代。當時的聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 為了防止審查員濫用「後見之明」(Hindsight Bias)，嚴格要求必須提出具體的結合動機。
　　
本案涉及一個外觀印有南瓜臉圖案的橘色垃圾袋。袋子原本是扁平的形狀，但當袋子裝滿樹葉後，外觀即會膨脹而如同萬聖節的南瓜燈裝飾，此一點子充滿童趣及巧思。但審查員卻潑了一盆冷水，表示：橘色垃圾袋是已知的，南瓜臉圖案也是已知的。把已知的圖案印在已知的袋子上面，這任何一個有常識的人都想得到吧？所以USPTO最初核駁了此案，認定將兩者結合是顯而易見的。

示意圖：看似簡單的「南瓜臉垃圾袋」。法院認為審查員不能因為看到成果覺得簡單，就忽略了在發明完成前，並沒有任何文獻教導將這兩者結合。

CAFC推翻了USPTO的決定，嚴厲批評了這種拼湊式的審查邏輯。
　　
法院用了一個很生動的比喻：審查員就像是在玩拼圖，但他手裡拿著發明人公開的完成圖在拼 (takes the inventor's disclosure as a blueprint)。在沒有先前技術教導的情況下，審查員不能單憑主觀直覺，將不同領域的技術特徵隨意組合。
　　
這正如專利法中那句描述後見之明的經典格言：“Knowledge after the event is always easy, and problems once solved present no difficulties, indeed, may be represented as never having had any.”（事後諸葛總是容易的；問題一旦被解決，看起來就毫無困難，甚至會被認為從來就不是個問題。）(Diamond Rubber Co. v. Consolidated Tire Co., 220 U.S. 428 (1911))
　　
法院最終強調：
「對抗『後見之明』這種微妙但強大誘惑的最佳防禦，就是嚴格要求必須展示結合先前技術的教示或動機。」

參、案例比較摘要

肆、結語：從歷史判例看現代審查基準的基石
綜上所述，透過歷史判例之爬梳，吾人對於「所屬技術領域中具有通常知識者」之概念及「輕易完成」之判斷標準，當有更具體且深刻之體悟。
　　
根據台灣專利法第22條第2項規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。而在專利審查基準中，對於如何判斷「輕易完成」，規定了審查人員需考量引證案之間是否有「結合之動機」、發明是否僅為已知技術的「簡單變更」（如單純的材料置換），以及應避免陷入「後見之明」的判斷。此外，若發明能產生「無法預期之功效」或「克服技術偏見」，則是肯定進步性的有力依據。
　　
由此可知，今日我們在操作TSM測試法，或是引用KSR案強調的靈活判斷原則時，其背後的法理邏輯與上述歷史判例一脈相承。Hotchkiss案確立了區隔工匠技藝與發明巧思的界線（如台灣實務中的簡單變更）；Adams案彰顯了克服技術偏見及反向教示的發明價值（即輔助性判斷因素）；而Dembiczak案則提醒審查人員應避免後見之明的陷阱。這些判決不僅塑造了美國專利法中非顯而易見性的面貌，其所建立的邏輯框架，亦深深影響了包含台灣在內的全球專利審查實務。理解這些判例的演進，將有助於我們在面對進步性之審查意見時，能更精準地援引法理，構建出具說服力的答辯論述。