以往，美國設計專利申請案的審查過程中，在舊有的Rosen-Durling兩部測試法下，不易以先前技藝作為引證前案而引用35 U.S.C. 102或103作出核駁，因為在Rosen-Durling兩部測試法下，嚴格限制了先前技藝作為引證前案的條件，先前技藝得要達到「於外觀上基本相同 (basically the same)」的程度才能作為主要引證，而次要引證必須「與主要引證的外觀具有相當關聯 (so related)」，才提供了結合動機，如此才允許結合主要引證與次要引證。
　　
這項標準在LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC案後被推翻，美國聯邦巡迴上法院認為該測試法過於限縮結合動機，設計申請案應如同發明申請案之審查原則，依Graham案以及KSR案之審查標準判斷是否非顯而易見。換言之，現今設計申請案之審查，對主要引證的認定標準更寬鬆，且對於是否能夠結合其他引證更具有彈性，因此依據35 U.S.C. 102或103之審查意見明顯增加。
　　
本文所要討論的判決，Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC（以下簡稱本判決），便是在這樣的背景下產生。關於本判決，本報第381期已對案件的前因後果進行了整理。總結而言，聯邦巡迴上訴法院在本判決確立了於設計專利之侵權判斷中，可如同發明專利般適用「申請歷史禁反言」原則。簡單來說，「申請歷史禁反言」原則就是在專利申請案的審查過程中，為求獲准專利，而以答辯主動放棄的專利權範圍，申請人將不得就所放棄的專利權範圍主張侵權。
　　
然而，基於設計專利之性質與發明專利不同，筆者認為「申請歷史禁反言」原則之適用，於特徵之比對上本判決應為更細緻的操作。
　　
發明專利之專利權範圍是以「文字」為準，故申請歷程中對各項特徵的解釋說明是相對具體且明確的，這些解釋說明成為專利權範圍的解釋限制是合理的。相對地，設計專利之專利權範圍是以「圖式」為準，並可及於近似範圍。因此，設計專利的申請歷程中可能會提出設計申請案與引證前案有所差異的特徵，並輔以文字說明差異特徵，筆者認為，就差異特徵而言，這僅代表申請人放棄與引證前案相同（及近似）的造型，而非直接放棄該差異特徵，也不應受文字說明的侷限。
　　
本判決所涉之系爭專利（即US D859,788）的專利權人Cozy Comfort Company LLC（以下簡稱COZY公司）於申請時，美國專利局依據主要引證US D728900認為系爭專利為可預見 (anticipated)，因此依據35 U.S.C. 102發出審查意見。為了獲准專利權，COZY公司在答辯時提出了下列相較於主要引證的5項差異特徵，並獲美國專利局之認可。
　　
為方便讀者比較，下表依據COZY公司於申請歷程中的答辯理由，簡單整理出系爭專利與主要引證之差異部分，並附上被控侵權對象之對應部分。

相關圖式及被控侵權對象之照片如下：



後續的專利侵權訴訟中，聯邦巡迴法院認為對於系爭專利與被控侵權對象的差異之處，應適用「申請歷史禁反言」原則，判斷是否為被放棄的專利權範圍。聯邦巡迴法院就「申請歷史禁反言」原則之適用提出了一個具體操作標準，即「在考慮被控侵權對象與系爭專利之間的差異特徵是否對普通觀察者產生不同的整體視覺印象時，應排除於申請歷史中拋棄的任何特徵 (In considering whether the differing features of the accused product and the claimed design create a different overall impression to the ordinary observer, it is necessary to discount any features that were disclaimed during prosecution)」。換言之，聯邦巡迴法院認為，應先找出被控侵權對象與系爭專利之間的差異特徵，若此差異特徵為申請歷史中拋棄的特徵，在侵權判斷中則不予比對。這與筆者的觀點是類似的，但所拋棄的範圍為何，似有討論空間。筆者認為，在答辯過程中，申請人主張與引證前案不同的特徵為所拋棄的特徵，因此若被控侵權產品與引證前案相同或近似者即為所拋棄的特徵。然而，在答辯過程中對申請案之特徵所為之文字描述，不必然構成所拋棄的特徵。
　　
由於特徵1非系爭專利與被控侵權對象的差異特徵，故無「申請歷史禁反言」原則之適用，本判決並未就特徵1進行討論。而特徵3及特徵5，筆者認為被控侵權對象近似於主要引證，應屬專利權人所放棄的專利權範圍，根據本判決所提出的標準屬於應排除的特徵，筆者認同本判決之比對。
　　
就特徵2而言，本判決認為屬於專利權人所放棄的專利權範圍而不予比對，筆者認為被控侵權對象於特徵2與系爭專利及主要引證皆不相同，但較近似於系爭專利。
　　
就特徵4而言，筆者認為特徵4中被控侵權對象較近似於系爭專利，明顯有別於主要引證，不應屬於專利權人所放棄的專利權範圍，在侵權比對中仍應納入考量，但本判決仍排除而不予比對。
　　
本判決中，聯邦巡迴法院僅簡單摘錄了專利權人於申請歷程中就特徵4所提出的答辯要點，接著就認定特徵4為專利權人所放棄的專利權範圍，以及被控侵權對象近似主要引證。具體而言，專利權人於申請歷程中主張「袖窿（即袖子與軀幹的接合處）之底部低於前口袋的上緣 (the bottom of the armscye is actually below the top of marsupial pocket)」而與主要引證有所區別。就本判決結果反推，筆者認為，聯邦巡迴上訴法院似乎是將上述文字作為專利權的範圍，將「袖窿的底部低於前口袋的上緣」以外的範圍都認定為專利權人所放棄的範圍，這樣把文字說明套用在設計專利的解釋，忽略了被控侵權對象與主要引證特徵4不近似的事實，稍嫌武斷而有可議的空間。
　　
設計專利與發明專利不同，專利範圍係依據圖式並及於近似範圍，因此設計專利權範圍不僅難以文字描述，更不應該以文字描述來認定設計專利的專利權範圍。筆者認為，雖然在申請歷程中可能為了與先前技藝作出區別，而以文字輔助說明設計申請案與先前技藝之差異，但是這樣的文字說明不應直接作為「申請歷史禁反言」原則的根據來限縮專利範圍，而仍應回歸於圖式之比對，所放棄者僅是先前技藝中所呈現的造形。因此，筆者認為本判決在比對特徵4是否構成專利權人放棄的範圍時，仍應考量被控侵權對象有無近似於主要引證，而不是僅依據答辯文字的說明。
　　
基於誠信原則的基本法理，「申請歷史禁反言」原則在設計專利的侵權判斷應有其適用。然而，在本判決中，「申請歷史禁反言」原則下所放棄的專利權範圍，可能不只是與引證前案近似的設計特徵，還可能及於申請人於申請歷程中所為之文字說明。因此，在本判決之影響下，未來設計申請案中回覆審查意見時，只要精準點出申請案與引證案的差異即可，就申請案本案的特徵所為之額外描述需儘可能地減少，以避免「申請歷史禁反言」原則之適用。


參考資料：
1. 美國聯邦巡迴上訴法院第2024-2191號判決(Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC, Appeal No. 2024-2191 (Fed. Cir. July 17, 2025)
2. US D859,788回覆審查意見的 Remarks