一、前言
選擇發明是指從相關先前技術之已知較大的群組或範圍中，選出未被特定揭露之次群組、次範圍或特別成分、元件、數值等的發明。於審查基準中規定，判斷選擇發明具進步性的前提，需確定所選出的部分需相較於先前技術具有無法預期之功效。

判斷選擇發明所選出的部分即差異技術特徵是否為簡單選擇，需要根據先前技術及申請時之通常知識，若該行業者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，對單一先前技術之技術特徵進行簡單選擇而完成該發明，且該差異技術特徵未產生無法預期之功效者，則判斷該發明不具進步性。

化學相關發明，其組成之成分多為先前技術已知的較大群組中選出的特定成分，關於判斷其是否為簡單選擇、或是該行業者是否有選擇該差異技術特徵的動機，筆者發現2例法院判決中有相關見解，介紹如下。

二、110年度民專訴字第19號
此案原告為美商千禧製藥即專利權人、及台灣武田藥品，控告中化合成生技侵害專利權所做出的民事判決書。原告主張被告製造的「伊沙佐米檸檬酸鹽」產品，落入了其關於蛋白酶體抑制劑及硼酸酯化合物等多項專利之申請專利範圍。被告之抗辯中提出原告專利1因不具新穎性與進步性而應予撤銷；對此，法院認定原告專利1雖具新穎性，但不具進步性，以下列出法院判斷之理由。

法院認為該行業者，會根據引證1揭露的藥理活性數據，產生有強烈「動機」，選擇活性佳的先導化合物D.3.174作為修飾起點。

引證1已教示其通式結構中的各項取代基，如先導化合物D.3.174左處苯基上的鹵素取代、R2之取代基等，換言之，對於先導化合物D.3.174與原告專利1請求項1之式 (I) 化合物的結構相異處，引證1均教示可結構修飾之可能性。

如果將先導化合物稍作修飾後完成的原告專利1之化合物，其產生的藥理活性（如細胞抑制效果）相較於先導化合物並未呈現顯著的差異或優勢，也就是說該功效是「可合理預期的」，則該選擇發明會被認定無法證明具有無法預期的功效。
據此，法院得出該行業者參酌引證1內容，經由一般例行性試驗即可輕易完成原告專利1之發明的結論，且原告未能證明其具有無法預期的功效，是以判斷原告專利1不具進步性。

三、110年度行專訴字第24號
原告羅門哈斯電子材料為專利申請第106128653號之專利權人，因對被告經濟部智慧財產局之不予專利處分不服，經訴願駁回後，提起行政訴訟。此行政訴訟中，法院判定原告之訴駁回的原因，整理重點如下。
 

(1)    技術特徵重疊：

引證1與原告申請案請求項1差異處僅在於，當引證1之單體24多具備1個相同結構之鹼反應性部分體（即n為3）而形成如下式（甲）之單體（3鹼反應性部分體），此即可對應於原告申請案請求項1之式 (IIB) 所界定者。因此，可謂引證1與原告申請案技術特徵重疊。

(2)    差異結構為易於達成者：

又，引證1已揭示用於光阻組成物的鹼反應性材料，其單體典型可為「2或3」鹼反應性部分體，因此法院認為，該行業者可依引證1揭示之技術內容調整組成物之成分組成，並經最佳化試驗等之簡單試驗而完成原告申請案。
 

關於「無法預期功效」的嚴格定義與判斷標準，法院指出，在判斷選擇發明是否具備無法預期的功效時，必須與相關的先前技術進行比較。所謂的「無法預期」，包含了兩種情況：

(1)    質的變化（產生新的功效）：發明產生了全新的功效，且這是該領域中具有通常知識者在申請時所無法預期的。

(2)    量的變化（產生功效的顯著提升）：即使功效本身並非全新，但其提升的幅度非常顯著，超出了該領域通常知識者的合理預期範圍。法院特別強調，如果功效的提升只是通常知識者能夠預期的結果，就不屬於「無法預期的功效」。

並且，法院強調，發明專利對照先前技術所產生的技術效果，必須是「實施發明內容中之技術手段所直接產生的」，也就是必須由構成請求項的所有技術特徵必然能直接產生。

在本案中，原告主張其選擇的特定結構（3鹼反應性部分體）達成了「較小分子量仍能表現出較大的後退水接觸角」的功效。

但法院檢視證據後發現，原告用來佐證功效的實施例（聚合物7），其結構中3個鹼反應性部分體「並未鍵結於同一碳上」，這與專利請求項所界定的嚴格技術特徵根本不符。因此，法院認定原告無法證明其主張的功效是由專利請求項的特定結構所必然產生的。

是以，法院認為原告僅憑申請案所述之實施例、表1等數據資料而認原告申請案之發明已達成該行業者所無法預期之顯著提升功效，過於武斷。

四、總結
綜合上述法院的判決見解，化學及醫藥領域的「選擇發明」欲證明其具備進步性，在「選擇動機的攻防」與「無法預期功效的嚴格舉證」此兩方面至關重要。
詳言之，關於選擇動機，當先前技術（引證案）已明確揭露或教示：1.選擇的可行性、2.結構修飾的可能範圍與方向時，法院傾向認定該領域具有通常知識者具備強烈的「選擇動機」。

關於無法預期功效的舉證，需確認有實質上質或量的實質提升，且功效與技術特徵的必然關聯性。如案例二所示，用以佐證功效的實施例數據，其化學結構必須與專利請求項所界定的技術特徵完全吻合。若功效並非由請求項特徵「直接且必然產生」，便無法說服法院該選擇具備無法預期的技術效果。

因此，專利申請人在主張選擇發明之進步性時，不僅在說明書中要提供充足的對比數據，更需確保實施例能精準對應請求項的專利範圍，方能突破「簡單選擇」的進步性障礙。