一、前言
依專利法第59條第1項第2款之規定，發明專利權之效力，不及於以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。可知為促進產業發展，專利法對於研究實驗之行為予以免責，使研究人員能夠驗證、分析、改良既有技術，避免專利制度阻礙創新，而參立法理由，研究試驗之免責不須受「非營利目的」之限制，惟為兼顧專利權人之權益，對於「實施發明之必要行為」，自當有所限制，包括涵蓋研究實驗行為本身及直接相關之製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利之行為，且手段與目的間必須符合比例原則，範圍不得過於龐大，以免逸脫研究、實驗之目的，進而影響專利權人之經濟利益。

二、智慧局對於研究實驗免責之解釋
惟何種行為態樣屬於研究試驗之免責，智慧局曾於民國110年6月29日以電子郵件函釋提到「例如進行研究實驗，以判斷申請專利範圍所保護的專利技術，是否能依說明書所記載之內容而據以實現，或確定實施專利技術的最佳實施方式等。而如果是利用該專利技術作為手段來進行其他領域的研究實驗，則非屬對專利技術本身而進行的研究實驗，而無本款之適用。」因此，依智慧局函示，顯然對於研究試驗之態樣採取較為保守立場，而限於驗證專利是否可實施、重複專利實驗、測試專利效果等。但對有意研究試驗專利之行為人而言，其研究試驗所採取之手段與目的間，如何符合比例原則，以及於訴訟中應如何舉證證明符合研究實驗免責要件，本函示並未進一步說明。近來智慧財產及商業法院113年度民專訴字第25號民事判決，即涉及研究實驗免責之適用爭議，可作為實務上重要之參考，茲說明如下。

三、智商法院113年度民專訴字第25號民事判決概要
原告為中華民國第I705249號「包含用於測試頭的複數個接觸式探針的半完成產品及相關製造方法」之專利權人，原告認為被告使用之探針製造方法侵害系爭專利請求項1、17，在透過保全證據取得探針半成品（下稱系爭產品1）等物後，乃提起本件訴訟，於訴訟審理中，被告主張系爭產品1僅為研發過程中的「試驗產品」，應適用專利法第59條第1項第2款之研究實驗免責規定云云。但法院不採納被告主張，認為被告提出的證據不足以證明「系爭產品1」符合上述免責要件，主要理由如下：
1.被告所提之證據無法勾稽
被告提出的內部電子單據（如乙證23、26）所顯示的產品品名，與系爭產品1之品名不一致，無從認定被告所提出之生產資訊確實是指向系爭產品1。
2.被告未證明係針對系爭專利請求項1、17之發明「專利標的」進行改良
被告援引ERP系統宣稱系爭產品1推定為因應非銷售案之專案而製作、開案緣由為廠內實驗用、經辦部門為產品研發課，故系爭產品1可推定為試驗產品云云，惟法院認為必須是基於系爭專利請求項1、17之發明的研究或實驗，始為專利法第59條第1項第2款所涵蓋，被告並未具體說明或舉證該實驗是如何針對系爭專利請求項1、17之發明專利標的為對象之研究實驗行為，抑或為對其所為之技術改良或創新。
3.實施範圍逾越「必要行為」
系爭專利請求項1、17係用以製造接觸式探針之半完成產品，故基於系爭專利請求項1、17所為之研究實驗，其製造數量自僅需符合其發明目的已足。而探針在組裝到探針卡之前的驗證，主要目標是確保其電性、機械特性、應力表現、對位精準之分析，可有效降低後續上機測試失敗的風險，並避免昂貴的探針卡因單一探針不良而需頻繁拆解維修，其屬於零件驗證，與探針安裝到探針卡進行晶圓測試之系統整合驗證不同，但依據被告所提證據顯示，每一探針卡所需探針數量需求由5千根至10萬根，可見被告所為之試驗是針對探針卡之測試，而非針對探針之測試，顯然被告所提之試驗數量已逾越合理範圍。
因此，法院認為被告的行為更像是因應客戶需求、為後續客製化商品之商業活動做準備，而非純粹的專利技術研發改良，因此不採納被告關於研究試驗之免責的抗辯。

四、結論
由上述判決可知，主張研究試驗免責者，相關證據資料通常涉及被控侵權人所掌握之內部文件，例如生產紀錄、實驗紀錄、採購單據等。此類證據於形式上必須能透過產品品名、型號等資訊，與被控侵權產品相互勾稽；於實質內容上，其技術內容除應與被控侵權產品相互對應外，生產紀錄及實驗紀錄亦必須能呈現實施系爭專利技術之具體過程。
此外，實施之數量亦應符合比例原則。若實施目的僅限於研究或實驗，則採購之原物料數量及實驗規模，於足以驗證或呈現系爭專利之實施成果後，即不得逾越研究試驗所必要之範圍。否則，若其實施數量或規模已超出合理必要程度，即可能被認定已非屬研究試驗免責之範圍，而有構成專利侵權之可能。