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申請專利範圍宜以正面方式界定技術特徵,明確保障核心權利範圍

2026.07.09

在專利申請階段及取得專利權後的維權階段,請求項之明確性及其解釋一直是攻防焦點,相關法條可參見專利法第26條第2項(請求項應以明確、簡潔之方式記載)、第22條第1、2項(關於新穎性及進步性)以及第58條第4項(發明專利權範圍係以申請專利範圍為準)。
  
至於要界定到什麼程度才算明確?專利審查基準第二篇第一章第2.4.1點載明「…所有請求項整體之記載亦應明確,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,單獨由請求項之記載內容,即可明確瞭解其意義,而對其範圍不會產生疑義」,並在第2.4.1.1至2.4.1.7點列出數種明確和不明確的範例,其中以負面表現方式所致不明確的範例是記載於第2.4.1.5點,此範例為一種自行車曲柄之製造方法,包含「使用一非切削加工方式,將該踏板端封口」之步驟,其不明確的理由在於:加工方式不勝枚舉,未列舉之加工方式未必皆有實施例中所載之效果,故請求項以負面表現方式排除切削加工,將使所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其範圍,導致請求項不明確。
  
關於負面表示的相關實例,筆者以下分享智慧財產法院和近期美國聯邦巡迴上訴法院的相關判決。
1、智慧財產法院105年度行專訴字第80號
此為發明專利舉發的行政判決,係維持被告(智慧財產局)所作成之涉案專利舉發成立的處分。判決書指出在涉案專利的申請過程中,原告(專利申請人)為了將申請專利範圍排除與先前技術內容重疊之部分,特採用負面表現方式修正請求項,界定「兔皮中具有之活性物質不含矽」的技術特徵,藉此克服核駁理由。
  
但法院指出相關證據已揭露矽會存在於動物體之全體組織,特別是矽酸鹽所形成之毛、羽毛、骨骼、皮膚等,故可推論兔皮原則上應含有矽成分,況且涉案專利之發明說明完全未揭露如何使所獲得兔皮或由其所製得之活性物質不含矽,亦未揭露相關說明或理由,僅在完全無依據基礎的前提下於請求項中加入「活性物質不含矽」之內容,故涉案專利請求項對應之發明說明不夠明確,且未充分揭露,無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施,亦使請求項所請無法為發明說明所支持,整體而言涉案專利違反核准時專利法第26條第2、3項規定,故維持專利舉發成立。

2、美國聯邦巡迴上訴法院第24-1600號判決
此為2026年6月5日作出的判決,涉案專利包含公告第US10,325,122號、第US10,789,393號及第US9,892,287號,涉案專利訴求的技術方案是在遺失或被盜的電腦的啟動期間或啟動之後,顯示歸還資訊來協助失主取回該電腦。
  
訴訟焦點之一在於,涉案專利的獨立請求項中包含以負面表現方式界定的技術特徵:initiating or changing return information which appears on the display through remote communication without assistance by a user with the computer(參考中譯:透過遠端通訊發起或變更出現在顯示器上的歸還資訊,無需電腦使用者協助)。
 
然而,涉案專利並未正面定義「無需電腦使用者協助」具體為何?較為空泛,導致不易與先前技術產生差異,說明如下。
  
在專利審理暨訴願委員會 (PTAB) 審理多方複審 (IPR) 的階段,PTAB指出先前技術US2003/0122864A1(以下簡稱Jenne)揭露一種電腦系統,能在使用者等待期間(例如電腦啟動過程中)顯示商業訊息,此商業訊息可透過網際網路遠端更新,故PTAB認為Jenne已經教示「在無需使用者協助的情況下,透過遠端通訊變更所顯示資訊內容」之技術。上訴人(涉案專利的專利權人)為了解釋涉案專利與Jenne的差異,曾答辯表示Jenne有要求使用者於初期登入並建立網際網路連線以進行通訊,代表Jenne需要透過使用者協助,故並未教示「無需協助」的限制條件,上訴人還主張涉案專利除了打開電腦電源之外,不需要使用者做任何事,不需如Jenne要使用者建立初期網路連線。PTAB駁回上訴人的主張,PTAB指出涉案專利所述「無需使用者協助」是針對「發起或變更返回資訊」的動作,而非如上訴人所稱要延伸到「初期建立遠端通訊」的動作。
  
法院同意PTAB的意見,認定涉案專利所述「無需使用者協助」指的是「發起或變更返回資訊」的動作本身不需要使用者介入,並不限定未記載於請求項的「初期建立網路連線」之動作。此外,涉案專利說明書也預期使用者可能會發起網際網路連線,可參見涉案專利第US10,325,122號說明書第14欄第27至33行:This is a combination of the PDA type of synchronization between the main computer 12 and the PDA, and the McAfee anti-virus software Internet updating capability where every time you go on-line, your computer 12 automatically checks to make sure that you have the most current anti-virus software and automatically updates your computer 12 with the latest changes(參考中譯:這結合主電腦12與PDA之間的PDA型同步功能,且McAfee防毒軟體的網路更新能力,每當您上線時,您的電腦12會自動檢查以確保安裝最新的防毒軟體,並自動套用最新更新),顯見涉案專利本身也預期使用者可能會自行建立網路連線。因此先前技術確實揭露涉案專利此項特徵,維持顯而易見性之認定。

  
整體而言,專利說明書仍應以正面表現方式揭露實施例及界定請求項技術特徵;負面表示方式只在少數情況下才適用。從前述兩則判決來看,若請求項中以負面表現方式界定技術特徵,但說明書未明確且充分揭露或無相關實施例作為支持的前提下,將有很大的機會被視為不明確,或是難以與先前技術產生差異,導致專利申請不易獲准,甚至取得專利權後不易維權。
  
須說明的是,申請專利範圍以正面表現方式界定技術特徵雖可相對提高明確性,仍須一併考量對於專利範圍的限制,以取得平衡,藉此明確保障核心權利範圍。
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