Sanofi與Amgen針對膽固醇代謝關鍵蛋白——前蛋白轉化酶枯草桿菌蛋白酶加工酶9型 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9) 之治療性抗體專利有效性爭議已在多個國家展開。
Amgen的專利是關於可與PCSK9蛋白結合之單株抗體,PCSK9蛋白會與肝細胞表面的低密度脂蛋白受體 (LDL receptor) 結合,並使LDL受體被導向細胞內的溶酶體降解,從而減少細胞表面LDL受體的數量。該單株抗體能與PCSK9蛋白結合,抑制PCSK9蛋白與LDL受體之間的交互作用,使LDL受體得以避免被降解並持續回收至細胞膜表面再利用。由於LDL受體負責將血液中的LDL帶入肝細胞,並經由細胞內溶酶體途徑分解清除,當LDL受體數量增加時,LDL的清除效率亦隨之提升。因此,該單株抗體可有效降低血液中LDL的濃度,達到降血脂之效果。
在歐洲,Amgen的專利EP3666797不僅於核准後在EPO的異議程序中受到挑戰外,亦於UPC遭提起撤銷訴訟。前述於EPO及UPC之相關爭議,主要均聚焦在進步性問題。
在EPO,進步性是採用問題解決法來評估。首先,需找出與所請發明最接近的先前技術,並根據所請發明與該最接近的先前技術間的差異及其所產生的技術效果界定一客觀技術問題。其次,再判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面對前述技術問題時,是否能夠從最接近的先前技術出發,顯而易見地完成申請人所請之解決方案。一旦客觀技術問題確定後,關鍵的問題為:在面對該客觀技術問題時,通常知識者是否「會」(而非僅僅是「能夠」)受到驅使,而對現有技術進行修改或調整,從而得出所請發明。
而根據上述方法,EPO異議部門認為所請之抗體相較於先前技術並非顯而易見。EPO異議部門將發明所欲解決的問題定義為「提供具有所請功能性阻斷特性且具備治療效果之抗體」,而非僅僅是「提供抗 PCSK9蛋白的抗體」。因此,即使先前技術已教示了將可阻斷PCSK9蛋白及LDL受體作用的抗體用於治療高膽固醇血症,然而,該先前技術仍不足以使通常知識者對使用該抗體是否確實具有療效產生成功的合理預期 (reasonable expectation of success),從而難以認定所請發明是顯而易見的。目前該案已由異議方提起上訴,並仍在EPO上訴委員會審理中。
同一件歐洲專利亦在UPC被提起撤銷訴訟。2024年7月,UPC的慕尼黑中央法院(Munich Central Division)認為前述專利被認為不具有進步性,而作出了實質撤銷的決定。中央法院指出在優先權日,對於通常知識者而言,針對PCSK9蛋白進行治療性抗體的開發僅屬於慣常技術手段。因此,所請發明相較於教示了靶向PCSK9蛋白的先前技術不具進步性。
該判決未完全採用EPO的問題解決法,而是以UPC自身分析框架進行進步性判斷。不同於EPO的異議部門,中央法院認為製造及篩選出所請抗體對於通常知識者而言僅為「例行性工作」,即使不涉及創作技術手段,通常知識者仍具有相當的成功可能性。整體而言,相較於EPO異議部門更著重於所請抗體的功能性和治療特性的評估,UPC中央法院似將此發明廣泛地描述為針對已知標靶的例行性抗體開發。
2025年11月,UPC上訴法院推翻了前述撤銷判決,並認定Amgen的前述專利符合新穎性、進步性,為有效專利。儘管上訴法院尚未正式採用EPO的問題解決法之完整架構,其判決理由、結果已呈現逐漸與EPO實務趨向一致。較明顯的差異在於,UPC上訴法院先考量了發明的目的(即客觀問題),然後再從現有技術中評估現實出發點 (Realistic starting point),並判斷通常知識者是否「會 (would)」而非僅「能夠 (could)」自現實出發點完成所請發明。
這與EPO的問題解決法形成對比,後者是在確定最接近的現有技術之後才界定客觀技術問題。
套用上述進步性判斷步驟,上訴法院指出,若欲認定請求項缺乏進步性,通常知識者「需要有足夠的技術啟示指出,對於『利用抗體方法會 (would) 顯著改善患有高膽固醇血症和類似疾病的患者的病情』有成功的合理預期」。然而,先前技術揭露「PCSK9既可以在細胞外發揮作用,也可在細胞內發揮作用,但無法得知在正常和/或病理條件下何種途徑佔主導地位」,因此上訴法院認為,通常知識者無法合理預測抗體(即細胞外)途徑是否可以有效治療高膽固醇血症和相關疾病。
結論
在UPC亦採用「could-would」進行進步性判斷的情況下,儘管與EPO的判斷流程上仍存在差異,專利申請人/專利權人仍可能預期同一專利於兩體系下獲致相近之評價結果。
在EPO制度下,專利即便通過審查程序,仍可能於異議階段受到重新檢視;其後亦可能在UPC訴訟中遭受挑戰。因此,若EPO及UPC於進步性判斷標準上逐漸趨近,申請人將無須同時因應兩套差異顯著之審查基準,整體專利策略之規劃亦將更為可預測且一致。
資料來源:
1.Sanofi v Amgen: comparing antibody patent litigation at the UPC, EPO and in the United States,2026/03/12,https://www.vennershipley.com/insights-events/sanofi-v-amgen-comparing-antibody-patent-litigation-at-the-upc-epo-and-in-the-united-states/
2. Inventive step: the UPC forges its own test,2025/11/28,https://www.vennershipley.com/insights-events/inventive-step-the-upc-forges-its-own-test/
Amgen的專利是關於可與PCSK9蛋白結合之單株抗體,PCSK9蛋白會與肝細胞表面的低密度脂蛋白受體 (LDL receptor) 結合,並使LDL受體被導向細胞內的溶酶體降解,從而減少細胞表面LDL受體的數量。該單株抗體能與PCSK9蛋白結合,抑制PCSK9蛋白與LDL受體之間的交互作用,使LDL受體得以避免被降解並持續回收至細胞膜表面再利用。由於LDL受體負責將血液中的LDL帶入肝細胞,並經由細胞內溶酶體途徑分解清除,當LDL受體數量增加時,LDL的清除效率亦隨之提升。因此,該單株抗體可有效降低血液中LDL的濃度,達到降血脂之效果。
在歐洲,Amgen的專利EP3666797不僅於核准後在EPO的異議程序中受到挑戰外,亦於UPC遭提起撤銷訴訟。前述於EPO及UPC之相關爭議,主要均聚焦在進步性問題。
在EPO,進步性是採用問題解決法來評估。首先,需找出與所請發明最接近的先前技術,並根據所請發明與該最接近的先前技術間的差異及其所產生的技術效果界定一客觀技術問題。其次,再判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面對前述技術問題時,是否能夠從最接近的先前技術出發,顯而易見地完成申請人所請之解決方案。一旦客觀技術問題確定後,關鍵的問題為:在面對該客觀技術問題時,通常知識者是否「會」(而非僅僅是「能夠」)受到驅使,而對現有技術進行修改或調整,從而得出所請發明。
而根據上述方法,EPO異議部門認為所請之抗體相較於先前技術並非顯而易見。EPO異議部門將發明所欲解決的問題定義為「提供具有所請功能性阻斷特性且具備治療效果之抗體」,而非僅僅是「提供抗 PCSK9蛋白的抗體」。因此,即使先前技術已教示了將可阻斷PCSK9蛋白及LDL受體作用的抗體用於治療高膽固醇血症,然而,該先前技術仍不足以使通常知識者對使用該抗體是否確實具有療效產生成功的合理預期 (reasonable expectation of success),從而難以認定所請發明是顯而易見的。目前該案已由異議方提起上訴,並仍在EPO上訴委員會審理中。
同一件歐洲專利亦在UPC被提起撤銷訴訟。2024年7月,UPC的慕尼黑中央法院(Munich Central Division)認為前述專利被認為不具有進步性,而作出了實質撤銷的決定。中央法院指出在優先權日,對於通常知識者而言,針對PCSK9蛋白進行治療性抗體的開發僅屬於慣常技術手段。因此,所請發明相較於教示了靶向PCSK9蛋白的先前技術不具進步性。
該判決未完全採用EPO的問題解決法,而是以UPC自身分析框架進行進步性判斷。不同於EPO的異議部門,中央法院認為製造及篩選出所請抗體對於通常知識者而言僅為「例行性工作」,即使不涉及創作技術手段,通常知識者仍具有相當的成功可能性。整體而言,相較於EPO異議部門更著重於所請抗體的功能性和治療特性的評估,UPC中央法院似將此發明廣泛地描述為針對已知標靶的例行性抗體開發。
2025年11月,UPC上訴法院推翻了前述撤銷判決,並認定Amgen的前述專利符合新穎性、進步性,為有效專利。儘管上訴法院尚未正式採用EPO的問題解決法之完整架構,其判決理由、結果已呈現逐漸與EPO實務趨向一致。較明顯的差異在於,UPC上訴法院先考量了發明的目的(即客觀問題),然後再從現有技術中評估現實出發點 (Realistic starting point),並判斷通常知識者是否「會 (would)」而非僅「能夠 (could)」自現實出發點完成所請發明。
這與EPO的問題解決法形成對比,後者是在確定最接近的現有技術之後才界定客觀技術問題。
套用上述進步性判斷步驟,上訴法院指出,若欲認定請求項缺乏進步性,通常知識者「需要有足夠的技術啟示指出,對於『利用抗體方法會 (would) 顯著改善患有高膽固醇血症和類似疾病的患者的病情』有成功的合理預期」。然而,先前技術揭露「PCSK9既可以在細胞外發揮作用,也可在細胞內發揮作用,但無法得知在正常和/或病理條件下何種途徑佔主導地位」,因此上訴法院認為,通常知識者無法合理預測抗體(即細胞外)途徑是否可以有效治療高膽固醇血症和相關疾病。
結論
在UPC亦採用「could-would」進行進步性判斷的情況下,儘管與EPO的判斷流程上仍存在差異,專利申請人/專利權人仍可能預期同一專利於兩體系下獲致相近之評價結果。
在EPO制度下,專利即便通過審查程序,仍可能於異議階段受到重新檢視;其後亦可能在UPC訴訟中遭受挑戰。因此,若EPO及UPC於進步性判斷標準上逐漸趨近,申請人將無須同時因應兩套差異顯著之審查基準,整體專利策略之規劃亦將更為可預測且一致。
資料來源:
1.Sanofi v Amgen: comparing antibody patent litigation at the UPC, EPO and in the United States,2026/03/12,https://www.vennershipley.com/insights-events/sanofi-v-amgen-comparing-antibody-patent-litigation-at-the-upc-epo-and-in-the-united-states/
2. Inventive step: the UPC forges its own test,2025/11/28,https://www.vennershipley.com/insights-events/inventive-step-the-upc-forges-its-own-test/