從諾華專利看化學專利用語「組合」的解釋問題
2025.11.13
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諾華藥廠的藥物健安心（Entresto®，原名安喘心，下稱系爭藥物）是一種心衰竭的治療藥物，曾取得多個美國專利，包括US8101659（下稱系爭專利，最早優先權日為2002年1月17日，申請日為2008年6月27日，公告日為2012年1月24日，因獲得專利期限延長，到期日為2025年1月15日）。美國食品藥物管理局於2015年批准了系爭藥物的新藥申請，其為單一劑量製劑，包含兩種活性成分：沙庫巴曲（sacubitril，為一中性溶酶抑制劑）和纈沙坦（valsartan，為一血管緊張素受體阻斷劑），前述兩種活性成分係透過弱非共價鍵連接成一複合物 (complex)，而非以單獨存在的形式形成一混合物。
系爭藥物僅在美國的銷售額一年就可達數十億美元，市場廣大。然而，與系爭藥物相關的多件專利已面臨專利到期的問題，有多家學名藥廠針對系爭藥物提出了學名藥簡易新藥上市申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA)，諾華後續對這些學名藥廠提出了多件侵權訴訟，其中也包括系爭專利的訴訟在內。
系爭專利為諾華對應於系爭藥物的早期專利，其係請求一種醫藥組成物，共有四個請求項。為方便說明，將系爭專利的請求項1簡化如下：
1. 一種藥物組成物，包括：
(i) 纈沙坦或其藥學上可接受之鹽；
(ii) 沙庫巴曲、或沙庫巴曲拉 (sacubitrilat) 或其藥學上可接受之鹽；以及
(iii) 藥學上可接受之載體；
其中，所述(i) 纈沙坦或其藥學上可接受的鹽和所述(ii) 沙庫巴曲或或沙庫巴曲雷或其藥學上可接受之鹽，以約1：1的比例組合給藥 (administered in combination in about a 1:1 ratio)。
在前述請求項中，「沙庫巴曲拉」為「沙庫巴曲」的活性代謝物。在法院審理過程中，雙方當事人與法院均同意以「沙庫巴曲」一詞指稱沙庫巴曲及沙庫巴曲拉，本文亦同。
2023年，美國德拉瓦州地方法院裁定系爭專利之請求項1至4（所有請求項）無效，理由為缺乏書面陳述 (lack of written description)。在地院裁定中，系爭專利無效的關鍵爭點在於「組合給藥」一詞。
被告MSN藥廠認為系爭專利的「組合給藥」一詞表示兩種單獨存在的活性成分形成一物理混合物。但地院認可原告諾華，認為該用語「未明確指出沙庫巴曲和纈沙坦是否必須單獨存在（且未複合）」，而其說明書亦未表明專利權人將其發明限定為單獨存在的化合物。地院同時指出，諾華在申請系爭專利之專利期限延長時已向美國專利商標局說明系爭專利所請係包含「非分離的、複合物形式的纈沙坦和沙庫巴曲」的組合形式，而發明所屬技術領域具有通常知識者在理解有爭議之用語涵義時，應會參考這份文件。
地院認可系爭專利所請包含「纈沙坦和沙庫巴曲的物理組合及其複合物」，同時指出，此案爭點在於系爭專利說明書中是否應描述前述複合物使之可據以實施。關於這一點，被告MSN藥廠認為有需要，但原告諾華認為該複合物為後生發明 (after-rising invention)，所以不需要做書面陳述。地院最後裁定，雖然被告未能證明前述複合物在系爭專利申請時無法實施，但原告在系爭專利申請時顯然無法掌握並揭露前述複合物。因此，地院判定系爭專利因缺乏複合物的書面陳述而使所有請求項無效。
諾華提出上訴，聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC）將諾華與多家學名藥廠的訴訟合併審理，期間諾華與數家學名藥廠達成和解，在CAFC於2025年1月10日做出裁定時，被上訴人僅餘印度的MSN藥廠。
CAFC推翻了地院關於系爭專利缺乏書面陳述而使所有請求項無效的裁定，認為系爭專利並未要求保護「纈沙坦和沙庫巴曲的複合物」，因此無須對前述複合物做出書面陳述。
CAFC指出，系爭專利未揭露纈沙坦和沙庫巴曲之複合物形式並不影響系爭專利的有效性。前述複合物是在系爭專利優先權日的四年後才被公開，而「法院進行請求項的解釋時，應確認請求項在發明時能為發明所屬技術領域具有通常知識者所理解的含義」，因此，系爭專利請求項不可能涵蓋前述複合物。事實上，諾華後來也針對前述複合物得到了其他專利，包括US8877938（藥物晶型，下稱’938專利）和US9388134（治療方法，下稱’134專利）。地院認為系爭專利的請求項應被解釋為「涵蓋纈沙坦和沙庫巴曲的複合物」的觀點顯然錯誤地混淆了可專利性和侵權這兩個截然不同的議題，因而出現了偏誤。
由上可知，CAFC推翻了地院的裁定，認為系爭專利不會因為缺少書面陳述而使所有請求項無效；然而，CAFC同時也否定了系爭專利所請之「沙庫巴曲和纈沙坦的組合」包含複合物的說法。換言之，學名藥廠如果做該複合物的學名藥，不會對系爭專利構成侵權，但還是有可能侵害原告諾華之其他複合物的專利，例如前文提到的’938和’134專利，不過’938和’134專利的範圍僅包含特定化合物，在迴避設計上應有較大的空間。
對專利從業人員來說，首先應確認專利案的實質技術究竟是「物理混合形式」或「複合物形式」的組合給藥，並謹慎選擇用語，以免在取得專利權後造成解釋上的疑義。另外也應認知到，當一藥物專利所要求保護之範圍（特別是早期專利）與上市許可的藥物之間出現歧異時，不能以上市藥物反過來解釋專利範圍，而應以專利申請時能為發明所屬領域具有通常知識者所理解的含義來進行判斷。
參考文獻：
1. In re Entresto, No. 23-2218, 2025 WL 63577 (Fed. Cir. Jan. 10, 2025)
2. A Reminder that Written Description and Enablement also Require a Look Back in Time, from Newsletters of Osha Bergman Watanabe & Burton, January 30, 2025.
系爭藥物僅在美國的銷售額一年就可達數十億美元，市場廣大。然而，與系爭藥物相關的多件專利已面臨專利到期的問題，有多家學名藥廠針對系爭藥物提出了學名藥簡易新藥上市申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA)，諾華後續對這些學名藥廠提出了多件侵權訴訟，其中也包括系爭專利的訴訟在內。
系爭專利為諾華對應於系爭藥物的早期專利，其係請求一種醫藥組成物，共有四個請求項。為方便說明，將系爭專利的請求項1簡化如下：
1. 一種藥物組成物，包括：
(i) 纈沙坦或其藥學上可接受之鹽；
(ii) 沙庫巴曲、或沙庫巴曲拉 (sacubitrilat) 或其藥學上可接受之鹽；以及
(iii) 藥學上可接受之載體；
其中，所述(i) 纈沙坦或其藥學上可接受的鹽和所述(ii) 沙庫巴曲或或沙庫巴曲雷或其藥學上可接受之鹽，以約1：1的比例組合給藥 (administered in combination in about a 1:1 ratio)。
在前述請求項中，「沙庫巴曲拉」為「沙庫巴曲」的活性代謝物。在法院審理過程中，雙方當事人與法院均同意以「沙庫巴曲」一詞指稱沙庫巴曲及沙庫巴曲拉，本文亦同。
2023年，美國德拉瓦州地方法院裁定系爭專利之請求項1至4（所有請求項）無效，理由為缺乏書面陳述 (lack of written description)。在地院裁定中，系爭專利無效的關鍵爭點在於「組合給藥」一詞。
被告MSN藥廠認為系爭專利的「組合給藥」一詞表示兩種單獨存在的活性成分形成一物理混合物。但地院認可原告諾華，認為該用語「未明確指出沙庫巴曲和纈沙坦是否必須單獨存在（且未複合）」，而其說明書亦未表明專利權人將其發明限定為單獨存在的化合物。地院同時指出，諾華在申請系爭專利之專利期限延長時已向美國專利商標局說明系爭專利所請係包含「非分離的、複合物形式的纈沙坦和沙庫巴曲」的組合形式，而發明所屬技術領域具有通常知識者在理解有爭議之用語涵義時，應會參考這份文件。
地院認可系爭專利所請包含「纈沙坦和沙庫巴曲的物理組合及其複合物」，同時指出，此案爭點在於系爭專利說明書中是否應描述前述複合物使之可據以實施。關於這一點，被告MSN藥廠認為有需要，但原告諾華認為該複合物為後生發明 (after-rising invention)，所以不需要做書面陳述。地院最後裁定，雖然被告未能證明前述複合物在系爭專利申請時無法實施，但原告在系爭專利申請時顯然無法掌握並揭露前述複合物。因此，地院判定系爭專利因缺乏複合物的書面陳述而使所有請求項無效。
諾華提出上訴，聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC）將諾華與多家學名藥廠的訴訟合併審理，期間諾華與數家學名藥廠達成和解，在CAFC於2025年1月10日做出裁定時，被上訴人僅餘印度的MSN藥廠。
CAFC推翻了地院關於系爭專利缺乏書面陳述而使所有請求項無效的裁定，認為系爭專利並未要求保護「纈沙坦和沙庫巴曲的複合物」，因此無須對前述複合物做出書面陳述。
CAFC指出，系爭專利未揭露纈沙坦和沙庫巴曲之複合物形式並不影響系爭專利的有效性。前述複合物是在系爭專利優先權日的四年後才被公開，而「法院進行請求項的解釋時，應確認請求項在發明時能為發明所屬技術領域具有通常知識者所理解的含義」，因此，系爭專利請求項不可能涵蓋前述複合物。事實上，諾華後來也針對前述複合物得到了其他專利，包括US8877938（藥物晶型，下稱’938專利）和US9388134（治療方法，下稱’134專利）。地院認為系爭專利的請求項應被解釋為「涵蓋纈沙坦和沙庫巴曲的複合物」的觀點顯然錯誤地混淆了可專利性和侵權這兩個截然不同的議題，因而出現了偏誤。
由上可知，CAFC推翻了地院的裁定，認為系爭專利不會因為缺少書面陳述而使所有請求項無效；然而，CAFC同時也否定了系爭專利所請之「沙庫巴曲和纈沙坦的組合」包含複合物的說法。換言之，學名藥廠如果做該複合物的學名藥，不會對系爭專利構成侵權，但還是有可能侵害原告諾華之其他複合物的專利，例如前文提到的’938和’134專利，不過’938和’134專利的範圍僅包含特定化合物，在迴避設計上應有較大的空間。
對專利從業人員來說，首先應確認專利案的實質技術究竟是「物理混合形式」或「複合物形式」的組合給藥，並謹慎選擇用語，以免在取得專利權後造成解釋上的疑義。另外也應認知到，當一藥物專利所要求保護之範圍（特別是早期專利）與上市許可的藥物之間出現歧異時，不能以上市藥物反過來解釋專利範圍，而應以專利申請時能為發明所屬領域具有通常知識者所理解的含義來進行判斷。
參考文獻：
1. In re Entresto, No. 23-2218, 2025 WL 63577 (Fed. Cir. Jan. 10, 2025)
2. A Reminder that Written Description and Enablement also Require a Look Back in Time, from Newsletters of Osha Bergman Watanabe & Burton, January 30, 2025.
