EPO第G 1/24決定：如何解讀請求項之保護範圍
2025.08.21
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第G 1/24號決定簡介
第G 1/24決定源自於EPO之上訴委員會 (Board of Appeal, BoA) 關於歐洲第3076804 B1號專利案的第T 0439/22號上訴案，系爭專利案涉及一種加熱氣霧生成物品 (Heated Aerosol Generating Article)，具體來說就是電子菸裝置，其可在未點燃任何基材（例如菸草）的情況下進行加熱並產生氣霧，其中，該專利案之請求項1記載「基材包括聚集片材 (gathered sheet)」之技術特徵，雖然「gathered sheet」是吸菸裝置之領域中的常見術語，但該專利案之說明書中對此術語做了更廣泛的定義。上訴過程中，專利權人主張「gathered sheet」應以該領域的通常含義來解釋，如此則請求項1應具有新穎性；異議人則主張應根據說明書所記載之更為廣泛的含義來解釋，故根據相關引證資料所揭示內容，請求項1應不具新穎性。
BoA注意到，在過往的判例中，某些判例會配合說明書及圖式所揭示內容來解釋請求項的保護範圍，另一些判例則因為請求項的定義明確，故會在未參照說明書及圖式所揭示內容的情況下獨立地解釋請求項。由於判斷方法上的分歧將會導致不同的判決結果，因此BoA將以下三個問題提請擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBA) 做出解釋，希藉此釐清請求項的解釋原則。
問題1：在根據EPC第52至57條評估一項發明之可專利性時，是否應將EPC第69條第1項第二句和解釋EPC第69條之議定書 (Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC) 的第1條應用於解釋請求項？
問題2：在解釋請求項以評估可專利性時，是否可以參考說明書和圖式？如果可以，是否可以一般性地這樣做，還是只有當本領域技術人員單獨閱讀時發現請求項內容不清楚或含糊不清時才這樣做？
問題3：在解釋請求項以評估可專利性時，是否可以忽略說明書中明確給出的請求項中使用之術語的定義或類似資訊？如果可以，在什麼條件下可以忽略？
上述問題所涉及的相關法條如下：
EPC第69條第1項規定，歐洲專利或歐洲專利申請案的保護範圍由請求項所界定的內容決定，而說明書和圖式應用於解釋請求項；
解釋EPC第69條之議定書第1條進一步規定，第69條不應被解釋為「歐洲專利授予的保護範圍應以請求項中所使用之措辭的嚴格字面含義來解讀，說明書和圖式僅用於消除請求項中的歧義」，也不應被理解為「請求項僅作為指引，授予的實際保護範圍可延伸至本領域技術人員根據說明書和圖式所設想的範圍」，相反的，第69條應解釋為「在兩個極端之間確定一種立場，既能為專利權人提供公平的保護，又能為第三方提供合理的法律確定性」；
EPC第84條規定，請求項應界定欲請求保護的內容，並應清楚、簡潔，且為說明書所支持。
EBA認為，EPC第69條及其議定書有爭議的部分是通常僅涉及在國家法院和統一專利法院 (Unitary Patent Court, UPC) 提起的侵權訴訟，因為第69條屬於EPC第二部分第三章的「歐洲專利及歐洲專利申請案之效果」；EPC第84條則列在EPC第三部分第一章與專利申請有關的章節中，但未提及核准後之專利案是否適用，也沒有提供如何解釋請求項的指示，亦即EPC第84條僅向說明書撰寫者指示了請求項中需要包含哪些內容，並指示EPO應確定請求項是否符合該目的。故EBA認為此二法條都不能令人滿意地作為評估請求項之可專利性的法律依據。
因此，EBA對於問題1的答案是「NO」，並就如何解釋請求項以及評估請求項之可專利性提供了進一步的指示。EBA指出，儘管在解釋請求項時，依據EPC第69條或者第84條會有所差異，但適用的原則並不受影響，並從BoA過往的判例整理出以下原則：
1. 請求項是評估一發明是否符合EPC第52至57條所規定之可專利性要件的起點和基礎；
2. 在解釋請求項時，說明書和任何圖式都應參考，而不僅僅是在不清楚或存在歧異的情況下。
EBA指出，上列第1項原則是BoA之各判例中的既定觀點，第2項原則則是導致不同判決結果的關鍵，並回應了前列問題2，如果僅在不清楚或存在歧異的情況下才參考說明書，就違反了EPC第69條的措辭及原則，也違反了EPC締約國之國家法院和UPC的實務。此外，EBA認為前列問題3包含在問題2之中，故認為是可不受理 (inadmissible) 的。
小結
本次的第G 1/24決定為將來EPC專利案、專利申請案之請求項解讀奠定了基礎，雖然此決定對EPC專利申請實務的影響仍有待持續觀察，但可以想見的是，專利從業人員在撰寫說明書時應更為謹慎，除了不讓請求項之保護範圍在對照說明書之記載後被限縮在特定的實施態樣，也要注意別讓說明書之記載導致保護範圍無端擴大，因而導致缺乏新穎性、進步性的問題。
再者，2021年版之EPC審查基準引入了需要配合請求項之修改而相應調整說明書內容的相關規定，例如需要刪除或排除說明書中不再屬於請求項所界定之內容的實施例，以避免EPC專利申請案之說明書和請求項存在不一致之內容的問題。此規定導致專利從業人員需要花費更多的心力確認說明書的修改是否符合審查委員的要求，幾年下來一直存在許多爭議，甚至在2021年12月的第T 1989/18號判決以及2024年10月的第T 0056/21號判決都認定此類修改的要求缺乏法律依據。
然而，有了本次的第G 1/24決定，已確認不論在審查階段或訴訟階段，說明書和圖式都應用於解釋請求項的保護範圍，故EPO的審查部門往後可能會依據EPC第84條而對請求項內容的明確性有更高的要求，相應地，若考慮到說明書和圖式中也不應存在可能對請求項產生誤解的內容，審查委員對於說明書是否有配合請求項進行修改恐會更加嚴格檢視。
資料來源：
1. EPO擴大上訴委員會第G1/24號決定。
2. 歐洲第3076804 B1號專利案。
第G 1/24決定源自於EPO之上訴委員會 (Board of Appeal, BoA) 關於歐洲第3076804 B1號專利案的第T 0439/22號上訴案，系爭專利案涉及一種加熱氣霧生成物品 (Heated Aerosol Generating Article)，具體來說就是電子菸裝置，其可在未點燃任何基材（例如菸草）的情況下進行加熱並產生氣霧，其中，該專利案之請求項1記載「基材包括聚集片材 (gathered sheet)」之技術特徵，雖然「gathered sheet」是吸菸裝置之領域中的常見術語，但該專利案之說明書中對此術語做了更廣泛的定義。上訴過程中，專利權人主張「gathered sheet」應以該領域的通常含義來解釋，如此則請求項1應具有新穎性；異議人則主張應根據說明書所記載之更為廣泛的含義來解釋，故根據相關引證資料所揭示內容，請求項1應不具新穎性。
BoA注意到，在過往的判例中，某些判例會配合說明書及圖式所揭示內容來解釋請求項的保護範圍，另一些判例則因為請求項的定義明確，故會在未參照說明書及圖式所揭示內容的情況下獨立地解釋請求項。由於判斷方法上的分歧將會導致不同的判決結果，因此BoA將以下三個問題提請擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBA) 做出解釋，希藉此釐清請求項的解釋原則。
問題1：在根據EPC第52至57條評估一項發明之可專利性時，是否應將EPC第69條第1項第二句和解釋EPC第69條之議定書 (Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC) 的第1條應用於解釋請求項？
問題2：在解釋請求項以評估可專利性時，是否可以參考說明書和圖式？如果可以，是否可以一般性地這樣做，還是只有當本領域技術人員單獨閱讀時發現請求項內容不清楚或含糊不清時才這樣做？
問題3：在解釋請求項以評估可專利性時，是否可以忽略說明書中明確給出的請求項中使用之術語的定義或類似資訊？如果可以，在什麼條件下可以忽略？
上述問題所涉及的相關法條如下：
EPC第69條第1項規定，歐洲專利或歐洲專利申請案的保護範圍由請求項所界定的內容決定，而說明書和圖式應用於解釋請求項；
解釋EPC第69條之議定書第1條進一步規定，第69條不應被解釋為「歐洲專利授予的保護範圍應以請求項中所使用之措辭的嚴格字面含義來解讀，說明書和圖式僅用於消除請求項中的歧義」，也不應被理解為「請求項僅作為指引，授予的實際保護範圍可延伸至本領域技術人員根據說明書和圖式所設想的範圍」，相反的，第69條應解釋為「在兩個極端之間確定一種立場，既能為專利權人提供公平的保護，又能為第三方提供合理的法律確定性」；
EPC第84條規定，請求項應界定欲請求保護的內容，並應清楚、簡潔，且為說明書所支持。
EBA認為，EPC第69條及其議定書有爭議的部分是通常僅涉及在國家法院和統一專利法院 (Unitary Patent Court, UPC) 提起的侵權訴訟，因為第69條屬於EPC第二部分第三章的「歐洲專利及歐洲專利申請案之效果」；EPC第84條則列在EPC第三部分第一章與專利申請有關的章節中，但未提及核准後之專利案是否適用，也沒有提供如何解釋請求項的指示，亦即EPC第84條僅向說明書撰寫者指示了請求項中需要包含哪些內容，並指示EPO應確定請求項是否符合該目的。故EBA認為此二法條都不能令人滿意地作為評估請求項之可專利性的法律依據。
因此，EBA對於問題1的答案是「NO」，並就如何解釋請求項以及評估請求項之可專利性提供了進一步的指示。EBA指出，儘管在解釋請求項時，依據EPC第69條或者第84條會有所差異，但適用的原則並不受影響，並從BoA過往的判例整理出以下原則：
1. 請求項是評估一發明是否符合EPC第52至57條所規定之可專利性要件的起點和基礎；
2. 在解釋請求項時，說明書和任何圖式都應參考，而不僅僅是在不清楚或存在歧異的情況下。
EBA指出，上列第1項原則是BoA之各判例中的既定觀點，第2項原則則是導致不同判決結果的關鍵，並回應了前列問題2，如果僅在不清楚或存在歧異的情況下才參考說明書，就違反了EPC第69條的措辭及原則，也違反了EPC締約國之國家法院和UPC的實務。此外，EBA認為前列問題3包含在問題2之中，故認為是可不受理 (inadmissible) 的。
小結
本次的第G 1/24決定為將來EPC專利案、專利申請案之請求項解讀奠定了基礎，雖然此決定對EPC專利申請實務的影響仍有待持續觀察，但可以想見的是，專利從業人員在撰寫說明書時應更為謹慎，除了不讓請求項之保護範圍在對照說明書之記載後被限縮在特定的實施態樣，也要注意別讓說明書之記載導致保護範圍無端擴大，因而導致缺乏新穎性、進步性的問題。
再者，2021年版之EPC審查基準引入了需要配合請求項之修改而相應調整說明書內容的相關規定，例如需要刪除或排除說明書中不再屬於請求項所界定之內容的實施例，以避免EPC專利申請案之說明書和請求項存在不一致之內容的問題。此規定導致專利從業人員需要花費更多的心力確認說明書的修改是否符合審查委員的要求，幾年下來一直存在許多爭議，甚至在2021年12月的第T 1989/18號判決以及2024年10月的第T 0056/21號判決都認定此類修改的要求缺乏法律依據。
然而，有了本次的第G 1/24決定，已確認不論在審查階段或訴訟階段，說明書和圖式都應用於解釋請求項的保護範圍，故EPO的審查部門往後可能會依據EPC第84條而對請求項內容的明確性有更高的要求，相應地，若考慮到說明書和圖式中也不應存在可能對請求項產生誤解的內容，審查委員對於說明書是否有配合請求項進行修改恐會更加嚴格檢視。
資料來源：
1. EPO擴大上訴委員會第G1/24號決定。
2. 歐洲第3076804 B1號專利案。
