判斷專利進步性時應留意「could-would」法則
2025.06.26
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一、 前言
按「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」專利法第22條第2項定有明文。因此，於審查進步性時，如有複數引證文件時，應考量發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容，若有動機結合時，則可判斷具有否定進步性之因素。但在判斷是否有動機能結合複數引證之技術內容時，實務上應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性。亦即要綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。惟近來最高法院透過二則判決強調判斷進步性上仍應注意「could-would」法則，茲於以下說明之。
(一) 最高法院113年度台上字第459號民事判決
上訴人為我國發明第420783號「無指令可程式化控制裝置」（系爭專利）之專利權人，其主張被上訴人未經同意或授權，將系爭專利技術導入其開發工具「Q-Code」（系爭產品），落入系爭專利請求項21、27、28、36、37的文義範圍，而侵害其專利權。原審認定請求項21、27、28、36、37不具進步性，熟習技術者有動機且能輕易結合被證1與3，或被證2與3，完成系爭請求項的技術特徵，且認定系爭專利未解決長期問題，亦未能證明其商業成功直接由專利技術所致，在系爭請求項不具進步性之下，駁回上訴人的請求。經上訴人提起上訴後，最高法院廢棄原判決，針對進步性審查原則及區辨「could-would」法則提出下列見解：
1. 發明是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「發明欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：(1)確定申請專利之發明範圍；(2)確定相關先前技術所揭露之內容；(3)確定該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者之技術水準；(4)確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異；(5)該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，是否能輕易完成申請專利之發明。
2. 區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」（could-would法則），以判斷熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，亦即，進步性認定之重點，並非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功，亦即於具體個案判斷及操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。
3. 判斷進步性尚應注意：須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），即能為該研發提供最好基礎之「單一引證文件」，發明人依其所揭露之技術資訊為出發點研發，而最有可能促成發明之完成者，以之與申請專利之發明技術內容進行差異比對，以避免進步性認定流於機械性拼湊或組合先前技術，致產生後見之明之謬誤。
針對上訴人在原審針對請求項21定義之端形態，主張其技術特徵係「單顆IC系統」適用之狀態機「輸入端數目不受限制」，可解決當時狀態機之指數性暴升技術難題，並提出包括第三人規格書等佐證當時技術實務應用狀態乙事，及被證1~3等前案之結合違背審查基準「反向教示」等有利於上訴人之主張，原審並未說明不採之理由，復未依照上述審查原則，並區辨could-would法則為客觀判斷，因此認為原判決有違背法令之處，廢棄發回。
(二) 最高法院113年度台上字第453號民事判決
在前揭判決作成後，僅相隔半年，最高法院在113年度台上字第453號民事判決中提到「通常知識者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨「顯然有意願嘗試」與「顯然有意願執行」（could-would法則）。．．．，為便於自外部證據認定通常知識者之主觀想法，應考量引證與該新型技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等因素，其因素越多者，越有結合之動機而否定進步性。」等語，再次重申判斷進步性時應考量「could-would」法則。
二、分析與結論
然參照我國發明專利審查基準第3.4.1.1「有動機能結合複數引證」乙節記載：「判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。」由此可知，考量引證技術內容與申請專利發明技術內容之關聯性或共通性，可能存有後見之明之風險，而應當予以避免，但此部分見解似乎與最高法院「考量引證與該新型技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等因素」等之見解有所出入，是以，最高法院所提出之進步性審查原則、「could-would」法則是否會影響未來進步性之判斷，恐值得觀察。
參考資料：
1. 最高行政法院107年判字第647號行政判決。
2. 最高法院113年度台上字第459號民事判決。
3. 最高法院113年度台上字第453號民事判決。
按「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」專利法第22條第2項定有明文。因此，於審查進步性時，如有複數引證文件時，應考量發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容，若有動機結合時，則可判斷具有否定進步性之因素。但在判斷是否有動機能結合複數引證之技術內容時，實務上應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性。亦即要綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。惟近來最高法院透過二則判決強調判斷進步性上仍應注意「could-would」法則，茲於以下說明之。
(一) 最高法院113年度台上字第459號民事判決
上訴人為我國發明第420783號「無指令可程式化控制裝置」（系爭專利）之專利權人，其主張被上訴人未經同意或授權，將系爭專利技術導入其開發工具「Q-Code」（系爭產品），落入系爭專利請求項21、27、28、36、37的文義範圍，而侵害其專利權。原審認定請求項21、27、28、36、37不具進步性，熟習技術者有動機且能輕易結合被證1與3，或被證2與3，完成系爭請求項的技術特徵，且認定系爭專利未解決長期問題，亦未能證明其商業成功直接由專利技術所致，在系爭請求項不具進步性之下，駁回上訴人的請求。經上訴人提起上訴後，最高法院廢棄原判決，針對進步性審查原則及區辨「could-would」法則提出下列見解：
1. 發明是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「發明欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：(1)確定申請專利之發明範圍；(2)確定相關先前技術所揭露之內容；(3)確定該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者之技術水準；(4)確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異；(5)該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，是否能輕易完成申請專利之發明。
2. 區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」（could-would法則），以判斷熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，亦即，進步性認定之重點，並非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功，亦即於具體個案判斷及操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。
3. 判斷進步性尚應注意：須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），即能為該研發提供最好基礎之「單一引證文件」，發明人依其所揭露之技術資訊為出發點研發，而最有可能促成發明之完成者，以之與申請專利之發明技術內容進行差異比對，以避免進步性認定流於機械性拼湊或組合先前技術，致產生後見之明之謬誤。
針對上訴人在原審針對請求項21定義之端形態，主張其技術特徵係「單顆IC系統」適用之狀態機「輸入端數目不受限制」，可解決當時狀態機之指數性暴升技術難題，並提出包括第三人規格書等佐證當時技術實務應用狀態乙事，及被證1~3等前案之結合違背審查基準「反向教示」等有利於上訴人之主張，原審並未說明不採之理由，復未依照上述審查原則，並區辨could-would法則為客觀判斷，因此認為原判決有違背法令之處，廢棄發回。
(二) 最高法院113年度台上字第453號民事判決
在前揭判決作成後，僅相隔半年，最高法院在113年度台上字第453號民事判決中提到「通常知識者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨「顯然有意願嘗試」與「顯然有意願執行」（could-would法則）。．．．，為便於自外部證據認定通常知識者之主觀想法，應考量引證與該新型技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等因素，其因素越多者，越有結合之動機而否定進步性。」等語，再次重申判斷進步性時應考量「could-would」法則。
二、分析與結論
然參照我國發明專利審查基準第3.4.1.1「有動機能結合複數引證」乙節記載：「判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。」由此可知，考量引證技術內容與申請專利發明技術內容之關聯性或共通性，可能存有後見之明之風險，而應當予以避免，但此部分見解似乎與最高法院「考量引證與該新型技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等因素」等之見解有所出入，是以，最高法院所提出之進步性審查原則、「could-would」法則是否會影響未來進步性之判斷，恐值得觀察。
參考資料：
1. 最高行政法院107年判字第647號行政判決。
2. 最高法院113年度台上字第459號民事判決。
3. 最高法院113年度台上字第453號民事判決。
