CAFC判決使用手段功能用語須揭露對應結構
2025.05.29
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Fintiv Inc.向德州西區地院對PayPal Holdings, Inc.提出專利侵權訴訟，系爭專利為其所持有的美國第9,892,386號、美國第11,120,413號專利、美國第9,208,488號專利與美國第10,438,196號專利。前述系爭專利涉及電子支付系統。
地院於進行申請專利範圍解釋後，指出本案的爭點在於付款處理器 (payment handler) 的用語不明確，專利權人向地院請求覆審 (reconsideration) 請求，地院收到該請求並檢視後，發出拒絕覆審請求，且系爭申請專利範圍因不明確而無效之書面意見。進一步來說，地院評估重點在於付款處理器是否屬於35 U.S.C. §112 ¶ 6規定的手段功能用語 (Means Plus Function, MPF)，若確實為手段功能用語，則系爭專利說明書揭露內容須足夠充分，始能免於被認定不明確。專利權人不服提起上訴至CAFC。
CAFC庭審中提到，地院認為付款處理器適用35 U.S.C. §112 ¶ 6。原因在於系爭專利雖未使用「手段 (means)」一詞記載，但請求項文字僅記載功能而未界定具體元件故仍屬於35 U.S.C. §112 ¶ 6規定的手段功能用語，惟說明書未能揭露與所請功能相對應的適當結構，致使地院作出系爭專利不明確的判決。CAFC表示，雖專利權人於庭審中主張付款處理器 (payment handler) 與處理器 (handler) 等兩個詞彙本身，已充分揭露其對應的結構，然CAFC不認同該主張，CAFC表示處理器的技術定義類似執行指定功能的軟體或硬體的一般功能，然支付僅是將處理器的功能描述為支付系統。專利權人所提供的外部證據僅是進一步的顯示許多不同結構。CAFC肯認地院系爭專利未揭露足夠結構來執行使用不同支付處理器的應用程式介面 (API)，是以，CAFC支持地院，作出系爭專利不明確的判決。
資料來源：
1. Fintiv Digital Wallet Claimed Means-Plus-Function Terms Subject to 35 U.S.C 112. May 1, 2025.
2. Fintiv, Inc., V. Paypal Holdings, Inc., Fed Circ. 2023-2312. April 30, 2025.
地院於進行申請專利範圍解釋後，指出本案的爭點在於付款處理器 (payment handler) 的用語不明確，專利權人向地院請求覆審 (reconsideration) 請求，地院收到該請求並檢視後，發出拒絕覆審請求，且系爭申請專利範圍因不明確而無效之書面意見。進一步來說，地院評估重點在於付款處理器是否屬於35 U.S.C. §112 ¶ 6規定的手段功能用語 (Means Plus Function, MPF)，若確實為手段功能用語，則系爭專利說明書揭露內容須足夠充分，始能免於被認定不明確。專利權人不服提起上訴至CAFC。
CAFC庭審中提到，地院認為付款處理器適用35 U.S.C. §112 ¶ 6。原因在於系爭專利雖未使用「手段 (means)」一詞記載，但請求項文字僅記載功能而未界定具體元件故仍屬於35 U.S.C. §112 ¶ 6規定的手段功能用語，惟說明書未能揭露與所請功能相對應的適當結構，致使地院作出系爭專利不明確的判決。CAFC表示，雖專利權人於庭審中主張付款處理器 (payment handler) 與處理器 (handler) 等兩個詞彙本身，已充分揭露其對應的結構，然CAFC不認同該主張，CAFC表示處理器的技術定義類似執行指定功能的軟體或硬體的一般功能，然支付僅是將處理器的功能描述為支付系統。專利權人所提供的外部證據僅是進一步的顯示許多不同結構。CAFC肯認地院系爭專利未揭露足夠結構來執行使用不同支付處理器的應用程式介面 (API)，是以，CAFC支持地院，作出系爭專利不明確的判決。
資料來源：
1. Fintiv Digital Wallet Claimed Means-Plus-Function Terms Subject to 35 U.S.C 112. May 1, 2025.
2. Fintiv, Inc., V. Paypal Holdings, Inc., Fed Circ. 2023-2312. April 30, 2025.
