Qualcomm Incorporated乃美國第8,063,674（簡稱’674）號專利之專利權人，前述專利涉及使用多重電源電壓系統的具功率檢測電路之積體電路設備。Apple Inc.向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對’674號專利分別提出兩件兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，主張’674號專利違反35 U.S.C. § 103之規定，而不具非顯而易知性，嗣後經PTAB予以立案。

惟Apple Inc.提出的無效理由之一涉及申請人承認之先前技術 (Applicant Admitted Prior Art, AAPA)，專利權人認為依據35 U.S.C §311(b)之規定，IPR請求人主張專利無效之理由僅可基於35 U.S.C. §102或§103等規定且須以專利或印刷出版物組合而成的現有技術，因此專利權人認為Apple Inc.提出之無效理由違反35 U.S.C §311(b)之規定，故不應予採用，然PTAB並不認同該主張，於2020年合併上述兩件IPR請求且作出’674號專利不得准予專利的最終書面決定，專利權人不服遂上訴至CAFC。

在CAFC判決之前，美國專利局曾公布乙份關於35 U.S.C §311(b)之指導備忘錄 (guidance memorandum)，該份備忘錄提及若證據與一個或以上的先前技術或印刷品組合使用時，則該證據可用於支持顯而易見性的主張，因此CAFC於2022年撤銷PTAB決定發回重審，並命PTAB先行確認AAPA是否為不當的IPR請求基礎。PTAB在重新審理後，於同年作出’674號專利被挑戰的請求項為顯而易見的，故不可准予專利的決定。事實上，在PTAB作出前述決定前，美國專利局公布更新版的指導備忘錄，並將35 U.S.C §311(b)解讀成須要求組合之規定 (to require an in combination)，即PTAB認為IPR請求人使用AAPA並未違反35 U.S.C §311(b)；並表示IPR請求人可使用AAPA作為所屬技術領域中通常知識者之一般或背景知識，而毋庸將AAPA視為違反35 U.S.C §311(b)的基礎。專利權人二度上訴至CAFC。

CAFC經審理後認為根據35 U.S.C §311(b)的字義，IPR請求理由為僅由專利或印刷品組合而成的已知技術，因此AAPA不構成請求IPR之基礎，已於前一次的CAFC庭審中提出質疑，因此，CAFC認為PTAB確實錯誤解讀35 U.S.C §311(b)之規定，故再次推翻PTAB之決定並發回重審。

資料來源：
1.  USPTO Incorrectly Interpreted “In Combination” Rule Under 35 U.S.C. § 311(b) IPO Daily News. April 24, 2025.
2.  Qualcomm Incorporated, V. Apple Inc., Fed Circ. 2023-1208, 2023-1209. April 23, 2025.