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德里高等法院作出專利權期限屆滿後,仍得提出撤銷專利之請求

2025.02.20

Macleods Pharmaceuticals Ltd(後稱撤銷請求人)於2022年2月17日,根據印度專利法第64條提出撤銷印度第243301號專利之請求,前述系爭專利涉及一種治療糖尿病的藥物,專利權人為Boehringer Ingelheim GmbH & Co. KG(後稱專利權人)。該撤銷請求提出時,恰逢撤銷請求人欲提出其學名藥之時。

專利權人於2022年2月19日向喜馬恰爾高等法院 (High Court of Himachal Pradesh) 對撤銷請求人提出專利侵權訴訟,系爭專利之專利權期到2023年8月18日為止。專利權人嗣後以不同事由請求地院駁回撤銷訴訟,當中包含專利權期限已屆滿且撤銷請求人已向喜馬恰爾高等法院提出系爭專利無效的主張。喜馬恰爾高等地院審理後,駁回撤銷系爭專利的請求。本案再由德里高等法院 (Deli High Court) 審理。

德里高等法院審理本案的兩個爭點如下,
1.  撤銷請求之維持性:德里高等法院檢視當撤銷請求人已於侵權訴訟中提出系爭專利無效時,則其提出之撤銷請求是否可駁回?德里高等法院對此見解為,根據發明專利法第64條提出的撤銷請求與第107條所提出的無效答辯有所不同,前者僅能由高等法院裁定且最終結果為該件專利權被撤銷,至於後者則由地方法院判斷且需要其他的撤銷程序方能成立。
2.  專利權期限到期後的持續性:德里高等法院考量點在於專利撤銷請求是否能提出或是於專利權期限到期後續行。德里高等法院認為,按發明專利法第2(1)(t)規定,作為利害關係人的專利撤銷請求人,即使專利權期限到期,仍可提出專利撤銷請求。進一步來說,即使專利權期限已經到期,但專利權人仍可於侵權訴訟中請求損害賠償,故撤銷請求仍維持有效。

判決書中強調提出侵權訴訟與否,與發明專利法第64條規定不同的是,專利侵權訴訟中法院認定專利無效並不表示該件專利自動被撤銷。

資料來源:Delhi High Court Upholds Revocation Petition in Patent Dispute, Rahul Chaudhry & Partners, February, 2025.
 
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