近期,最高人民法院知識產權法庭審結一起因變更後的專利權人未及時繳納年費導致真正的專利權人遭受損失的財產損害賠償糾紛案,認定專利代理機構在辦理變更手續時,未盡到審慎義務,判決該代理機構對真正的專利權人遭受的損失承擔與此過錯程度相適應的賠償責任。
2019年6月,楊某與某公司簽訂股權分配協議書,約定楊某以其所有的一件實用新型專利(後稱涉案專利)折價入股某公司,在合作期間,涉案專利的使用權歸A公司所有。同年7月,A公司偽造楊某簽名的專利權轉讓協議,委託B專利所代為辦理變更手續,涉案專利權人由楊某變更為A公司。2020年1月,涉案專利權因未繳納專利年費而終止。楊某發現後提起訴訟,請求A公司、B專利所連帶賠償因涉案專利權終止而產生的損失及合理開支55萬人民幣。
一審法院認為,A公司偽造材料將涉案專利轉移至其名下,並疏於管理導致涉案專利權終止,應當承擔損害賠償責任;B專利所應對其相應行為承擔連帶責任。判令A公司賠償楊某經濟損失及合理開支15萬人民幣,B專利所在5萬人民幣範圍內承擔連帶責任。B專利所不服,提起上訴。
最高人民法院二審判決認為,A公司偽造楊某簽名的專利轉讓協議,並委託B專利所將涉案專利轉移至其名下,具有侵權故意。B專利所在接受A公司辦理專利權人變更手續的委託時,應確認涉案專利的專利權人由楊某變更為A公司是否是楊某的真實意思,在楊某本人未到場的情況下,B專利所疏於進一步向楊某核實簽名的真實性,從而導致涉案專利在未獲得楊某同意的情況下錯誤變更到A公司名下,B專利所對此存在過失。
A公司偽造楊某簽名的故意行為與B專利所疏於對楊某簽名真實性核查的過失行為前後疊加,最終導致涉案專利在違背楊某真實意思的情況下被非法轉移至A公司名下的損害結果,該兩項行為均與損害結果間存在法律上的因果關係。雖最終導致涉案專利權終止的直接原因係A公司未及時繳納年費,但正是由於B專利所未盡審慎的確認義務才導致涉案專利權被錯誤變更為A公司,B專利所的過失行為同樣是導致涉案專利權終止不可忽略的原因之一,故B專利所應對其過失承擔相應的責任。因此,一審法院判令B專利所支付5萬人民幣並無不當。
該案明確了專利代理機構在接受委託辦理專利人變更等重要著錄專案變更時,應當盡到審慎的審查義務,核實由他人委託辦理的事項是否係當事人的真實意思表示;未盡到合理審慎的審查義務的,對由此直接或間接導致的權利人的損害要承擔相應的賠償責任。該案對引導專利代理機構進一步規範工作程序,維護專利權人合法權益具有積極意義。
資料來源:专利代理机构因过错导致专利权人错误变更时的责任,最高人民法院知識產權法庭,2024年11月15日。 <https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3674.html>
2019年6月,楊某與某公司簽訂股權分配協議書,約定楊某以其所有的一件實用新型專利(後稱涉案專利)折價入股某公司,在合作期間,涉案專利的使用權歸A公司所有。同年7月,A公司偽造楊某簽名的專利權轉讓協議,委託B專利所代為辦理變更手續,涉案專利權人由楊某變更為A公司。2020年1月,涉案專利權因未繳納專利年費而終止。楊某發現後提起訴訟,請求A公司、B專利所連帶賠償因涉案專利權終止而產生的損失及合理開支55萬人民幣。
一審法院認為,A公司偽造材料將涉案專利轉移至其名下,並疏於管理導致涉案專利權終止,應當承擔損害賠償責任;B專利所應對其相應行為承擔連帶責任。判令A公司賠償楊某經濟損失及合理開支15萬人民幣,B專利所在5萬人民幣範圍內承擔連帶責任。B專利所不服,提起上訴。
最高人民法院二審判決認為,A公司偽造楊某簽名的專利轉讓協議,並委託B專利所將涉案專利轉移至其名下,具有侵權故意。B專利所在接受A公司辦理專利權人變更手續的委託時,應確認涉案專利的專利權人由楊某變更為A公司是否是楊某的真實意思,在楊某本人未到場的情況下,B專利所疏於進一步向楊某核實簽名的真實性,從而導致涉案專利在未獲得楊某同意的情況下錯誤變更到A公司名下,B專利所對此存在過失。
A公司偽造楊某簽名的故意行為與B專利所疏於對楊某簽名真實性核查的過失行為前後疊加,最終導致涉案專利在違背楊某真實意思的情況下被非法轉移至A公司名下的損害結果,該兩項行為均與損害結果間存在法律上的因果關係。雖最終導致涉案專利權終止的直接原因係A公司未及時繳納年費,但正是由於B專利所未盡審慎的確認義務才導致涉案專利權被錯誤變更為A公司,B專利所的過失行為同樣是導致涉案專利權終止不可忽略的原因之一,故B專利所應對其過失承擔相應的責任。因此,一審法院判令B專利所支付5萬人民幣並無不當。
該案明確了專利代理機構在接受委託辦理專利人變更等重要著錄專案變更時,應當盡到審慎的審查義務,核實由他人委託辦理的事項是否係當事人的真實意思表示;未盡到合理審慎的審查義務的,對由此直接或間接導致的權利人的損害要承擔相應的賠償責任。該案對引導專利代理機構進一步規範工作程序,維護專利權人合法權益具有積極意義。
資料來源:专利代理机构因过错导致专利权人错误变更时的责任,最高人民法院知識產權法庭,2024年11月15日。 <https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3674.html>