一、問題提出:
按專利法第62條第1項「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。」可知專利權為無體財產權,故專利權人得將其專利權讓與、授權他人實施或設定質權等,以充分發揮財產權之價值及擔保權能。惟專利權具準物權性,無法依動產物權以交付發生移轉效力,且由專利法第62條第1項後段可知,我國就專利權之移轉、設定負擔之處分行為,並非採登記生效要件,因此當讓與人與受讓人就專利權移轉於讓與合意時即發生移轉效力,受讓人即取得專利權人地位,不以登記為必要,然而當專利權讓與後,受讓人因違反契約約定,讓與人解除契約時,實務上衍生下列爭議:
(一) 在讓與人(甲)解除讓與契約後,讓與人(甲)是否必然回復專利權人地位?
(二) 在受讓人(乙)仍是專利權人之下,為免受讓人(乙)將專利權讓與予第三人(丙),導致日後礙難執行時,讓與人(甲)應如何確保自己權益?
二、關於爭議(一):
1. 按法律行為分為債權行為及物權行為,基於物權行為之獨立性及無因性,物權行為之效力,不因債權行為(原因行為)不存在、撤銷或無效而受影響,於此情形,原所有權人因物權變動而喪失之所有權,除物權行為本身亦有不成立、無效或撤銷之事由外,僅得依不當得利或其他之規定另行救濟。
2. 因此當讓與人(甲)解除讓與契約時,僅使讓與人(甲)取得回復原狀之請求權,並不當然發生物權之移轉變動,原讓與人(甲)與受讓人(乙)之間的準物權行為仍然有效,受讓人(乙)仍然是實質專利權人,讓與人(甲)並未因此回復專利權人地位,讓與人應依民法第259條第1項規定「契約解除時,當事人雙方回復原狀之義務,除法律另有規定或契約另有訂定外,依左列之規定:一、由他方所受領之給付物,應返還之。」及民法第179條「無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益。」等規定,請求受讓人(乙)將專利權移轉登記給讓與人(甲)。
二、關於爭議(二):
1. 如前述,由於受讓人(乙)仍為實質專利權人,如受讓人(乙)將專利權轉讓予第三人(丙)時,並非無權處分,因此為避免專利權轉手造成請求標的之現狀變更,即使獲得勝訴判決,也無法追回之窘境,則讓與人(甲)應依民事訴訟法第532條規定,向法院聲請在專利權移轉登記事件訴訟確定前,禁止受讓人(乙)就所請求專利權為讓與、授權、設定質權、信託及其他一切處分之行為。
2. 容有疑惑者為讓與人(甲)可否在本案訴訟中,訴請法院判決禁止受讓人(乙)不得為處分、設定負擔、授權、變更或為任何法律行為云云。如前所述,在受讓人(乙)仍為專利權人之下,因讓與人(甲)尚非專利權人,自無從基於專利權人地位行使權利,且讓與人(甲)依民法第259條等規定請求受讓人(乙)移轉專利權予讓與人(甲),乃是透過判決命其等為一定意思表示,依強制執行法第130條規定:「命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者,視為自其確定或成立時,債務人已為意思表示。」規定,須待判決確定後始可視為已為該意思表示,是以在讓與人(甲)尚非為專利權人之下,於本案訴訟中而為上開主張,似有誤會。
三、結論
由近來最高法院113年度台上字第719號民事判決可知,於發生解除專利權契約時,讓與人僅取得回復原狀之請求權,並不當然發生物權之移轉變動,受讓人仍是專利權人,讓與人縱然提起訴訟訴請法院判決禁止受讓人對專利權為任何處分、負擔等行為時,並無法受到法院支持,因此讓與人為保障自身權益,比較妥適方式應該是聲請保全程序禁止受讓人對專利權為任何受讓或處分行為。
參考資料;
1. 最高法院104年度台上字第473號民事判決。
2. 最高法院113年度台上字第719號民事判決及智慧財產及商業法院111年度民專上字第45號民事判決。
3. 智慧財產及商業法院112年民全字第6號民事裁定。
按專利法第62條第1項「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。」可知專利權為無體財產權,故專利權人得將其專利權讓與、授權他人實施或設定質權等,以充分發揮財產權之價值及擔保權能。惟專利權具準物權性,無法依動產物權以交付發生移轉效力,且由專利法第62條第1項後段可知,我國就專利權之移轉、設定負擔之處分行為,並非採登記生效要件,因此當讓與人與受讓人就專利權移轉於讓與合意時即發生移轉效力,受讓人即取得專利權人地位,不以登記為必要,然而當專利權讓與後,受讓人因違反契約約定,讓與人解除契約時,實務上衍生下列爭議:
(一) 在讓與人(甲)解除讓與契約後,讓與人(甲)是否必然回復專利權人地位?
(二) 在受讓人(乙)仍是專利權人之下,為免受讓人(乙)將專利權讓與予第三人(丙),導致日後礙難執行時,讓與人(甲)應如何確保自己權益?
二、關於爭議(一):
1. 按法律行為分為債權行為及物權行為,基於物權行為之獨立性及無因性,物權行為之效力,不因債權行為(原因行為)不存在、撤銷或無效而受影響,於此情形,原所有權人因物權變動而喪失之所有權,除物權行為本身亦有不成立、無效或撤銷之事由外,僅得依不當得利或其他之規定另行救濟。
2. 因此當讓與人(甲)解除讓與契約時,僅使讓與人(甲)取得回復原狀之請求權,並不當然發生物權之移轉變動,原讓與人(甲)與受讓人(乙)之間的準物權行為仍然有效,受讓人(乙)仍然是實質專利權人,讓與人(甲)並未因此回復專利權人地位,讓與人應依民法第259條第1項規定「契約解除時,當事人雙方回復原狀之義務,除法律另有規定或契約另有訂定外,依左列之規定:一、由他方所受領之給付物,應返還之。」及民法第179條「無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益。」等規定,請求受讓人(乙)將專利權移轉登記給讓與人(甲)。
二、關於爭議(二):
1. 如前述,由於受讓人(乙)仍為實質專利權人,如受讓人(乙)將專利權轉讓予第三人(丙)時,並非無權處分,因此為避免專利權轉手造成請求標的之現狀變更,即使獲得勝訴判決,也無法追回之窘境,則讓與人(甲)應依民事訴訟法第532條規定,向法院聲請在專利權移轉登記事件訴訟確定前,禁止受讓人(乙)就所請求專利權為讓與、授權、設定質權、信託及其他一切處分之行為。
2. 容有疑惑者為讓與人(甲)可否在本案訴訟中,訴請法院判決禁止受讓人(乙)不得為處分、設定負擔、授權、變更或為任何法律行為云云。如前所述,在受讓人(乙)仍為專利權人之下,因讓與人(甲)尚非專利權人,自無從基於專利權人地位行使權利,且讓與人(甲)依民法第259條等規定請求受讓人(乙)移轉專利權予讓與人(甲),乃是透過判決命其等為一定意思表示,依強制執行法第130條規定:「命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者,視為自其確定或成立時,債務人已為意思表示。」規定,須待判決確定後始可視為已為該意思表示,是以在讓與人(甲)尚非為專利權人之下,於本案訴訟中而為上開主張,似有誤會。
三、結論
由近來最高法院113年度台上字第719號民事判決可知,於發生解除專利權契約時,讓與人僅取得回復原狀之請求權,並不當然發生物權之移轉變動,受讓人仍是專利權人,讓與人縱然提起訴訟訴請法院判決禁止受讓人對專利權為任何處分、負擔等行為時,並無法受到法院支持,因此讓與人為保障自身權益,比較妥適方式應該是聲請保全程序禁止受讓人對專利權為任何受讓或處分行為。
參考資料;
1. 最高法院104年度台上字第473號民事判決。
2. 最高法院113年度台上字第719號民事判決及智慧財產及商業法院111年度民專上字第45號民事判決。
3. 智慧財產及商業法院112年民全字第6號民事裁定。