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新型專利範圍中有關材料、方法之記載與舉發之審查

2013.01.01

187 期

新型專利範圍中有關材料、方法之記載與舉發之審查

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依專利法第93條之規定,所謂新型,係指利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或裝置之創作。因此新型專利之標的僅限於有形物品之形狀、構造或裝置的創作,非僅屬抽象的技術思想或觀念,舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法等,及無一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品,甚至以美感為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作,均非新型之標的。智慧財產局就申請專利之新型是否符合新型標的,係由申請專利範圍並配合新型說明所載的特定技術特徵判斷之。特定技術特徵係指申請專利之新型對於先前技術具有實質貢獻的技術特徵,由於新型形式審查並未進行前案檢索及實體審查,嗣後若該新型專利權因舉發而進行實體審查,審查人員就舉發理由及證據作為實質比對基礎,經實體審查後確認其特定技術特徵非屬物品之形狀、構造或裝置者,智慧財產局仍將以該新型專利權違反新型標的而撤銷其專利權。

依智慧財產局2009年版專利審查基準第四篇新型專利形式審查規定,新型專利請求項中雖然部分特定技術特徵在於材料或方法,然尚有部分特定技術特徵屬物品之形狀、構造或裝置者,仍屬適格之標的。此一規定亦受到最高行政法院之認同,若依請求項中所記載之製造方法、實施步驟所顯示之專利結構組合關係或形態既已具體特定,仍符合得申請新型專利之標的,尚不因申請專利範圍中載有製造方法或功能性之輔助說明,即認該請求項有違專利法第97條之規定(請參最高行政法院100年判字第1583號判決)。惟當新型專利請求項中同時記載結構特徵及材料或方法特徵時,在比對新型專利與舉發證據時,是否應考量申請專利範圍中關於材料或方法之記載?關於此點,實務上容有不同之見解,以下謹就相關實務見解加以介紹。

依台北高等行政法院92年訴字第3621號判決之見解,此一判決指出新型專利請求項中記載結構特徵及材料或方法特徵時,僅比對結構特徵,而材料或方法技術特徵導致產品的形狀、構造或裝置產生變化,則只考慮材料或方法技術特徵所導致產品的形狀、構造或裝置的變化,不考慮材料或方法技術特徵本身,若材料或方法技術特徵不導致產品的形狀、構造或裝置產生變化,則材料或方法技術特徵不予比對。然而相對於此,智慧財產法院99年行專訴字第4號判決則改採與台北高等法院不同之見解。按智慧財產法院99年行專訴字第4號之判決:「經查,系爭專利為新型專利,依系爭專利核准審定時之專利法第97條規定,新型創作標的係對物品之形狀、構造或裝置之創件或改良。因此關於方法技術之創作或改良並非新型專利保護之標的…系爭專利將『散熱板為金屬板經衝製彎折加工成型的構件』此一構件經衝製彎折之加工成型製造方法記載於申請專利範圍,由於製造方法並非新型專利之創作標的,自難謂上述之加工成型製造方法為系爭新型專利之創作內容。因此,系爭新型專利之技術內容與舉發證據相較是否具有突出之技術特徵或顯然功效之增進,自仍應以申請專利範圍中關於形狀、構造或裝置之結構作為比對之基礎…再依系爭專利申請專利範圍第1 項之界定關於結合扇葉(11)及定子組(12)風扇(10)裝設於風扇座(20)中,風扇(10) 配合固結元件組設一具散熱鰭片(32)的散熱板(30)所構成之組件,散熱板板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32),各鰭片(32)上形成穿孔(321) ,板體(31)上形成複數個的散熱凸緣(33)之結構已甚明確,並無以製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍之情形,且系爭專利亦無於專利說明書作此說明記載,自難認系爭專利關於「散熱板(30) 為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」部分係以製造方法界定物之發明作為記載方式。」據此,智慧財產法院似乎改採不同之見解,若新型專利之申請專利範圍中有關於材料或方法之記載,倘未符合特定之要件,將直接自比對基礎中加以排除,僅以申請專利範圍中關於形狀、構造或裝置之結構作為與舉發證據比對之基礎。比較上述二者後可發現智慧財產法院似乎對於新型專利之申請專利範圍中縱有關於材料或方法之記載時,在與舉發證據比對時可完全不加以考慮,除以製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍,且系爭專利有於專利說明書作此說明記載之情形外,僅以申請專利範圍中關於形狀、構造或裝置之結構即可。

惟智慧財產法院於99年行專訴第53號判決中又做出了不同之闡示,該判決認為:「…至被告於原處分雖以:系爭專利載於前言部分『該絕緣層及被覆層至少係由PVC粉、安定劑、高領土、可塑劑等成分組成』之技術特徵、與載於特徵部分『該安定劑係非鉛系安定劑』之技術特徵,屬原料部分,因非關物品之『構造』之創作,而非為系爭專利申請專利範圍第1項是否具有專利要件所需予以考量者,系爭專利申請專利範圍第2項為依附第1項之附屬項,進一步界定絕緣層及被覆層另包含顏料(色母),仍非關物品之『構造』之創作,而非為系爭專利申請專利範圍第2項是否具有專利要件所需予以考量者,故系爭專利申請範圍第1項、第2項不具進步性云云。然按進步性之審查應以申請專利之發明的整體為對象,不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵。經查,被告就系爭專利申請專利範圍第1項、第2項之進步性審查,僅針對聲請專利範圍記載之「金屬導體及包覆於該金屬導體呈同心圓狀之絕緣層及被覆層」技術特徵,並未以申請專利之新型的整體為對象,非合於進步性之審查基準,此部分理由之認定,固有未洽…原處分僅就系爭專利部分技術特徵而判斷系爭專利是否具進步性之審查,固有不當,惟如前所述,系爭專利申請專利範圍第1、2項皆係為習知技術,且並未產生不可預期之功效,均為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成,故不具進步性。」由此一判決觀之,似乎智慧財產法院容有不同見解,認為新型專利之申請專利範圍中倘有關於材料或方法之記載時,在進步性的審查上仍應加以考量。此一見解是否有違專利法第93條「新型,指利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或裝置之創作。」之規定,不無疑問。

然而,智慧財產法院在100年行專訴字第124號判決中,似乎同時採取行政法院92年訴字第3621號判決與智慧財產法院99年行專訴字第4號判決之見解,100年行專訴字第124號判決中,一方面指出:「…況且,系爭專利為新型專利為物品之形狀、構造或裝置之改良,其審究及保護的範疇在於物品之構造,就本件系爭專利而言,即其層狀結構,至於該層狀結構之材質或塗覆之物質性質非為所問。」但又表示:「…爭專利申請專利範圍第5 至13項進一步分別界定防霉組成物之成分(參申請專利範圍第6、7 項),防霉組合物之製造方法(申請專利範圍第5 項),或另含防臭抑菌組成物(申請專利範圍第8 、9 、10、11、12項),或另含抗氧化劑(申請專利範圍第13項)之技術特徵,惟上揭之界定僅涉及物品之材料成分或含量之變化、或界定該成分之製法,該等變化並未造成該物品之形狀或構造上之改變,亦即其實質上並不涉及物品之形狀、結構或裝置之改良,非新型專利保護之範疇所在。」此一判決中,似乎認為關於結構之材質為何並不須考慮,與99年行專訴字第4號判決見解相同。但在判決的後段似乎又認為關於物品之材料成分或含量之變化、或界定該成分之製法,要考量該等變化有無造成該物品之形狀或構造上之改變,若實質上並不涉及物品之形狀、結構或裝置之改良,則非新型專利保護之範疇所在,此部份又與92年訴字第3621號判決見解相同。

綜合上述判決,不難發現對於新型專利之申請專利範圍中,若有關材料或方法之記載,在與舉發證據比對時是否應作為比對基礎,智慧財產法院之見解明顯分歧。智慧財產局雖然有專利審查基準作為審查專利案件之裁量基準,但其性質僅屬專利法及其施行細則具體的細部規範,屬於智慧財產局內部行政規則,最終仍須以法院之見解為依歸。不過依最高行政法院101年判字第661號判決之見解,雖然肯認新型專利請求項中部分特定技術特徵在於材料或方法,如尚有部分特定技術特徵屬物品之形狀、構造或裝置者,仍屬適格之標的。但亦明確表示該等材料或方法縱使為適格之標的,仍非為新型專利保護標的及技術特徵之比對基礎。是以,根據此一最高法院之判決,智慧財產局在舉發審查中比對新型專利與舉發證據時,以及專利權人與舉發人在舉發過程之攻防上,似乎有了一個較為明確之方向。
 

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