作者 陳怡如

設計專利的創作性是設計專利是否具有可專利性的其中一項相當重要的環節。因此，對於專利申請人或是專利權人來說，如何判斷設計專利具有創作性，是值得注意的重點。106年度行專訴字第87號有關第102307194D03N01號「收納盒(三)聯合(三)」設計專利舉發事件，智慧財產法院對設計專利的創作性審查有相當清楚的解釋。

一、案情簡介

 原告為第102307194D03N01號「收納盒(三)聯合(三)」設計專利的專利權人，即聯府塑膠股份有限公司（被舉發人）。原告於103年3月11日以「收納盒(三)聯合(三)」向經濟部智慧財產局（被告）申請聯合新式樣專利，被告審查後於103年7月29日審定核准專利。參加人「水順股份有限公司」（舉發人）以系爭專利有違核准時之專利法第122條第2項及第126條第1項之規定，對之提起舉發事件。案經被告審查，於106年5月26日以（106）智專三（一）03027字第10620571400號專利舉發審定書為「舉發成立」之處分。原告不服，因而向被告提起訴願，經濟部訴願會以1060310680號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，向智慧財產法院院提起行政訴訟。智慧財產法院以第106年度行專訴字第87號判決維持原處分及訴願決定，駁回原告之訴。

二、設計專利創作性的判斷及相關判斷步驟

根據系爭專利核准時專利法第122條第1項、第2項之規定，凡可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：

（一）申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。
（二）申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。
（三）申請前已為公眾所知悉者。設計雖無前項各款所列情事，然為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。

前述專利行政判決中，法院首先確定系爭設計的專利範圍：「系爭專利為設計D162661「收納盒（三）」之衍生設計專利，其揭示一收放入各式物件之收納盒，該收納盒在一橫向矩形的預設深度盒體靠前一端凹設一截適宜高度的缺口，並在該前端缺口的下端周邊朝前為突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，而在盒體的靠上周邊是朝外延伸出一截凸緣，及在盒體的兩側外周邊靠下部位是略凹設入一截合宜高度的段落，而該凹設段落的盒體內部相應層面則是呈凸設段落，另在盒體的底部四角落是形成以適切高度的抵觸段落。在此的聯合造形是採：位於收納盒上端開口的水平段周邊靠前部位是凹設至少兩道或以上的容納空間，及在前述的水平段開口周邊靠前兩旁及朝後兩旁的外側框緣是個別形成缺口，另在收納盒位在上端開口周邊的偏前部位朝下的外側層面是延伸以肋部，作為多個收納盒在堆疊時的上下區隔架設，如是構成整體收納盒在外觀具簡潔、俐落的視覺設計。」

智慧財產法院進一步解釋：「設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之設計物品名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品應確定為收放入各式物件之「收納盒」。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌說明書所載之創作特點，系爭專利之外觀應確定為「如附圖一圖面所示各視圖所構成的整體形狀」」。

接下來，智慧財產法院討論先前技藝的內容：「證據3揭示一直取式收納盒，其在一橫向矩形的預設深度盒體靠前端凹設一截適宜高度的缺口，並在該前端缺口的下端周邊朝前突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，該凸緣之兩側邊則設有階層，且該凸緣之中間處設有凹槽，在盒體的兩側外周邊靠下部位是略凹設入一截合宜高度的段落，另在盒體的底部四角落是形成以適切高度的抵觸段落。由此可知，證據3與系爭專利之收納盒皆具有呈寬扁形之整體形狀、盒體靠前端處斜設之缺口、缺口外緣延伸有凸緣、盒體的兩側外周邊靠下部之凹設段落、盒體的底部四角落之抵觸段落，以及底部四角落之滑輪等相同之特徵」。

智慧財產法院根據上述內容比對系爭專利及先前技藝，確定二者之差異在於：「系爭專利之凸緣為平整連續之形態，而證據3正面凸緣之兩側邊則設有階層，且該凸緣之中間處設有凹槽。」

最後，智慧財產法院針對所確定的系爭設計的差異討論該差異是否為易於思及者：「由於證據3與系爭專利正面缺口之配置位置、方向、形狀及所佔盒體整體之比例皆相同，故在此基礎上，證據3正面凸緣兩側邊之階層以及中間之凹槽，僅佔盒體整體之細微局部，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者本於申請時的通常知識，應能將證據3之具有階層及凹槽之凸緣結構，以簡易修飾為平整連續之形態，而該平整連續之凸緣並未產生特異之視覺效果，應認定易於思及，不具創作性。」從以上討論可看出，法院在考慮該差異是否為易於思及時，所考慮的重點在於差異所處的位置、及對設計整體所佔比例，從而判斷該差異是否會對設計整體產生特異的視覺效果。

從上述論述可知，智慧財產法院是依照以下步驟判斷設計專利的創作性：

•步驟A：確定申請專利之設計的範圍；
•步驟B：確定先前技藝所揭露的內容；
•步驟C：確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異；
•步驟E：判斷申請專利之設計與先前技藝之間的差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及者。

三、現行專利審查基準的創作性判斷

根據現行專利審查基準第三篇第三章「專利要件」：「判斷申請專利之設計是否具創作性時，得參酌說明書及申請時的通常知識，以理解該設計。申請專利之設計是否具創作性，通常得依下列步驟進行判斷：

•步驟1：確定申請專利之設計的範圍；
•步驟2：確定先前技藝所揭露的內容；
•步驟3：確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準；
•步驟4：確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異；
•步驟5：判斷申請專利之設計與先前技藝之間的差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及者。」

與現行專利審查基準對於設計專利的創作性判斷基準相較，除了並未討論申請專利之設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準之外，智慧財產法院的判斷步驟與現行專利法大致上是相符合的。

四、小結

智慧財產法院在上述判決明確說明了判斷設計專利創作性的步驟，此等判斷步驟除了並未界定設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準之外，大致上與現行專利審查基準的規定相符。然而，判決中並未提及申請專利之設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準，是較可惜之處。