作者 陳鳳英

現行商標法第三十六條第一項第三款明定：｢在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。｣依智慧財產局頒布之｢商標法逐條釋義｣，本款所謂善意先使用在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，以求公允。善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障。

 

本條款的適用因係商標權人對之不得行使商標權，在適用上必須嚴格檢視各要件，即需符合：(一)使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；(二)繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；(三)商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，免受他人商標專用權之干涉，始為公允。

茲分享智慧財產法院有關本條款適用的判決例。[摘自智慧財產法院106年度民商訴字第40號判決]

事實摘要：

甲公司於103年3月28日申請｢WONDER｣商標註冊指定使用於｢….電子鎖、…電子秤…｣等商品，並於同年12月1日獲准註冊。乙公司則早在98年3月31日即以｢WONDER｣商標指定使用於｢電子滅蚊器，蒸氣熨斗，攝錄放影機，數位相機，數位影音光碟機，電腦自動點唱機，電視機及其器材，音響及其器材，電視遊樂器，電源線，同軸電纜，電話機，行動電話，衛星訊號接收器，電捲髮器，筆記型電腦，電腦鍵盤，電腦滑鼠｣申請註冊，獲列註冊第1381713號，商標權期間至108年10月15日止。

甲公司於106年6月間自大陸進口標示有｢WonDer｣商標電子秤商品(型號：WD-5402)，因涉侵害乙公司之商標，遭基隆海關查扣並移送地方法院檢察署偵辦。兩造間因商標侵害爭議存有民、刑事爭訟事件，甲公司乃提起確認乙公司請求權不存在之訴。

本案爭點：甲公司以｢WonDer｣為商標使用於電子秤商品上，是否符合商標法第三十六條第一項第三款｢善意先使用 ｣的規定?

判決理由摘要：

關於甲公司主張善意先使用的事實：[引用部分事例]

網頁時間	網站名稱	內容
102.5.17	露天拍賣網站	賣家x刊登銷售WonDer廚房電子秤多用途液晶電子秤(WD-5402)的廣告資料
101.10.23	痞客幫pixnet網站	消費者n購買WonDer小幫手廚房電子秤(WD-5402)的使用心得
102.3.19	新浪部落網站	賣家m刊登銷售WonDer小幫手廚房電子秤 (WD-5402)的廣告資料
103.1.20	痞客幫pixnet網站	賣家p刊登銷售WonDer小幫手7公斤電子秤 (WD-5402)的廣告資料
103.2.8	痞客幫pixnet網站	賣家t刊登銷售WonDer小幫手7公斤電子秤 (WD-5402)的廣告資料

 

依前述網頁內容及相關圖片與甲公司提出的系爭商品外包裝翻拍照片比對結果，二商品圖片外觀完全相符，且商品外包裝印製的商品規格內容亦與網頁銷售商品規格相符。可確悉系爭商品於101年3月1日時已在中國製造生產，並由甲公司進口。則甲公司於系爭商標註冊申請日之前，以｢輸入｣商品之方式，在系爭商品上使用｢WonDer｣商標。

另關於乙公司辯稱：以該公司自77年起先後以｢WONDER｣字樣取得多件商標註冊指定商品遍及各種家用小家電，其中第1381713號商標，與系爭商標均是指定使用於第9類商品上，因甲公司亦為經營小家電之業者，與乙公司同為競爭關係，難謂甲公司係基於善意而使用｢WonDer｣字樣。

法院以為：系爭商標使用於第9類｢電子秤 ｣商品，該電子秤之組群代碼為｢0951｣，而註冊第第1381713號商標雖亦指定使用於第9類商品，然係使用於｢電子滅蚊器，蒸氣熨斗，攝錄放影機，數位相機，數位影音光碟機，電腦自動點唱機，電視機及其器材，音響及其器材，電視遊樂器，電源線，同軸電纜，電話機，行動電話，衛星訊號接收器，電捲髮器，筆記型電腦，電腦鍵盤，電腦滑鼠 ｣等商品，其類似組群中並未包含組群代碼為為｢0951｣，顯見二者分屬不同組群，且無需相互檢索，本不屬同一或類似商品。

乙公司前述註冊商標指定使用之｢電子滅蚊器｣商品與｢電子秤 ｣商品，二者於商品之性質、功能、材料、產製者、行銷管道及販賣場所等因素，依一般社會通念及市場交易情形，二商品之運作原理不同、功能亦屬有別，乙公司徒以該註冊商標與甲公司之商標均指定使用於第9類商品，而認｢電子滅蚊器｣等商品與｢電子秤 ｣商品視為同一或類似商品，此種僅以商品行政分類為考量，完全偏離商品性質、用途及功能之認定標準，顯然是無限擴張商品同一或類似之範圍，…。

甲公司雖主張在系爭商標申請日(103年3月28日)前即善意使用相同之｢WonDer｣商標於電子秤商品。惟查依甲公司提出之使用證據，僅可認定於系爭商標申請日有使用相同之｢WonDer｣商標於型號WD-5402之電子秤商品之事實，尚無從證明早於系爭商標申請日前有使用相同之｢WonDer｣商標於型號WD-5402之電子秤商品外之其他電子秤商品之事實。…..是以，甲公司自僅得就型號WD-5402之電子秤商品主張其使用｢WonDer｣商標不受系爭商標權效力之拘束。

筆者管見：

本件確認之訴緣起於甲公司自大陸輸入使用｢WonDer｣商標於型號WD-5402之電子秤商品遭海關查扣有疑似侵害乙公司相同商標情事而引發的侵權案件，若確認乙公司請求權不存在，甲公司自可免侵權之責。是以，甲公司在本案只針對查扣商品，特別是型號WD-5402之電子秤商品，主張善意先使用，此項主張已獲智慧財產法院抽絲剝繭地予以肯定。因此，甲公司於本案可得主張排除侵權的商品僅限於型號WD-5402之電子秤商品而已。商標法第三十六條第一項第三款條文既明定｢以原使用之商品或服務為限｣，他日若甲公司因其他商品涉疑似侵害乙公司商標情事時，依前述判決要旨，甲公司必得再提善意先使用的證據，方可主張前揭法條的適用。[於本案判決中，法院要求甲公司提出其他使用的商品資料，但似未能提出其他商品或證明系爭商標亦使用於其他商品。] 若甲公司善意先使用的商品尚有其他型號或規格的電子秤時，因本案的判決既僅限於型號WD-5402之電子秤商品，當無法擴及於其他型號或規格的電子秤商品，換言之，甲公司必須就型號WD-5402電子秤以外商品另案提出相關訴訟以確認是否有本法條之適用。本案判決係依甲公司使用的特定型號商品作出裁判，係符合個案事實的認定，似不宜於他案中斷章取義全面指稱本條款的適用僅限於特定型號之商品。

[筆者意見並不代表事務所意見]