關於專利之更正，依現行專利法規定，並無對更正之期限及次數加以限制，是以專利權人得否在系爭專利有訴訟繫屬時，提出更正之申請，實務上往往會成為訴訟當事人雙方爭執點之一。按專利權係國家所授予之排他權利，專利權一旦取得，專利權人即享有排除他人及限制他人使用該項權利之機會，因此當有專利侵害之紛爭發生時，對於確認專利權所欲保護之範圍為何，專利權人與被控侵權人向來是錙銖必較，特別是倘若被控侵權人提出專利無效之抗辯或另行提出舉發時，專利權人依法可在原申請說明書或圖式所揭露之範圍內，減縮其申請專利範圍，並以此確保專利之有效性來維持專利之存續。然而，按專利法第68條第3項之規定，更正經公告者，將溯自申請日生效，是以倘有專利侵權訴訟繫屬時，專利之更正勢必影響被控侵權人攻擊防禦之權利，因此法院對於侵權訴訟繫屬中專利之更正應如何處理，自屬重要的議題。

就專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向專利專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日，此於智慧財產案件審理細則第32條定有明文。然而對於何謂更正之申請顯然不應被准許得即為本案審理裁判之情形，最高法院104年度台上字第1485號判決之見解似乎可作為參考依據之一。

前揭案例中，專利權人於專利侵害訴訟繫屬中向智慧局提出專利更正申請 ，惟原審法院認定原申請專利範圍第1項顯有記載不明確之情事，而專利權人提出之更正版本並未對原申請專利範圍第1項之主要技術特徵進行實質更正，即便就更正後申請專利範圍第1項以觀，仍存在有記載不明確之情形，是以專利權人之更正申請並不符合專利法第67條第1項第4款「不明瞭記載之釋明」規定，從而申請更正顯無理由故不應准許，原審法院仍以原公告之申請專利範圍加以審酌。惟就原審法院關於更正顯無理由之判斷，最高法院似乎並不認同，104年度台上字第1485號判決之主要論據有1.依專利法第67條第3項規定，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，原判決卻以更正後申請專利範圍第1項並未對原申請專利範圍申請專利範圍第1項之主要技術特徵進行實質更正為由，核與上開法條規定已屬有違。2.由於系爭案件同時有舉發程序繫屬，智慧局已就專利權人之申請更正，依專利法第77條第1項規定，函請被控侵權人依專利權人所提之說明書、申請專利範圍更正本表示意見，在此情形下是否仍可認該更正有顯然不應准許之情形？亦非無疑。原審法院率認專利權人之更正不應准許，逕依專利原公告之申請專利範圍予以論斷，進而為專利權人不利之判決，於法已難謂合。

承上，依前揭最高法院判決之見解，倘若智慧局有發函要求舉發人(即被控侵權人)就專利權人所提更正申請之內容表示意見時，似乎意味著此種狀況已非屬智慧財產案件審理細則第32條所規定更正申請顯然不應被准許之情況。姑不論此種判斷方式似否適用在所有個案，至少該判決之見解不啻為專利權人與被控侵權人可供依循之基礎，亦同時讓智慧財產案件審理細則第32條在具體適用上更加明確。

又智慧財產案件審理細則第32條其實尚涉及另一問題，該規定僅明示何種情況法院得即為本案之審理裁判，並未明確規定法院是否可對於專利更正應否准許自行判斷，可否如同智慧財產案件審理法第16條之規定就有應撤銷原因之抗辯由法院自行判斷，於該規定中並不明確。若參考智慧財產法院99年度民專上字第12號判決之見解，其認為：「按關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，併徵詢兩造之意見後，指定適當之日期，智慧財產案件審理法第32條定有明文。本件上訴人於99年10月25日所提出之系爭專利更正，係將原申請專利範圍第3項附屬項併入第1項獨立項，並刪除其餘所有項次，此更正顯然屬申請專利範圍之減縮，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質變更發明內容，本院斟酌此更正顯然合法，且於99年11月2 日通知兩造得以該更正本為主張及舉證，上訴人遂於99年11月9日提出準備書狀，並依更正範圍提出專利比對分析報告，被上訴人亦於99年11月22日提出準備書狀，針對該更正後之申請專利範圍為答辯，且其抗辯該更正本具有得撤銷理由之證據，仍為原審時所提出之證據1及4，顯然並未妨礙被上訴人之攻擊防禦…」依此，法院除得斟酌更正是否合法外，倘法院判斷更正合法時，依民事訴訟法第446條第1項之規定，該訴之變更無須經被控侵權人同意，法院得命訴訟當事人雙方以更正本為主張及舉證。由上述可知該判決係採取肯定之見解，法院得就更正申請內容進行實質判斷，並依其認定之結果為訴訟指揮。

除了前述判決外，在司法院104年度智慧財產法律座談會中，於民事類第5號提案亦曾就相關問題進行討論，該提案主要探討被控侵權人提出無效抗辯後，專利權人提出之更正申請，在智慧局未為更正審定前，可否自為判斷更正應否准許，並依判斷結果進行審理？可惜該座談會之大會研討結果最後未對本議題作成結論。從而就此一問題似乎尚未形成共識，仍有待觀察實務之動向與發展。