韓國最高法院於2011年曾做出一判決,因而確立判斷多晶型發明 (polymorph inventions) 進步性 (inventiveness) 的嚴格標準,且提高可專利性的標準,其中確立事項如下:
- 醫藥化合物的結晶多型 (crystalline polymorphism) 研究是醫藥領域通常知識者會定期性針對產品調配與優化進行的內容。
- 因此,若多晶型發明 (polymorph inventions) 與先前已知化合物僅有在結晶結構(crystalline structure) 不同,則只有在多型與先前已知化合物相較下,於品質上或數量上顯示出顯著效果時,才會被視為具有創造性。
上述判決導致在實務上認為結晶型態發明 (crystalline form inventions) 難以具備可專利性。惟近來韓國最高法院於2022年3月31日做成乙則判決,進一步確立判斷多晶型發明 (polymorph inventions) 進步性的新標準。本案背景係關於一件涉及巨環內酯化合物 (macrolide compound) 之結晶型態 (crystalline form) 的發明專利申請案,韓國專利局認為先前技術已揭露巨環內酯化合物,雖然其多晶型 (polymorph) 並未揭示於先前技術中,但專利申請案仍不具進步性,因此發出最終核駁,嗣後申請人上訴至韓國智慧財產權審判及上訴委員會 (Korea Intellectual Property Trial and Appeal Board, IPTAB) 與專利法院 (Patent Court),然前述兩單位之認定與韓國專利局之認定相同。進一步來說,專利法院採用先前的多晶型 (polymorphs) 進步性標準,作出所請保護的結晶型態易於在例行性對產品調配與優化之篩選過程推知而得,且指出雖然請求保護的結晶型態 (crystalline form) 具有高穩定性與低吸濕性 (low hygroscopicity),然其僅為調配優化 (formulation optimization) 的例行性的結論,故所請之結晶型態並無顯示出任何品質或數量上的顯著效果。
韓國最高法院嗣後推翻專利法院的決定,並闡明不應僅依藥物領域中 傳統多晶型(conventional polymorph) 篩選的存在,而將結晶型態 (crystalline form) 視為是能輕易完成的。取而代之的是,最高法院是以下四個因素識別多晶型發明是否涉及本質上困難度。
- 先前技術化合物是否已知或可預期會顯示多晶型 (polymorphism);
- 先前技術是否揭露出任何所請結晶型態之教示、建議或動機;
- 所請結晶型態是否可透過傳統方法自先前技術篩選出。
- 所請結晶型態是否有非預期的有利功效。
最高法院於適用上述因素後,總結出於先前技術中僅揭露化合物並未建議所請的特定結晶型態,更不用提存在其他的多晶型(因素1與2),且無法確認所請結晶型態是否可從先前技術化合物中,或者透過傳統的多晶型篩選方法而取得(因素3),亦無法期待達成所請結晶型態所顯示出的特性,因而認定在推知所請結晶型態上是有困難的。
資料來源:Korean Supreme Court Loosens Criteria for Patentability of Polymorph Inventions, Kim & Change, June 15, 2022.<https://www.ip.kimchang.com/en/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=25028>