作者:盧興旺

一日本申請案在其日本專利申請中收到了拒絕理由通知書（審查意見通知書），認為該案權利要求書（本文使用中國大陸用語撰寫）包括數組獨立權利要求，於是申請人刪除前面的各組獨立權利要求，並將最後一組獨立權利要求修改為引用原在先的其中一組權利要求。結果接下來卻直接收到了拒絕查定（駁回決定）。本次的修改，並沒有超出原權利要求書和原說明書的記載範圍，在中國大陸應當能夠繼續審查，為何在日本直接就被駁回了呢？要弄清楚本次申請在修改後被直接駁回的緣由，就必須理解日本專利申請中涉及單一性問題的兩個規定：特別技術特徵和偏移修正。

一、特別技術特徵和偏移修正概念

日本專利申請審查中的提到的特別技術特徵 STF 是英文Special Technical Features的首字母縮寫。STF與中國大陸專利法關於單一性所使用特定技術特徵，意思上很相近，但是兩者仍舊存在著明顯差別，下文將通過案例解釋具體不同之處。另一方面，中國大陸的特定技術特徵簡單說是各個獨立權利要求所共有的對創造性做出貢獻之技術特徵，是偏向於從創造性標準進行評判；而日本的 STF則偏向于新穎性的標準，應當理解為比中國大陸的判斷標準低一些。

 

關於偏移修正（シフト補正，Shift），日本特許法第17條二第4項有著詳細的規定，簡單來說，申請人在收到拒絕理由通知書之後，禁止將審查對像變更為技術特徵不同的其他的發明，其審查標准通常是審查修改前和修改後的權利要求是否滿足單一性要件，一般也是以前後兩者是否具有STF來判斷，因此，Shift修正和STF兩者關係密切。

二、申請實踐

1. 審查對象的篩選

日本專利審查指南第I部第2章第2節的第2分節（調查對象）中，詳細規定了專利申請的審查標的之確定，根據該規定，日本審查時只對符合單一性規定的權利要求進行實質審查。這一點與中國大陸不同。中國大陸審查時，對不具有單一性的多組權利要求，會通知申請人選擇其中一組，其餘可以分案申請，或者申請人也可以選擇克服不具有單一性的缺陷，之後審查繼續。

日本審查實踐中，由審查人員確定各個權利要求是否符合單一性的要件，並在確認工作完成後告知申請人。對於不在審查標的範圍之內的其它權利要求，申請人可以申請分案。前述這種情形，在日本的實審查實務，通常的審查標的均是權利要求1以及其從屬權利要求，申請人並不能自由決定審查標的，也不能像中國大陸，尋求克服單一性問題，以繼續審查所有的權利要求。

以一發明申請包括3組權利要求為例，若審查時指出其中的獨立權利要求1、3及8不符單一性規定，在中國大陸申請人可選擇刪除掉權利要求1和3，並將權利要求8修改為引用權利要求3之後，解決了缺乏單一性的問題，然後審查繼續；但在日本，如果拒絕理由通知書認定權利要求1和2具有STF，權利要求3至8與權利要求1不具有相同的STF，故不具有單一性，則申請人只能選擇對權利要求1和2的進一步修改，權利要求3至8則只能選擇放棄或者分案申請。

關於單一性的審查方式，主要是透過STF來確定。如前所述，一般情況下，均是從獨立權利要求1開始審查，將權利要求1與現有技術比對，確定是否具有STF，如果沒有，繼續審查項號最小的權利要求是否具有STF，……，以此方式繼續，直到找到STF，在確定STF之後，然後再繼續審查哪些權利要求具有STF，並將其作為審查對象，不具有STF的權利要求，通常會通知申請人可以選擇分案申請或者放棄。

對於STF的實際審查較為複雜，此處通過實例簡單介紹，使讀者有個初步的認知和瞭解。圖1出自於日本的專利審查基準。

 

審查時根據說明書的整體方案，特別是說明書的實施例來確定審查那些權利要求，但通常情況下，都會選擇從權利要求1開始。如果權利要求1具有STF，那麼將依序審查所有權利要求，檢查是否具有與權利要求1相同之STF。如圖1，如果經審查獨立權利要求12和權利要求13也具有與權利要求1相同的STF，那麼，將會審查整個權利要求書中的所有權利要求，即權利要求1至權利要求14都將列入審查範圍。

如經審查權利要求1相較於現有技術或者對比文件後，發現權利要求1不具有STF，將會繼續審查包括了所有權利要求1的技術特徵的同類權利要求，並且判斷最小編號的權利要求是否具有STF。

以圖1為例，經審查，權利要求1和2相對于現有技術均不具STF，但權利要求3具有STF，且權利要求4、權利要求7至9以及權利要求12具有與權利要求3相同或相對應的STF。因此，權利要求1至3屬於判斷是否具有STF的同一類權利要求，因此，都列入審查範圍，而權利要求4、7至9以及權利要求12因具有同權利要求3相同或相對應的STF也被列入審查範圍。

另一方面，雖然從屬權利要求5、6、10以及11不具有STF，但其包括有獨立權利要求1的所有技術特徵，因此會進一步審查確定是否應納入到審查標的之中。經進一步審查發現，儘管權利要求10及11包括有獨立權利要求1的所有技術特徵，但其實際所解決的技術問題與權利要求1所有解決的技術問題的關聯度較低。因此，權利要求5和6作為同獨立權利要求1相同的同一類權利要求而列入審查範圍，權利要求10以及11則不被列入審查範圍。

權利要求13與權利要求1僅僅在表現上存在差異，權利要求14與權利要求6僅僅在表現上存在差異。因此，權利要求13和14基於權利要求1和6已經列入了審查範圍，也將被列入審查範圍。從審查效率上看，也合乎情理，基於權利要求1和6的審查結果，權利要求13和14將很容易得出結論了。

　
2. 申請文本修改
在日本的專利申請中，申請人無論是在答覆審查意見通知書，還是答覆複審審查意見，如果對專利申請進行修改，不得進行shift修正（須符合單一性標準，不得變更STF）。以下案例說明shift修正的情況。

例1：
修改前：

權利要求1：一種手電筒，含有A、B。
修改後：

甲：權利要求1：一種手電筒，含有A、B，且B具有X特徵。

乙：權利要求1：一種手電筒，含有A、C。

假設原權利要求1的A+B相較于現有技術不具有STF，但是甲情況，修改後的權利要求1的A+B具有STF，那麼修改前和修改後的權利要求1，因為都具有A和B，具有STF，因而不屬於shift修正，符合規定。

乙情況中，修改後的權利要求1因為與修改前的權利要求1相比較，因為不具有STF（A+B），因此，屬於shift修正，不符合修改規定。

例2：

修改前：

權利要求1：一種財會專用筆的墨水，特徵為具有成分A。

權利要求2：一種財會專用筆，特徵為具有可調節出墨量的特殊形狀筆尖B。

修改後：

權利要求1：一種財會專用筆的墨水，特徵為具有成分A。
權利要求2：一種財會專用筆，特徵為具有可調節出墨量的特殊形狀筆尖B。

修改後的權利要求1（原權利要求2）同原權利要求1相比較，因為不具有成分A的STF，所以不滿足單一性的要件，會被視為shift修正而不符合規定。這也是前述所舉3組獨立權利要求之案件中，刪除掉權利要求1和3，保留其他權利要求結果卻被駁回的原因。 

三、結論

由於日本專利審查中，首先須確定那些權利要求會繼續接受審查，因此，在權利要求的撰寫佈局上要做足功課，特別應當避免直接將主張優先權的中國大陸專利案中的權利要求書原封不動的拿到日本申請。正如本文前述分析，如果所申請的權利要求書中，權利要求1至4是一套權利要求，權利要求5至50是一套權利要求，那麼一但這兩套權利要求被認定不具有單一性，且只有權利要求1至4被列入了審查範圍。另一方面，在答覆拒絕理由通知書時，對權利要求書的修改也應當謹慎，防止出現shift修正而不被接收，這種情況在刪除掉權利要求1的情況下尤其容易發生。

另一方面，日本於近年修改了其專利法，修改後的專利法在審查標的之選擇上更為人性化，出發點是兼顧公平和效率，避免了過去過於死板而不合乎情理的情況。因此，即使是不具有相同STF的權利要求，也可能屬於相同的主題，解決的技術問題相近而被列入審查範圍之內，申請人對此變化也應該注意。