CAFC判決指出含科學上不可能之請求項縱然符合明確性，仍因欠缺可實施性而無效
2026.10.29
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Satius Holding LLC（後稱專利權人）於2018年在美國德拉瓦州地院提起專利侵權訴訟，控告Samsung Electronics Co. Ltd. 與 Samsung Electronics America Inc.（後稱被告）侵害其美國第6,711,385（簡稱'385號）專利內的多項請求項。'385號專利涉及一種包含耦合器之通訊裝置，用於使空氣特徵阻抗與無線發射器及接收器之阻抗相匹配，其中獨立請求項1記載一種「用於在空氣中傳輸電信號或電磁信號之通訊裝置」。於審理過程中，地院曾因美國專利局進行再審程序 (reexamination proceeding) 而暫停訴訟；再審查駁回獨立請求項1，但維持附屬請求項11與18之有效性。訴訟重啟後，地院於申請專利範圍解釋階段認定，就科學面而言，不可能於空氣中傳輸電信號，因此判定全部請求項不明確而無效。專利權人不服地院判決，向CAFC提起上訴。
CAFC上訴審中，首先審查明確性要件，其同意在科學上確實不可能於空氣中傳輸電信號，但不同意這會導致請求項因不明確而無效。專利權人主張「在空氣中傳輸電信號」應解釋為先將「電信號」轉換為「電磁信號」後再傳輸至空氣中，但法院拒絕採納此主張，強調「在空氣中傳輸」與「傳導至空氣」文義不同，法院不能改寫請求項文字以使其具備可操作或維持有效性。CAFC進一步釐清「明確性不等於可行性」，依據35 U.S.C. § 112(b)，只要請求項結合說明書能明確教示該領域具通常知識者關於發明之範圍，即符合明確性要件，即使發明涵蓋不可操作或科學上不合理之實施例亦然。本案之專利說明書與請求項均明確包含該科學不合理之限制條件，因此範圍仍屬清晰，並無不明確。
儘管請求項符合明確性，CAFC轉而依據 35 U.S.C. § 112(a) 審查專利之「可實施性 (Enablement)」。CAFC依據美國最高法院Amgen v. Sanofi案之判例標準，專利說明書必須使其請求項所界定之「發明完整範圍」具備可實施性。當專利請求項以「電信號或電磁信號」之文字明確包含科學上不可能實現之替代實施例時，該領域具通常知識者根本無法製造或使用該完整範圍之發明。因此，CAFC作出'385號專利之全部請求項因欠缺可實施性要件而無效之判決。
資料來源：
1. Claims Reciting Scientific Impossibility Were Definite but Not Enabled, IPO Daily News, October 5, 2026.
2. Satius holding, LLC, FKA Satius Holding, Inc., v. Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., Fed Circ. 2025-1446, October 1, 2026.
CAFC上訴審中，首先審查明確性要件，其同意在科學上確實不可能於空氣中傳輸電信號，但不同意這會導致請求項因不明確而無效。專利權人主張「在空氣中傳輸電信號」應解釋為先將「電信號」轉換為「電磁信號」後再傳輸至空氣中，但法院拒絕採納此主張，強調「在空氣中傳輸」與「傳導至空氣」文義不同，法院不能改寫請求項文字以使其具備可操作或維持有效性。CAFC進一步釐清「明確性不等於可行性」，依據35 U.S.C. § 112(b)，只要請求項結合說明書能明確教示該領域具通常知識者關於發明之範圍，即符合明確性要件，即使發明涵蓋不可操作或科學上不合理之實施例亦然。本案之專利說明書與請求項均明確包含該科學不合理之限制條件，因此範圍仍屬清晰，並無不明確。
儘管請求項符合明確性，CAFC轉而依據 35 U.S.C. § 112(a) 審查專利之「可實施性 (Enablement)」。CAFC依據美國最高法院Amgen v. Sanofi案之判例標準，專利說明書必須使其請求項所界定之「發明完整範圍」具備可實施性。當專利請求項以「電信號或電磁信號」之文字明確包含科學上不可能實現之替代實施例時，該領域具通常知識者根本無法製造或使用該完整範圍之發明。因此，CAFC作出'385號專利之全部請求項因欠缺可實施性要件而無效之判決。
資料來源：
1. Claims Reciting Scientific Impossibility Were Definite but Not Enabled, IPO Daily News, October 5, 2026.
2. Satius holding, LLC, FKA Satius Holding, Inc., v. Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., Fed Circ. 2025-1446, October 1, 2026.
