淺談美國暫時申請案內容完整揭露的必要性與影響
2026.09.02
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研究成果有規劃提出專利申請時，為了搶占先機或降低公開發表的潛在風險等考量，常考慮以較經濟的方式先向美國提出暫時申請案 (provisional application, PA)，以快速取得專利申請日，並作為後續正式申請案之優先權基礎案。美國暫時申請案的特點在於提交格式及內容無限制，不論是研究成果報告書或期刊論文都可作為暫時申請案內容提交。然而，也正是因為美國暫時申請案的彈性與便利性，容易使申請人忽略其本質上仍屬於專利申請案而須符合相關規定才能作為適格的優先權基礎案，甚至誤以為暫時申請案只需揭露部分技術，完整技術可補充在後續案中，從而埋下優先權不被認可的隱憂。
近期美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 就Enanta Pharmaceuticals, Inc. v. Pfizer Inc.一案作出判決，其中敘明暫時申請案作為優先權基礎案應符合35 U.S.C § 112中關於書面描述 (written description) 的規定，亦給出認可優先權主張之判斷標準。此判決正好可作為重要借鏡，幫助申請人在美國提出暫時申請案時，據以評估暫時申請案的內容是否符合完整揭露的參考標準。
案件背景
2020年7月20日，Enanta Pharmaceuticals, Inc.（以下簡稱Enanta）提出第63/054,048號暫時申請案（以下簡稱暫時案），主要技術內容為抑制冠狀病毒之化合物，其化學結構範圍包含「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」；其後，Enanta於2021年11月9日提出第17/522,176號正式申請案，並主張暫時案為優先權基礎案，最後於2022年6月14日公告第11,358,953號美國專利（以下簡稱正式案），其所請抑制冠狀病毒之化合物的化學結構範圍包含「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」。
2021年4月6日，Pfizer Inc.（以下稱Pfizer）公開能夠抗冠狀病毒的藥物—Paxlovid®，其核心化合物為Nirmatrelvir，且與前述Enanta化合物相對應的化學結構為「-NHC(O)-C1-alkyl」。
2022年6月21日，Enanta控告Pfizer的Paxlovid®產品侵害其正式案專利權；而Pfizer則抗辯正式案專利權範圍中之「-NHC(O)-C1-alkyl」未見於暫時案而無法享有優先權利益，使得Pfizer公開Nirmatrelvir化合物之事實早於正式案的有效申請日而構成先前技術，故正式案應不具新穎性而專利權無效。
前審地方法院採納Pfizer的主張，認定正式案所有請求項之專利權因已被先前技術揭露而無效。Enanta不服並上訴至CAFC，而CAFC經審理後肯定地方法院判決，維持正式案所有請求項之專利權無效的結論。
案件爭點及CAFC的分析與理由
Enanta主張暫時案在定義關於「經取代的 (substituted)」時列舉的「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」為「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」的誤植；並且提出專家聲明 (expert’s declaration) 指出暫時案在描述經取代的定義之前已先給出關於烷基的定義，且出現將「C2-C12-alkyl」解釋為「alkyl group containing from one to twelve carbon atoms」之不一致內容，故通常知識者能夠理解並傾向於認定數字記載之碳數為誤植，且可得知在烷基定義後出現的「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」應皆為「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」的誤植。
然而，CAFC指出Enanta提出不一致的內容並非出現在定義「經取代的」之描述，且即便Enanta認為通常知識者能夠得知所有「-C2-C12-alkyl」皆為誤植，但CAFC強調暫時案在界定「經取代的」之基團時只揭露「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」而未揭露「-NHC(O)-C1-alkyl」，Enanta所提出誤植之主張並不會改變此一事實，且Enanta未說明如何能夠從已揭露之「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」擴及至未揭露之「-NHC(O)-C1-alkyl」。
此外，CAFC特別指出外部證據的解釋不會改變專利文件中簡明易懂的文字描述，更重要的是，後續專利申請案能夠享有優先權基礎案的較早申請日利益的先決條件是後續專利申請案所請之發明已在優先權基礎案中清楚揭露，而所謂清楚揭露並不包括通常知識者在結合通常知識後可推測或調整得知但實際上未明文揭露的內容。
另外，CAFC亦闡明35 U.S.C § 112中關於書面描述之規定亦適用於優先權主張，即優先權基礎案應當清楚揭露後續專利申請案所請之發明，其主要精神在於使通常知識者能夠清楚確定發明人在提出優先權基礎案時已確實擁有 (in possession) 後續專利申請案所請之發明。
最終CAFC認定暫時案因未揭露「-NHC(O)-C1-alkyl」而難以確定發明人在當時已完成關於前述之特定發明，故對於正式案而言，暫時案並不符合書面描述之規定，因此正式案無法享有暫時案的優先權日，導致正式案所請發明已被較早公開之Nirmatrelvir化合物所揭露。
筆者分析與見解
筆者進一步將判決中具爭議的化學結構整理於下表中：
由上表可知，暫時案與正式案雖然對於A的定義相同，看似二者可相互對應；但進一步比對暫時案與正式案關於「經取代的」用語所列舉之態樣確實不一致；而Nirmatrelvir化合物結構中的C5烷基可對應A之C1-C8烷基、C5烷基是經「-NHC(O)-CF3」取代，則可對應正式案的範圍。因此，判決中的爭執點在於「經取代的」用語之定義，即，暫時案揭露「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」之內容能否作為正式案中「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」之合適優先權基礎。
然而，即便Enanta專家提出碳數誤植之主張，但其基礎是源自於針對烷基的一般性說明，並非是針對烷基之取代基的說明，故暫時案與正式案在定義經取代的態樣之內容中確實存在一個碳數的差異，使得正式案之「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」未見於暫時案中，無法享有暫時案之優先權利益。
另外，CAFC在判決中給出了判斷優先權基礎案是否已揭露後案所請發明內容的標準，看似細微的碳數差異，仍因不符合35 U.S.C § 112中關於書面描述之規定，使得後案無法享有優先權日而專利無效，即便提出專家聲明或主張誤植皆難以改變此一結果。有鑑於此，常作為優先權基礎案的美國暫時申請案雖不限制提交的格式與內容，但申請人應當審慎檢視所提交的內容是否完整正確以及是否足以顯示後續案所請發明在提交暫時申請案時確實已被發明人所擁有。
最後，筆者認為，美國暫時申請案確實提供便利取得專利申請日的管道，但申請人在撰擬暫時申請案時，應當比照正式申請案，對於所揭露內容的完整性與正確性持嚴謹態度，也應考慮在當下已完成發明的基礎上預先規劃保留日後可能延伸的內容，不宜存有透過後續案來補救的僥倖，如此才能真正體現以美國暫時申請案盡早取得專利申請日的價值。
參考資料：
1. Enanta Pharmaceuticals, Inc. v. Pfizer, Inc., No. 2025-1427 (Fed. Cir. June 23, 2026)
近期美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 就Enanta Pharmaceuticals, Inc. v. Pfizer Inc.一案作出判決，其中敘明暫時申請案作為優先權基礎案應符合35 U.S.C § 112中關於書面描述 (written description) 的規定，亦給出認可優先權主張之判斷標準。此判決正好可作為重要借鏡，幫助申請人在美國提出暫時申請案時，據以評估暫時申請案的內容是否符合完整揭露的參考標準。
案件背景
2020年7月20日，Enanta Pharmaceuticals, Inc.（以下簡稱Enanta）提出第63/054,048號暫時申請案（以下簡稱暫時案），主要技術內容為抑制冠狀病毒之化合物，其化學結構範圍包含「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」；其後，Enanta於2021年11月9日提出第17/522,176號正式申請案，並主張暫時案為優先權基礎案，最後於2022年6月14日公告第11,358,953號美國專利（以下簡稱正式案），其所請抑制冠狀病毒之化合物的化學結構範圍包含「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」。
2021年4月6日，Pfizer Inc.（以下稱Pfizer）公開能夠抗冠狀病毒的藥物—Paxlovid®，其核心化合物為Nirmatrelvir，且與前述Enanta化合物相對應的化學結構為「-NHC(O)-C1-alkyl」。
2022年6月21日，Enanta控告Pfizer的Paxlovid®產品侵害其正式案專利權；而Pfizer則抗辯正式案專利權範圍中之「-NHC(O)-C1-alkyl」未見於暫時案而無法享有優先權利益，使得Pfizer公開Nirmatrelvir化合物之事實早於正式案的有效申請日而構成先前技術，故正式案應不具新穎性而專利權無效。
前審地方法院採納Pfizer的主張，認定正式案所有請求項之專利權因已被先前技術揭露而無效。Enanta不服並上訴至CAFC，而CAFC經審理後肯定地方法院判決，維持正式案所有請求項之專利權無效的結論。
案件爭點及CAFC的分析與理由
Enanta主張暫時案在定義關於「經取代的 (substituted)」時列舉的「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」為「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」的誤植；並且提出專家聲明 (expert’s declaration) 指出暫時案在描述經取代的定義之前已先給出關於烷基的定義，且出現將「C2-C12-alkyl」解釋為「alkyl group containing from one to twelve carbon atoms」之不一致內容，故通常知識者能夠理解並傾向於認定數字記載之碳數為誤植，且可得知在烷基定義後出現的「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」應皆為「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」的誤植。
然而，CAFC指出Enanta提出不一致的內容並非出現在定義「經取代的」之描述，且即便Enanta認為通常知識者能夠得知所有「-C2-C12-alkyl」皆為誤植，但CAFC強調暫時案在界定「經取代的」之基團時只揭露「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」而未揭露「-NHC(O)-C1-alkyl」，Enanta所提出誤植之主張並不會改變此一事實，且Enanta未說明如何能夠從已揭露之「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」擴及至未揭露之「-NHC(O)-C1-alkyl」。
此外，CAFC特別指出外部證據的解釋不會改變專利文件中簡明易懂的文字描述，更重要的是，後續專利申請案能夠享有優先權基礎案的較早申請日利益的先決條件是後續專利申請案所請之發明已在優先權基礎案中清楚揭露，而所謂清楚揭露並不包括通常知識者在結合通常知識後可推測或調整得知但實際上未明文揭露的內容。
另外，CAFC亦闡明35 U.S.C § 112中關於書面描述之規定亦適用於優先權主張，即優先權基礎案應當清楚揭露後續專利申請案所請之發明，其主要精神在於使通常知識者能夠清楚確定發明人在提出優先權基礎案時已確實擁有 (in possession) 後續專利申請案所請之發明。
最終CAFC認定暫時案因未揭露「-NHC(O)-C1-alkyl」而難以確定發明人在當時已完成關於前述之特定發明，故對於正式案而言，暫時案並不符合書面描述之規定，因此正式案無法享有暫時案的優先權日，導致正式案所請發明已被較早公開之Nirmatrelvir化合物所揭露。
筆者分析與見解
筆者進一步將判決中具爭議的化學結構整理於下表中：
由上表可知，暫時案與正式案雖然對於A的定義相同，看似二者可相互對應；但進一步比對暫時案與正式案關於「經取代的」用語所列舉之態樣確實不一致；而Nirmatrelvir化合物結構中的C5烷基可對應A之C1-C8烷基、C5烷基是經「-NHC(O)-CF3」取代，則可對應正式案的範圍。因此，判決中的爭執點在於「經取代的」用語之定義，即，暫時案揭露「-NHC(O)-C2-C12-alkyl」之內容能否作為正式案中「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」之合適優先權基礎。
然而，即便Enanta專家提出碳數誤植之主張，但其基礎是源自於針對烷基的一般性說明，並非是針對烷基之取代基的說明，故暫時案與正式案在定義經取代的態樣之內容中確實存在一個碳數的差異，使得正式案之「-NHC(O)-C1-C12-alkyl」未見於暫時案中，無法享有暫時案之優先權利益。
另外，CAFC在判決中給出了判斷優先權基礎案是否已揭露後案所請發明內容的標準，看似細微的碳數差異，仍因不符合35 U.S.C § 112中關於書面描述之規定，使得後案無法享有優先權日而專利無效，即便提出專家聲明或主張誤植皆難以改變此一結果。有鑑於此，常作為優先權基礎案的美國暫時申請案雖不限制提交的格式與內容，但申請人應當審慎檢視所提交的內容是否完整正確以及是否足以顯示後續案所請發明在提交暫時申請案時確實已被發明人所擁有。
最後，筆者認為，美國暫時申請案確實提供便利取得專利申請日的管道，但申請人在撰擬暫時申請案時，應當比照正式申請案，對於所揭露內容的完整性與正確性持嚴謹態度，也應考慮在當下已完成發明的基礎上預先規劃保留日後可能延伸的內容，不宜存有透過後續案來補救的僥倖，如此才能真正體現以美國暫時申請案盡早取得專利申請日的價值。
參考資料：
1. Enanta Pharmaceuticals, Inc. v. Pfizer, Inc., No. 2025-1427 (Fed. Cir. June 23, 2026)
