USPTO的ARP對Desjardins單造上訴案的裁決對美國專利法第101條關於專利申請標的適格性判斷的影響
2026.01.08
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一、前言
Desjardins等（上訴人）於2024向美國專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出單方上訴 (Ex Parte Appeal)，上訴人辯稱其於2019-01-18申請的發明（申請號16/319,040）符合35 U.S.C §101專利適格性的規定。PTAB的上訴審查小組 (Appeals Review Panel,簡稱ARP) 於2025-09-26作出裁決，該裁決被USPTO確立為裁決先例 (precedent)。
二、USPTO對Desjardins單方上訴案裁決的後續回應
USPTO局長特別針對Desjardins單方上訴案的裁決發出一備忘錄，該備忘錄引用Desjardins案的ARP裁決並強調：「至關重要的是，ARP警告不要過度寬泛地使用第101條（適格性）進行核駁，因為“完全將人工智慧創新排除在美國的專利保護之外，會危及美國在關鍵新興技術領域的領導地位。”」、「2025年11月4日，Desjardin案的裁決被指定為裁決先例，以①確保該案的推理對所有審查和上訴活動具有約束力，以及②強調計算性能、學習、存儲、數據集和結構等方面的改進，例如，可以構成Alice框架下符合專利資格的技術進步性。」、「此外，在Desjardins案的裁決中重申，界定專利保護範圍的正確依據是35 U.S.C §102（新穎性）、§103（進步性）和§112（撰寫要求、明確性），而非§101（適格性）。誠然，§101仍是界定專利保護範疇的標準，但必須依照Desjardins案的論述正確適用。」。另外還提醒專利申請人與從業人員：「我們提醒申請人和從業人員可以選擇自行提交證據資料，以嘗試克服§101規定的核駁。我們簡稱其為「專利申請標的適格聲明 (Subject Matter Eligibility Declaration, SMED)」。
該備忘錄還提供許多SMED的範例來教導申請人和從業人員如何在SMED中撰寫§101核駁的答辯方式。關於審查§101的流程步驟二中對於「心智活動」 (mental process)」的核駁提供了一例；又關於審查§101流程步驟二中關於「導向抽象概念且欠缺足以構成發明性概念之附加要素」的核駁，提供了三例，再加上一例關於疾病診斷預防之相關範例，以及一例關於組織人類活動以過濾網路內容的特定方法之相關案例。
除了上述備忘錄之外，USPTO局長還特地為專利申請人及從業人員發出另一備忘錄，係關於提交第132條專利申請標的適格聲明 (SMED) 的最佳實踐，再次教示專利申請人及從業人員提出SMED的一些細節。
此外USPTO副局長也於後續預告將上述單方上訴Desjardins案納入MPEP (專利審查基準) 中，並將據以對新版的MPEP（專利審查基準）進行修改。其中對於Desjardins案中的請求項是否符合第101條的詳細判斷流程節錄如下：
「所主張的發明是一種訓練機器學習模型完成一系列任務的方法。上訴審查小組 (ARP) 整體認可了專利說明書中公開的多項技術改進效益，包括：降低儲存需求、簡化系統複雜性、優化流程，以及在後續運算任務中保留與先前任務相關的效能屬性—這些均已於專利說明書中揭露。具體而言，如下圖（摘自MPEP）所示，ARP在Step 2A Prong one認定該發明涉及抽象概念（即數學概念）。在Step 2A Prong two中，ARP進一步認定說明書揭示了針對機器學習模型運作方式的改進，包括訓練模型學習新任務時保護既有任務知識，以克服持續學習系統中遭遇的「災難性遺忘」問題。關鍵在於，ARP根據請求項整體觀之時，認定請求項至少存在「調整該多個參數的該第一值以優化該機器學習模型在該第二機器學習任務上的性能，同時保護該機器學習模型在該第一學習任務上的性能」之限制條件，此限制體現了說明書揭露內容的進步。據此整體觀之，該請求項滿足Step 2A Prong two的判斷，故認定該請求項符合適格標的。」
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三、Desjardins單造上訴案的ARP裁決中對之前裁決的見解
與Desjardins案相關的是Enfish前案 (Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1339 (Fed. Cir. 2016))，Enfish案是聯邦巡迴法院關於技術改進與專利適格性的經典案例之一。Enfish案指出：「電腦科技的進步很大程度體現在軟體的改進上，而這些改進本質上並非由特定的物理特徵定義，而是由邏輯結構和流程定義。」(822 F.3d 1339)。此外，由於“軟體可以像硬體改進一樣，對電腦技術進行非抽象的改進”，聯邦巡迴法院認為，專利適格性的判定應取決於“請求項是指向電腦功能的改進，還是指向抽象概念”。」
最後引用Desjardins單方上訴案的ARP裁決中對之前裁決的見解:「從寬容的角度來看，考慮到現行§101判例的混亂性，原裁定過於寬泛的推理或許可以理解，但這令人擔憂，因為本案凸顯了問題的嚴重性。在美國，將人工智慧創新完全排除在專利保護範圍之外，將危及美國在這一關鍵新興技術領域的領先地位。然而，若按照該小組的推理，許多人工智慧創新即便描述充分且非顯而易見也可能無法獲得專利，因為該小組實際上將所有機器學習都視為是無法獲得專利的“演算法”，並將其餘附加要素視為“普通電腦組件”，而沒有給出充分的解釋。…原裁定不應以如此高度籠統的方式評估請求項。然而，正是基於這種觀點，專家小組的主動審查行動才最令人擔憂，因為它迴避了Enfish案的明確判例，而僅僅進行了粗略的分析，忽略了這一既定的裁決先例。專家小組應更加謹慎地對待此類裁決先例，尤其是在主動審查時。」
四、結語
考慮Desjardins案的專利係於2019年初即已申請，一直到將近7年後因大勢所趨才得以克服§101的核駁，足見§101對某些技術領域的影響長久且顯著，如今USPTO已明確的表明對軟體或人工智慧等技術領域的審查重點轉向，可望減低§101對軟體或人工智慧等技術領域之適格性限制。
參考資料：
1. Desjardins單造上訴案的ARP裁決
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/202400567-arp-rehearing-decision-20250926.pdf>
2. USPTO預先通知修改MPEP的Memo
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-desjardins.pdf>
3. USPTO局長的SMED Memo
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/smeds-corps.pdf>
4. USPTO局長的SMED最佳實踐Memo
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/smeds-applicants-practitioners.pdf>
Desjardins等（上訴人）於2024向美國專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出單方上訴 (Ex Parte Appeal)，上訴人辯稱其於2019-01-18申請的發明（申請號16/319,040）符合35 U.S.C §101專利適格性的規定。PTAB的上訴審查小組 (Appeals Review Panel,簡稱ARP) 於2025-09-26作出裁決，該裁決被USPTO確立為裁決先例 (precedent)。
二、USPTO對Desjardins單方上訴案裁決的後續回應
USPTO局長特別針對Desjardins單方上訴案的裁決發出一備忘錄，該備忘錄引用Desjardins案的ARP裁決並強調：「至關重要的是，ARP警告不要過度寬泛地使用第101條（適格性）進行核駁，因為“完全將人工智慧創新排除在美國的專利保護之外，會危及美國在關鍵新興技術領域的領導地位。”」、「2025年11月4日，Desjardin案的裁決被指定為裁決先例，以①確保該案的推理對所有審查和上訴活動具有約束力，以及②強調計算性能、學習、存儲、數據集和結構等方面的改進，例如，可以構成Alice框架下符合專利資格的技術進步性。」、「此外，在Desjardins案的裁決中重申，界定專利保護範圍的正確依據是35 U.S.C §102（新穎性）、§103（進步性）和§112（撰寫要求、明確性），而非§101（適格性）。誠然，§101仍是界定專利保護範疇的標準，但必須依照Desjardins案的論述正確適用。」。另外還提醒專利申請人與從業人員：「我們提醒申請人和從業人員可以選擇自行提交證據資料，以嘗試克服§101規定的核駁。我們簡稱其為「專利申請標的適格聲明 (Subject Matter Eligibility Declaration, SMED)」。
該備忘錄還提供許多SMED的範例來教導申請人和從業人員如何在SMED中撰寫§101核駁的答辯方式。關於審查§101的流程步驟二中對於「心智活動」 (mental process)」的核駁提供了一例；又關於審查§101流程步驟二中關於「導向抽象概念且欠缺足以構成發明性概念之附加要素」的核駁，提供了三例，再加上一例關於疾病診斷預防之相關範例，以及一例關於組織人類活動以過濾網路內容的特定方法之相關案例。
除了上述備忘錄之外，USPTO局長還特地為專利申請人及從業人員發出另一備忘錄，係關於提交第132條專利申請標的適格聲明 (SMED) 的最佳實踐，再次教示專利申請人及從業人員提出SMED的一些細節。
此外USPTO副局長也於後續預告將上述單方上訴Desjardins案納入MPEP (專利審查基準) 中，並將據以對新版的MPEP（專利審查基準）進行修改。其中對於Desjardins案中的請求項是否符合第101條的詳細判斷流程節錄如下：
「所主張的發明是一種訓練機器學習模型完成一系列任務的方法。上訴審查小組 (ARP) 整體認可了專利說明書中公開的多項技術改進效益，包括：降低儲存需求、簡化系統複雜性、優化流程，以及在後續運算任務中保留與先前任務相關的效能屬性—這些均已於專利說明書中揭露。具體而言，如下圖（摘自MPEP）所示，ARP在Step 2A Prong one認定該發明涉及抽象概念（即數學概念）。在Step 2A Prong two中，ARP進一步認定說明書揭示了針對機器學習模型運作方式的改進，包括訓練模型學習新任務時保護既有任務知識，以克服持續學習系統中遭遇的「災難性遺忘」問題。關鍵在於，ARP根據請求項整體觀之時，認定請求項至少存在「調整該多個參數的該第一值以優化該機器學習模型在該第二機器學習任務上的性能，同時保護該機器學習模型在該第一學習任務上的性能」之限制條件，此限制體現了說明書揭露內容的進步。據此整體觀之，該請求項滿足Step 2A Prong two的判斷，故認定該請求項符合適格標的。」
三、Desjardins單造上訴案的ARP裁決中對之前裁決的見解
與Desjardins案相關的是Enfish前案 (Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1339 (Fed. Cir. 2016))，Enfish案是聯邦巡迴法院關於技術改進與專利適格性的經典案例之一。Enfish案指出：「電腦科技的進步很大程度體現在軟體的改進上，而這些改進本質上並非由特定的物理特徵定義，而是由邏輯結構和流程定義。」(822 F.3d 1339)。此外，由於“軟體可以像硬體改進一樣，對電腦技術進行非抽象的改進”，聯邦巡迴法院認為，專利適格性的判定應取決於“請求項是指向電腦功能的改進，還是指向抽象概念”。」
最後引用Desjardins單方上訴案的ARP裁決中對之前裁決的見解:「從寬容的角度來看，考慮到現行§101判例的混亂性，原裁定過於寬泛的推理或許可以理解，但這令人擔憂，因為本案凸顯了問題的嚴重性。在美國，將人工智慧創新完全排除在專利保護範圍之外，將危及美國在這一關鍵新興技術領域的領先地位。然而，若按照該小組的推理，許多人工智慧創新即便描述充分且非顯而易見也可能無法獲得專利，因為該小組實際上將所有機器學習都視為是無法獲得專利的“演算法”，並將其餘附加要素視為“普通電腦組件”，而沒有給出充分的解釋。…原裁定不應以如此高度籠統的方式評估請求項。然而，正是基於這種觀點，專家小組的主動審查行動才最令人擔憂，因為它迴避了Enfish案的明確判例，而僅僅進行了粗略的分析，忽略了這一既定的裁決先例。專家小組應更加謹慎地對待此類裁決先例，尤其是在主動審查時。」
四、結語
考慮Desjardins案的專利係於2019年初即已申請，一直到將近7年後因大勢所趨才得以克服§101的核駁，足見§101對某些技術領域的影響長久且顯著，如今USPTO已明確的表明對軟體或人工智慧等技術領域的審查重點轉向，可望減低§101對軟體或人工智慧等技術領域之適格性限制。
參考資料：
1. Desjardins單造上訴案的ARP裁決
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/202400567-arp-rehearing-decision-20250926.pdf>
2. USPTO預先通知修改MPEP的Memo
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-desjardins.pdf>
3. USPTO局長的SMED Memo
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/smeds-corps.pdf>
4. USPTO局長的SMED最佳實踐Memo
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/smeds-applicants-practitioners.pdf>
