淺談日本專利申請實務中修正引入新事項導致最後審查意見之困境及解決方式
2025.12.11
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一般而言，在各國專利申請的過程中，為了克服新穎性或進步性的審查意見，修正專利範圍加入限定事項，藉此和先前技術之間做出區別，進而答辯爭取新穎性和進步性，是相當常見的作法。不過，在修正時，需要特別注意避免修正加入的新事項超出原申請時的說明書、申請專利範圍及圖式所揭露的範圍，否則不僅修正內容不被接受，還會收到下一次的審查意見。特別是在日本的專利申請案中，對於修正超範圍的判定標準相當嚴格，不可不慎。
在日本專利的申請實務中，若是修正的內容被認定為引入新事項導致修正超範圍，則下一次的審查意見通知，可能將是最後審查意見通知。具體來說，依據日本特許法第17條之2規定，若補正內容引入了新事項而違反第17條之2第3項時，則依據日本發明專利審查基準第I部第2章第3節第3.2.1點例4所述，審查委員得發出最後審查意見通知。
舉例來說，假設修正前的請求項為：「一種櫃子，其包含櫃門及櫃體」，修正後的請求項為：「一種櫃子，其包含櫃門、櫃體、及櫃腳」；然而，原提申的說明書、申請專利範圍、及圖式中並沒有揭露「櫃腳」，也無法從申請時的內容無歧異地得知「櫃腳」之技術特徵的話，那前述修正就會被認為引入了新事項，而審查委員有可能會直接以此原因發出最後審查意見通知。
有許多申請人會認為，若是修正加入的技術特徵被認定是引入新事項，那是否於回覆審查意見時把該技術特徵刪除就好了呢？然而，當收到的審查意見通知為最後審查意見通知時，則前述作法實際上有可能是行不通的；以前面的例子而言，修正後所加入的「櫃腳」技術特徵，是不能夠在回覆最後審查意見的同時修正刪除的。
為什麼會發生這樣的情形呢？其實是因為依據特許法第17條之2第5項的規定，當收到最後審查意見通知後，後續的修正將被限制在僅能進行以下四種態樣：
(1).請求項的刪除；
(2).申請專利範圍的減縮；
(3).誤記的訂正；及
(4).不明瞭記載的釋明。
然而，依據日本發明專利審查基準第IV部第4章第2.1.1點第(1)項，其明確指示出「串列式記載的發明限定事項的一部份之刪除」不屬於請求項範圍之減縮；因此，若原本修正後所加入的技術特徵被認定屬引入新事項而超範圍，以致於收到最後審查意見通知，若後續採用刪除該技術特徵的方式進行修正，則該修正可能被認定是不屬於請求項範圍的減縮而不被接受，進而導致收到駁回之處分。
又或許有一些申請人會想，那是否能夠刪除該引入新事項同時主張刪除該引入新事項的修正行為屬於不明瞭記載的釋明呢？
遺憾的是，答案是否定的。
日本智財高等法院在2007年的一件行政判決中，針對原告主張在系爭專利申請案之請求項3中刪除了先前被認定為新事項的技術特徵，此項相關修正是否屬於不明瞭記載之釋明做出了相關見解。法院認為，特許法第17條之2第5項第4號所述之「不明瞭記載的釋明」，法律上僅限於審查委員在拒絕理由通知中指摘請求項記載不明確的事項，才能進行修正；而原告所作的「消除引入之新事項」的修正目的，不屬於前述的「不明瞭記載的釋明」。另外，法院亦指出，原告刪除該技術特徵的修正行為，也不屬於「申請專利範圍之減縮」。
由此可知，一旦申請案收到審查委員在最後審查意見中指出修正引入新事項的話，將會面臨一個嚴峻的狀況，即該新事項不被接受，但卻又不能刪除，就像是落入了無解的困境之中。
為了解決前述問題，除了答辯說服審查委員該技術特徵不屬於新事項之外，其實還有一個方法能作為解決方案的選項，即提出「分割申請」。這是因為由於分割申請可以視為一個新申請案，只要不超出母案申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露的範圍，便不會受到前述第17條之2第5項修正限制拘束，所以利用分割申請，可以將申請專利範圍恢復成修正前的狀態，並再度提交給特許廳進行審查。
然而，要注意的是，若僅將申請專利範圍恢復成原樣重新送件，由於原專利範圍在母案中已經收到過審查意見，因此審查委員仍有可能依據特許法第50條之2，認為該分割案之申請未克服既有審查意見，而直接發出最後審查意見。因此，在分割案提出申請時，建議申請人可以參考原審查意見的引證案對申請專利範圍進行適當地修正，或者依據特許廳網站的有關分割案提出時之相關文件說明，在提出分割申請時一併提出針對原審查意見的答辯理由，應能降低被直接發出最後審查意見通知的可能性，甚至不排除直接獲准專利。
綜上，如本文先前所述，為爭取新穎性和進步性而於回覆審查意見時修正加入限定事項是相當常見的作法，而縱使超出原申請時所揭露的範圍，大部分的國家也都能接受將其修改回原申請時的版本，惟日本在這方面的規定較為特別，因此處理日本專利申請案的修正時，應特別小心謹慎留意為佳。
參考資料：
1. 特許法第17條之2：(https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_1-At_17_2)
2. 特許廳，特許、實用新案審查基準，2025：(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ht/index.html)
3. 平成20年3月19日判決，智慧財產高等法院平成19年第10159號行政判決
4. 特許法第50條之2：(https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_3-At_50_2)
5. 特許廳，有關申請人提出分割申請時之說明文件的要求，2009：(https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/sakusei/bunkatu_yousei.html)
在日本專利的申請實務中，若是修正的內容被認定為引入新事項導致修正超範圍，則下一次的審查意見通知，可能將是最後審查意見通知。具體來說，依據日本特許法第17條之2規定，若補正內容引入了新事項而違反第17條之2第3項時，則依據日本發明專利審查基準第I部第2章第3節第3.2.1點例4所述，審查委員得發出最後審查意見通知。
舉例來說，假設修正前的請求項為：「一種櫃子，其包含櫃門及櫃體」，修正後的請求項為：「一種櫃子，其包含櫃門、櫃體、及櫃腳」；然而，原提申的說明書、申請專利範圍、及圖式中並沒有揭露「櫃腳」，也無法從申請時的內容無歧異地得知「櫃腳」之技術特徵的話，那前述修正就會被認為引入了新事項，而審查委員有可能會直接以此原因發出最後審查意見通知。
有許多申請人會認為，若是修正加入的技術特徵被認定是引入新事項，那是否於回覆審查意見時把該技術特徵刪除就好了呢？然而，當收到的審查意見通知為最後審查意見通知時，則前述作法實際上有可能是行不通的；以前面的例子而言，修正後所加入的「櫃腳」技術特徵，是不能夠在回覆最後審查意見的同時修正刪除的。
為什麼會發生這樣的情形呢？其實是因為依據特許法第17條之2第5項的規定，當收到最後審查意見通知後，後續的修正將被限制在僅能進行以下四種態樣：
(1).請求項的刪除；
(2).申請專利範圍的減縮；
(3).誤記的訂正；及
(4).不明瞭記載的釋明。
然而，依據日本發明專利審查基準第IV部第4章第2.1.1點第(1)項，其明確指示出「串列式記載的發明限定事項的一部份之刪除」不屬於請求項範圍之減縮；因此，若原本修正後所加入的技術特徵被認定屬引入新事項而超範圍，以致於收到最後審查意見通知，若後續採用刪除該技術特徵的方式進行修正，則該修正可能被認定是不屬於請求項範圍的減縮而不被接受，進而導致收到駁回之處分。
又或許有一些申請人會想，那是否能夠刪除該引入新事項同時主張刪除該引入新事項的修正行為屬於不明瞭記載的釋明呢？
遺憾的是，答案是否定的。
日本智財高等法院在2007年的一件行政判決中，針對原告主張在系爭專利申請案之請求項3中刪除了先前被認定為新事項的技術特徵，此項相關修正是否屬於不明瞭記載之釋明做出了相關見解。法院認為，特許法第17條之2第5項第4號所述之「不明瞭記載的釋明」，法律上僅限於審查委員在拒絕理由通知中指摘請求項記載不明確的事項，才能進行修正；而原告所作的「消除引入之新事項」的修正目的，不屬於前述的「不明瞭記載的釋明」。另外，法院亦指出，原告刪除該技術特徵的修正行為，也不屬於「申請專利範圍之減縮」。
由此可知，一旦申請案收到審查委員在最後審查意見中指出修正引入新事項的話，將會面臨一個嚴峻的狀況，即該新事項不被接受，但卻又不能刪除，就像是落入了無解的困境之中。
為了解決前述問題，除了答辯說服審查委員該技術特徵不屬於新事項之外，其實還有一個方法能作為解決方案的選項，即提出「分割申請」。這是因為由於分割申請可以視為一個新申請案，只要不超出母案申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露的範圍，便不會受到前述第17條之2第5項修正限制拘束，所以利用分割申請，可以將申請專利範圍恢復成修正前的狀態，並再度提交給特許廳進行審查。
然而，要注意的是，若僅將申請專利範圍恢復成原樣重新送件，由於原專利範圍在母案中已經收到過審查意見，因此審查委員仍有可能依據特許法第50條之2，認為該分割案之申請未克服既有審查意見，而直接發出最後審查意見。因此，在分割案提出申請時，建議申請人可以參考原審查意見的引證案對申請專利範圍進行適當地修正，或者依據特許廳網站的有關分割案提出時之相關文件說明，在提出分割申請時一併提出針對原審查意見的答辯理由，應能降低被直接發出最後審查意見通知的可能性，甚至不排除直接獲准專利。
綜上，如本文先前所述，為爭取新穎性和進步性而於回覆審查意見時修正加入限定事項是相當常見的作法，而縱使超出原申請時所揭露的範圍，大部分的國家也都能接受將其修改回原申請時的版本，惟日本在這方面的規定較為特別，因此處理日本專利申請案的修正時，應特別小心謹慎留意為佳。
參考資料：
1. 特許法第17條之2：(https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_1-At_17_2)
2. 特許廳，特許、實用新案審查基準，2025：(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ht/index.html)
3. 平成20年3月19日判決，智慧財產高等法院平成19年第10159號行政判決
4. 特許法第50條之2：(https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_3-At_50_2)
5. 特許廳，有關申請人提出分割申請時之說明文件的要求，2009：(https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/sakusei/bunkatu_yousei.html)
