淺談研究成果之作者列名與專利申請之發明人間的取捨
2025.09.18
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當研究人員辛苦產出研究成果後，通常會投稿至相應技術領域的學術期刊，以期研究成果能經認可後公開，不僅能累積對於學術研究之貢獻，亦可作為後續研究之基石。由於研究成果得來不易，學術界常有將所有研究參與者皆列名為作者之慣例。此舉雖有共享成果之良善立意，但若此研發成果同步提出專利申請，而學術期刊的公開又早於專利提出申請之時點，則對於研究成果之作者認列就需審慎看待。
若專利申請人已自行將研究成果投稿於期刊並公開，則後續提出相同技術之專利申請基本上會因不具新穎性而遭核駁。此時，專利申請人可考慮主張專利法第22條第3項關於「喪失新穎性或進步性之例外」（簡稱「優惠期」）的規定，以排除先公開之研究成果作為適格前案；但需留意要同時符合「專利在公開事實發生後12個月內提出申請」及「公開事實是出於申請人本意或非本意之公開」此二要件，方能有優惠期之適用，有關優惠期的說明可參見雙週專利電子報第246期文章《淺談無害公開--「新穎性優惠期」及台日中相關規定之比較》。一般而言，對於專利提出申請的時間是否在公開事實發生後12個月內的判斷較無爭議，大多情況會聚焦在公開事實是否為出於申請人本意或非本意之公開，且此時會一併檢視公開事實之人（例如學術期刊之列名作者）是否確為專利申請之發明人。
常見的情況是，學術期刊之列名作者人數超過專利申請之發明人人數，換言之，即便專利發明人與部分列名作者完全相同，但學術期刊之列名作者可能包含沒有被列為專利申請之發明人的他人，使得研究成果可能為他人獨立發明之公開，導致不符合「公開事實出於申請人本意或非本意之公開」的要件而無法主張優惠期。依筆者實務經驗，學術期刊之列名作者除了實際提出研究構思、實驗設計、解決方案等對發明做出實質貢獻之人外，還可能包括依指示執行部分實驗、提供相關背景知識、甚至是出借儀器設備等參與人員。由於這些人員實際上參與了研究過程，在學術界中被認列為學術期刊之作者或無不妥；然在後續面臨專利發明人之認定時，卻因參與人員實際上未對發明之核心技術內容作出實質貢獻，不被視為專利法所規定之發明人，導致學術期刊之列名作者包含非屬專利發明人之他人的結果。
關於上述情形，若欲主張優惠期以克服不具新穎性之核駁理由，專利申請人可回歸至專利上對於「發明人」究竟是如何認定。根據專利法逐條釋義110年6月版對於專利法第5條的解釋：「發明人係指實際進行研究發明之人…而發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂『實質貢獻之人』係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想 (conception)，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段」；另外，智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決中亦釋明：「確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人」。因此，在研究過程中對於技術核心未提供實質貢獻的參與人員在專利上不會被認定是專利申請之發明人。基於此概念，專利申請人可主張在學術期刊中所列出非屬專利發明人之他人本就為非具有實質貢獻之人，並提出相關資料予以佐證，即該研究成果之公開係出於申請人本意之公開，且不包含他人獨立之創作，故而有優惠期之適用。
不過，對於如何認定參與研究之人員是否做出實質貢獻常存有爭議。專利申請人若能和研究參與人員充分說明與溝通，在雙方具有共識情況下，取得經簽署之無實質貢獻聲明以作為佐證資料，如此則能有效避免後續衍生權利歸屬爭議，以提升專利權之穩固性。另外，若因故無法取得經簽署之無實質貢獻聲明，或可參考專利審查基準第一篇第三章第3.1節關於發明人異動的內容，提供經專利申請人簽署之切結書，並敘明無法提出無實質貢獻證明文件的理由及聲明願負一切法律責任，亦可一併檢附其他客觀證明文件；然而，提供切結書屬於在雙方未有共識情況下的單方面陳述，故而可能衍生後續權利歸屬爭議問題，應審慎小心看待。
結語
學術界對於研究成果之作者認列標準與申請專利時對於發明人之認定有明顯差異，故在已知研究成果會先公開、而後有提出專利申請之規劃時，建議先確認好研究成果之列名作者與專利申請之發明人的情況，並及早釐清對於創作之貢獻程度。若預期研究成果之列名作者會包含非列為專利發明人之他人，則建議盡早備妥相關佐證資料，以免研究完成後難以和曾經參與者取得聯繫。另一方面，若研究成果無急迫公開之需求，筆者建議先提出專利申請並取得申請日後，再將研究成果投稿於期刊，或亦可於學術期刊公開之前同步向美國提出臨時申請案 (provisional application, PA)，如此則無須擔心研究成果之作者和專利發明人是否對應，並讓所有研究參與者皆可列名共享成果，同時不對專利申請造成影響，也不失為一種兩全其美之策。
參考資料：
1. 專利審查基準第二篇第三章第4節。
2. 專利法逐條釋義110年6月版。
3. 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決。
4. 專利審查基準第一篇第三章第3.1節。
若專利申請人已自行將研究成果投稿於期刊並公開，則後續提出相同技術之專利申請基本上會因不具新穎性而遭核駁。此時，專利申請人可考慮主張專利法第22條第3項關於「喪失新穎性或進步性之例外」（簡稱「優惠期」）的規定，以排除先公開之研究成果作為適格前案；但需留意要同時符合「專利在公開事實發生後12個月內提出申請」及「公開事實是出於申請人本意或非本意之公開」此二要件，方能有優惠期之適用，有關優惠期的說明可參見雙週專利電子報第246期文章《淺談無害公開--「新穎性優惠期」及台日中相關規定之比較》。一般而言，對於專利提出申請的時間是否在公開事實發生後12個月內的判斷較無爭議，大多情況會聚焦在公開事實是否為出於申請人本意或非本意之公開，且此時會一併檢視公開事實之人（例如學術期刊之列名作者）是否確為專利申請之發明人。
常見的情況是，學術期刊之列名作者人數超過專利申請之發明人人數，換言之，即便專利發明人與部分列名作者完全相同，但學術期刊之列名作者可能包含沒有被列為專利申請之發明人的他人，使得研究成果可能為他人獨立發明之公開，導致不符合「公開事實出於申請人本意或非本意之公開」的要件而無法主張優惠期。依筆者實務經驗，學術期刊之列名作者除了實際提出研究構思、實驗設計、解決方案等對發明做出實質貢獻之人外，還可能包括依指示執行部分實驗、提供相關背景知識、甚至是出借儀器設備等參與人員。由於這些人員實際上參與了研究過程，在學術界中被認列為學術期刊之作者或無不妥；然在後續面臨專利發明人之認定時，卻因參與人員實際上未對發明之核心技術內容作出實質貢獻，不被視為專利法所規定之發明人，導致學術期刊之列名作者包含非屬專利發明人之他人的結果。
關於上述情形，若欲主張優惠期以克服不具新穎性之核駁理由，專利申請人可回歸至專利上對於「發明人」究竟是如何認定。根據專利法逐條釋義110年6月版對於專利法第5條的解釋：「發明人係指實際進行研究發明之人…而發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂『實質貢獻之人』係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想 (conception)，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段」；另外，智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決中亦釋明：「確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人」。因此，在研究過程中對於技術核心未提供實質貢獻的參與人員在專利上不會被認定是專利申請之發明人。基於此概念，專利申請人可主張在學術期刊中所列出非屬專利發明人之他人本就為非具有實質貢獻之人，並提出相關資料予以佐證，即該研究成果之公開係出於申請人本意之公開，且不包含他人獨立之創作，故而有優惠期之適用。
不過，對於如何認定參與研究之人員是否做出實質貢獻常存有爭議。專利申請人若能和研究參與人員充分說明與溝通，在雙方具有共識情況下，取得經簽署之無實質貢獻聲明以作為佐證資料，如此則能有效避免後續衍生權利歸屬爭議，以提升專利權之穩固性。另外，若因故無法取得經簽署之無實質貢獻聲明，或可參考專利審查基準第一篇第三章第3.1節關於發明人異動的內容，提供經專利申請人簽署之切結書，並敘明無法提出無實質貢獻證明文件的理由及聲明願負一切法律責任，亦可一併檢附其他客觀證明文件；然而，提供切結書屬於在雙方未有共識情況下的單方面陳述，故而可能衍生後續權利歸屬爭議問題，應審慎小心看待。
結語
學術界對於研究成果之作者認列標準與申請專利時對於發明人之認定有明顯差異，故在已知研究成果會先公開、而後有提出專利申請之規劃時，建議先確認好研究成果之列名作者與專利申請之發明人的情況，並及早釐清對於創作之貢獻程度。若預期研究成果之列名作者會包含非列為專利發明人之他人，則建議盡早備妥相關佐證資料，以免研究完成後難以和曾經參與者取得聯繫。另一方面，若研究成果無急迫公開之需求，筆者建議先提出專利申請並取得申請日後，再將研究成果投稿於期刊，或亦可於學術期刊公開之前同步向美國提出臨時申請案 (provisional application, PA)，如此則無須擔心研究成果之作者和專利發明人是否對應，並讓所有研究參與者皆可列名共享成果，同時不對專利申請造成影響，也不失為一種兩全其美之策。
參考資料：
1. 專利審查基準第二篇第三章第4節。
2. 專利法逐條釋義110年6月版。
3. 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決。
4. 專利審查基準第一篇第三章第3.1節。
