近年來，受到新冠疫情和貿易戰的影響，過去熟悉的全球化「世界工廠」的生產模式已開始改變。相應地，跟隨著製造地轉移的專利佈局增加了多國申請的需求。由於不同國家的申請文件常需使用不同語言，各國的專利相關規定也未趨相同，尤其在生醫領域更可能有迥然不同的要求，若再加上其他原因而需補充、修正內容，將使得優先權案和在後申請案的內容很可能無法一字不差；然優先權立法的起源即是建立在「相同發明」上，因此，筆者嘗試透過中國大陸最高人民法院智慧財產權法庭2023年裁判要旨摘要中的一案例，探討「優先權審查中對相同主題的判斷」可能會遇到的情況。

一、相關規定
1.中國大陸專利法第29條：申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，…又在中國就「相同主題」提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協定或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。

2.《專利審查指南 2023》第二部分第八章〈實質審查程序〉第4.6.2節〈優先權核實的一般原則〉：「…(1)作為要求優先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優先權的在後申請相同的主題；(2)該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請…進行上述第(1)項核實，即判斷在後申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權利要求書，不包括摘要）中。…所謂清楚地記載，並不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權利要求所述的技術方案即可。…」

二、案例
「用於治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑」發明專利（專利號：ZL201210399309.3，以下簡稱為涉案專利），專利權人為武田藥品工業株式會社。
1.案情簡述
涉案專利的權利要求1要求保護：「化合物I在製備藥物組合物中的用途，所述藥物組合物通過口服給予日劑量為5毫克至250毫克的化合物I用於治療II型糖尿病，其中化合物I具有下式結構：
 ；並且以藥學上可接受的鹽或游離鹼的形式存在。」




證據4同為武田製藥的專利申請案，其記載化合物I、其藥學上可接受的鹽或游離鹼的形式但未記載給藥特徵。
據此，涉案專利的爭議焦點始終在於涉案專利權利要求1的優先權能否成立。

2.專利複審委員會和一審法院的看法
製藥過程通常指以特定的步驟、條件、原料等製備特定藥物本身的行為，因此製備步驟、條件、原料，藥物產品形態或成分以及設備等通常能對其起到限定作用；然而，口服日劑量、間隔等特徵屬於給藥特徵，僅體現在獲得藥物後醫生施用於人體時的選擇，對製藥過程不存在直接關係，通常不能使該製藥用途與現有技術區別。二優先權案雖比證據4記載更多的活性評價數據，但這僅是對於化合物治療糖尿病的效果做進一步驗證，而非新的技術效果。儘管證據4未公開口服日劑量特徵，然該特徵不會對藥物製備過程或適應症產生限定作用；且經分析可知，該給藥特徵也未導致優先權文件和證據4記載的發明在所屬技術領域、要解決的技術問題、採用的技術手段和達到的技術效果上產生差別，故證據4與二優先權案應屬於相同主題的發明創造，證據4才是涉案專利的首次申請，故涉案專利無法主張優先權案1、2；進而，涉案專利相較於證據4不具新穎性。

3.最高法院的看法
關於外國優先權成立的條件，由於不同國家、地區的審查標準不同，申請人可在不同地區的申請中概括不同的權利要求保護範圍；此外，不同國家、語言文字表達習慣不同，申請人亦可合理地進行文字修改或糾正明顯的筆誤，因此，只要已記載在符合時間要求的外國首次申請中，即應享有優先權；所謂的相同主題，也並不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致。

在判斷新穎性、創造性時，對權利要求中限定的某些內容視為不具有實質限定作用而不予考慮，是基於其與要求保護的發明之間的關係，或根據法律的特別規定。但優先權核實僅是為了確認能否以在先申請的申請日作為優先權日；再說，優先權日是確定現有技術的基準，優先權核實應當是審查新穎性、創造性的前提步驟，故在這一步驟中也不應引入可專利性層面的判斷。此外，若將審查是否有實質限定作用的標準用於優先權核實中，將會導致只要專利申請人在權利要求中增加對新穎性、創造性判斷不具有影響的內容，即可享受優先權的利益，這與優先權制度設置的目的不符，也會使專利申請人獲得不正當的利益。據此，在優先權核實中對是否屬於相同主題進行判斷時，需考慮一權利要求所限定的技術方案，是否能「直接、毫無疑義地得出」。

對於涉案專利權利要求1而言，限定「日劑量為5毫克至250毫克」是典型的給藥特徵。根據上述說明，核實優先權時應當考慮權利要求限定的全部內容是否都能從在先申請文件中直接、毫無疑義地得出，故當然應當考慮權利要求限定的給藥特徵。並且，《專利審查指南》的規定亦明確了給藥特徵可構成區別特徵，只是規定其不能使醫藥用途發明具備新穎性。因此，因證據4未記載前述給藥特徵，該內容亦無法從證據4中直接、毫無疑義地得出，故應認定證據4與優先權案1、2並非證據4相同主題，二優先權案可屬首次申請。

三、結語
從上述案例可知，雖然優先權成立與否會影響新穎性、創造性之判斷，但在優先權核實時所論的「相同主題」與新穎性比對時所論的「相同主題」並不能一概而論。從上述最高法院的論述看來，優先權核實時所論的「相同主題」更強調需遵照一權利要求所要求保護的技術方案是否能從優先權案的記載內容「直接、毫無疑義地得出」的判斷標準，而前述判斷標準恰與「專利文件的修改是否超出原記載內容的範圍」之判斷標準更一致。

參考資料： (2021)最高法知行終344號行政判決書。