談專利法修正草案中對非真正申請權人之專利舉發
2025.04.17
SHARE
一、 前言
經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於民國（下同）113年9月11日在官方網站預告「專利法部分條文修正草案」（下稱第1稿修正草案），同年11月4日辦理公聽會，接受各界之建議，智慧局於114年3月21日在官方網站又公告「專利法部分條文修正草案」第2稿（下稱第2稿修正草案），將於同年4月17日舉行修正案之公聽會，爰就前揭專利法修正草案中對非真正申請權人之專利舉發，提出個人淺見。
二、 第1稿修正草案
按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」為專利法第5條所明定，而真正專利申請權人被他人冒名用申請專利者，可依專利法第71條第1項第3款「專利權人為非發明專利申請權人」之事由，提起舉發撤銷該專利權，再依第35條第1項規定就相同發明提出申請案，以取得專利權。而第1稿對專利申請權歸屬之爭議，在草案中刪除前揭專利申請權歸屬之舉發事由，真正權利人應透過民事訴訟、調解或仲裁等程序，解決專利權歸屬之爭議，亦即刪除現行專利法第71條第1項第3款、第2項及第35條之規定，而在第10條增訂暫停審查之程序、並新增名義上之專利權人在專利權歸屬之爭議程序（調解、仲裁或民事訴訟）確定前，拋棄專利權者，無效之規定（第1稿修正草案第69條第2項、第140條第2項）。
三、 第2稿修正草案
針對專利權歸屬之爭議，仍然維持行政、民事雙軌之救濟途徑，只是在實務上專利申請權或專利權歸屬之爭執，因為不僅限於僱傭關係而己，例如繼承、承攬、出資聘請研發或假冒名義等，現行規定未予涵括，現行條文第10條之「雇用人或受雇人」則修正為「專利申請權及專利權之歸屬有爭執」之用語，放寬得申請變更權利人名義之權利歸屬爭議形態，為防範名義專利權人於真正專利權人救濟期間，故意向專利專責機關拋棄系爭專利權，增訂第69條第2項、第140條第2項之無效規定，做為配套措施。（修正條文第10條、第69條、第140條及第141條）。
四、修正草案之管見
1、有一件因離職員工將原雇主之生產流程與機器設備相關技術，向智慧局申請取得專利之確認專利權纏訟案件，智慧財產及商業法院以112年度民專上更一字第4號為雇主勝訴判決，確認該案系爭之兩件專利之專利申請權為雇主所有，而離職員工應移轉該案系爭之兩件專利權予雇主。其判決有引用最高行政法院89年度判字第1752號判決意旨，認為專利權歸屬之爭議屬私權爭執得循民事訴訟途徑請求救濟。另參酌智慧局網站112年3月9日之專利法修正草案已經刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定，而應循民事途徑解決爭議，因此，判決認為「系爭專利真正申請權人於民事訴訟中除得請求確認其為真正申請權人之外，並得依不當得利之規定，請求冒充申請人將系爭專利權移轉予上訴人，以徹底解決專利權歸屬之爭議。」然最高法院113年度台上字第1981號民事判決，將前開二審判決關於命上訴人移轉專利權，及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院，其理由略為：依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，主張權利之雇用人，僅得依專利法第35條第1項規定，於該專利案公告後2年內，依同法第71條第1項第3款「發明專利權人為非發明專利申請權人」規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明、新型申請專利。否則，即無從以真正申請權人之資格再行申請專利，進而取得專利權。
2、智慧局在第1稿修正草案之公聽會上，爰引最高行政法院89年度判字第1752號判決及智慧財產法院101年民專上字第2號之判決，在實務上智慧局就專利權歸屬之爭議，很難如法院可為實質調查其真實之權利歸屬，故在草案中刪除前揭專利申請權歸屬之舉發事由，讓真正權利人透過民事訴訟、調解或仲裁等程序，解決專利權歸屬之爭議。智慧局公告之第2稿修正草案，是否受前揭最高法院判決之影響而改變修法方向?另若依第1稿修正草案之內容，請求冒充申請人將專利權移轉予真正權利人，即無從以真正申請權人之資格再行申請專利，進而取得專利權。茲有疑義者，乃真正申請人依現行專利法第35條第1項規定，就相同發明申請專利者，則在原先公告之專利說明書所揭露之技術內容範圍內，可否擴大或變更專利範圍？若可以，現行專利法第35條第2項規定「依前項規定申請之案件，不再公告。」（因前該專利所揭露之技術前已依法公告，並無再為公告之必要。）依法不再公告，則公眾又如何知悉再行申請專利案之申請專利範圍？（雖有第59條專利效力所不及之事由），若不可以擴大或變更專利範圍，則假如真正申請權人就原先專利案之申請專利圍「很有意見」者，僅是達到請求冒充申請人將系爭專利權移轉之效果而已，又如何保障真正申請權人之權利？筆者淺見以為：對非真正申請權人之專利舉發，攸關實質權利調查，檢閱文書資料、訊問證人、函調資料等事項，智慧局在權責上並不易進行，因而較傾向於第1稿修正草案，刪除前揭專利申請權歸屬之舉發事由，真正權利人應透過民事訴訟、調解或仲裁等程序，解決專利權歸屬之爭議，雖然僅是達到請求冒充申請人將系爭專利權移轉之效果而已，並無法重新申請專利，而再界定申請專利範圍，但這是公眾利益與真正申請人利益權衡之取捨。
參考判決：
1.智慧財產及商業法院112年度民專上更一字第4號民事判決
2.最高法院113年度台上字第1981號民事判決
3.最高行政法院89年度判字第1752號行政判決
4.智慧財產法院101年民專上字第2號民事判決
經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於民國（下同）113年9月11日在官方網站預告「專利法部分條文修正草案」（下稱第1稿修正草案），同年11月4日辦理公聽會，接受各界之建議，智慧局於114年3月21日在官方網站又公告「專利法部分條文修正草案」第2稿（下稱第2稿修正草案），將於同年4月17日舉行修正案之公聽會，爰就前揭專利法修正草案中對非真正申請權人之專利舉發，提出個人淺見。
二、 第1稿修正草案
按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」為專利法第5條所明定，而真正專利申請權人被他人冒名用申請專利者，可依專利法第71條第1項第3款「專利權人為非發明專利申請權人」之事由，提起舉發撤銷該專利權，再依第35條第1項規定就相同發明提出申請案，以取得專利權。而第1稿對專利申請權歸屬之爭議，在草案中刪除前揭專利申請權歸屬之舉發事由，真正權利人應透過民事訴訟、調解或仲裁等程序，解決專利權歸屬之爭議，亦即刪除現行專利法第71條第1項第3款、第2項及第35條之規定，而在第10條增訂暫停審查之程序、並新增名義上之專利權人在專利權歸屬之爭議程序（調解、仲裁或民事訴訟）確定前，拋棄專利權者，無效之規定（第1稿修正草案第69條第2項、第140條第2項）。
三、 第2稿修正草案
針對專利權歸屬之爭議，仍然維持行政、民事雙軌之救濟途徑，只是在實務上專利申請權或專利權歸屬之爭執，因為不僅限於僱傭關係而己，例如繼承、承攬、出資聘請研發或假冒名義等，現行規定未予涵括，現行條文第10條之「雇用人或受雇人」則修正為「專利申請權及專利權之歸屬有爭執」之用語，放寬得申請變更權利人名義之權利歸屬爭議形態，為防範名義專利權人於真正專利權人救濟期間，故意向專利專責機關拋棄系爭專利權，增訂第69條第2項、第140條第2項之無效規定，做為配套措施。（修正條文第10條、第69條、第140條及第141條）。
四、修正草案之管見
1、有一件因離職員工將原雇主之生產流程與機器設備相關技術，向智慧局申請取得專利之確認專利權纏訟案件，智慧財產及商業法院以112年度民專上更一字第4號為雇主勝訴判決，確認該案系爭之兩件專利之專利申請權為雇主所有，而離職員工應移轉該案系爭之兩件專利權予雇主。其判決有引用最高行政法院89年度判字第1752號判決意旨，認為專利權歸屬之爭議屬私權爭執得循民事訴訟途徑請求救濟。另參酌智慧局網站112年3月9日之專利法修正草案已經刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定，而應循民事途徑解決爭議，因此，判決認為「系爭專利真正申請權人於民事訴訟中除得請求確認其為真正申請權人之外，並得依不當得利之規定，請求冒充申請人將系爭專利權移轉予上訴人，以徹底解決專利權歸屬之爭議。」然最高法院113年度台上字第1981號民事判決，將前開二審判決關於命上訴人移轉專利權，及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院，其理由略為：依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，主張權利之雇用人，僅得依專利法第35條第1項規定，於該專利案公告後2年內，依同法第71條第1項第3款「發明專利權人為非發明專利申請權人」規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明、新型申請專利。否則，即無從以真正申請權人之資格再行申請專利，進而取得專利權。
2、智慧局在第1稿修正草案之公聽會上，爰引最高行政法院89年度判字第1752號判決及智慧財產法院101年民專上字第2號之判決，在實務上智慧局就專利權歸屬之爭議，很難如法院可為實質調查其真實之權利歸屬，故在草案中刪除前揭專利申請權歸屬之舉發事由，讓真正權利人透過民事訴訟、調解或仲裁等程序，解決專利權歸屬之爭議。智慧局公告之第2稿修正草案，是否受前揭最高法院判決之影響而改變修法方向?另若依第1稿修正草案之內容，請求冒充申請人將專利權移轉予真正權利人，即無從以真正申請權人之資格再行申請專利，進而取得專利權。茲有疑義者，乃真正申請人依現行專利法第35條第1項規定，就相同發明申請專利者，則在原先公告之專利說明書所揭露之技術內容範圍內，可否擴大或變更專利範圍？若可以，現行專利法第35條第2項規定「依前項規定申請之案件，不再公告。」（因前該專利所揭露之技術前已依法公告，並無再為公告之必要。）依法不再公告，則公眾又如何知悉再行申請專利案之申請專利範圍？（雖有第59條專利效力所不及之事由），若不可以擴大或變更專利範圍，則假如真正申請權人就原先專利案之申請專利圍「很有意見」者，僅是達到請求冒充申請人將系爭專利權移轉之效果而已，又如何保障真正申請權人之權利？筆者淺見以為：對非真正申請權人之專利舉發，攸關實質權利調查，檢閱文書資料、訊問證人、函調資料等事項，智慧局在權責上並不易進行，因而較傾向於第1稿修正草案，刪除前揭專利申請權歸屬之舉發事由，真正權利人應透過民事訴訟、調解或仲裁等程序，解決專利權歸屬之爭議，雖然僅是達到請求冒充申請人將系爭專利權移轉之效果而已，並無法重新申請專利，而再界定申請專利範圍，但這是公眾利益與真正申請人利益權衡之取捨。
參考判決：
1.智慧財產及商業法院112年度民專上更一字第4號民事判決
2.最高法院113年度台上字第1981號民事判決
3.最高行政法院89年度判字第1752號行政判決
4.智慧財產法院101年民專上字第2號民事判決
