UPC對FRAND抗辯之態度初探
2025.03.06
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專利制度是為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，而提供創作人在有限時間內可以排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權利，屬於一種「排他權」，能讓專利權人藉由排除他人進入該物品之市場，而獲得合法獨占的權利。在台灣的制度中，排他權在實務上的具體呈現方式是向法院聲請假處分與排除侵害，在美國與歐洲的制度中則是聲請暫時或永久的禁制令(injunction)。
雖然掌握關鍵專利之專利權人能合法地排除其他競爭者實施其創作，但對於正在發展中的關鍵技術來說，若只有單一專利權人能夠實施該創作，將會對科技的進步造成重大阻礙，也不利於消費者之利益。由此，標準制訂組織 (Standard Setting Organization, SSO)，例如國際標準化組織 (ISO)、國際電工協會 (IEC)、國際電信聯盟 (ITU)、歐洲電信標準協會 (ETSI) 等組織，為防止其會員在獲得涵蓋產業標準的專利權後，以壟斷性的手段壓迫其他競爭對手，通常會訂定與該產業標準相關的智慧財產權政策來規範會員，要求擁有標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 的專利權人承諾在提供專利授權時，會遵守FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) 條款，以公平、合理、無歧視之原則來收取合理的專利授權費，將SEP的技術提供給組織成員使用。
惟縱使SEP專利權人承諾遵守FRAND條款，但該條款並未剝奪專利權人針對侵權者向法院聲請禁制令的權利，若SEP之專利權人欲藉由聲請禁制令的手段在專利授權的過程中取得談判優勢、向被授權人收取高昂的權利金，恐被視為濫用市場支配地位，此行為在歐盟境內將導致違反歐盟運作條約 (Treaty on the Functioning of the European Union，TFEU) 第102條關於「企業濫用其市場支配地位的行為應受到禁止，以避免影響成員國之間的貿易」之規定。在此背景之下，在跟SEP有關的專利侵權訴訟中，被控侵權的一方除了主張傳統的專利無效抗辯或者未侵權抗辯之外，也會基於FRAND條款來進行抗辯，主張專利權人濫用其市場地位，藉此對抗專利權人所聲請的禁制令及降低損害賠償的金額。
2011年間，華為技術有限公司（下稱「Huawei」）在德國杜賽道夫法院對中興通訊股份有限公司（下稱「ZTE」）提出專利侵權訴訟，主張ZTE侵害Huawei擁有的SEP專利權，要求法院核發禁制令；ZTE則主張Huawei違反FRAND條款，並表示己方有意願(willing) 在FRAND的授權原則下進行授權談判，故Huawei聲請禁制令的行為是濫用市場支配地位。而由於德國聯邦最高法院 (Bundesgerichtshof, BGH) 在2009年所建立之競爭法抗辯原則與歐盟執行委員會 (European Commission, EC) 在2014年所提出之如何認定是否違反TFEU第102條的見解有所不同，故德國杜賽道夫法院整理了相關問題要求歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 釋疑。2015年7月16日，歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 在統整了德國杜賽道夫法院所提出的問題後，針對「已經對標準制訂組織承諾會依FRAND授權原則進行授權之SEP專利權人，在怎樣的情況下，可以聲請禁制令救濟而不會違反歐盟競爭法？」給出一般性的答覆與指導。
後續EC更進一步基於CJEU在Huawei v. ZTE案中所建立的判斷步驟，先在2017年11月29日發布「執委會向各機構通知關於說明歐盟對於標準必要專利的處理方式(Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents)」，希望日後與SEP相關之議題的處理方式都能具有一定的透明度及可預測性，以供相關業界參考。接著再於2023年4月27日公布為SEP提出立法草案，預計建立一平衡框架，為SEP之透明度訂定基準，歐洲議會 (European Parliament) 於2024年2月28日批准了修改後的草案，目前尚待歐盟相關單位的進一步協商。
而統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 自2023年6月1日開始正式運作以來，其對於有FRAND爭議之SEP案件的立場始終令人存在懸念。直到2024年11月22日，位於德國的曼海姆地方法院 (Local Division) 針對相關議題做出了第一件判決，認為Panasonic控股株式會社（下稱Panasonic）所持有之涉案SEP的專利權有效且被OPPO廣東移動通信有限公司（下稱OPPO）所侵權，並核准Panasonic所請求之對OPPO核發的跨境禁制令。緊接著在2024年12月18日，同樣位於德國的慕尼黑地方法院也做出了第二件判決，核准專利權人Huawei請求對網件有限公司（下稱Netgear）核發的跨境禁制令，以及要求Netgear從市場上撤回侵權產品。從目前的兩件判決來看，UPC在判斷是否違反FRAND條款方面，為了符合UPC協議第21條「UPC作為締約成員國的共同法院和司法系統的一部分，應與CJEU合作，以確保聯盟法律的正確適用和統一解釋」之規定，大致上仍是基於CJEU在Huawei v. ZTE案中所建立的判斷步驟，但在細節方面則有自己的看法。
首先，關於SEP專利權人應發出侵權通知的部分，CJEU認為SEP專利權人向專利實施者發出的侵權通知必須要指出專利實施者侵害了哪一個專利，並且具體說明其如何侵害該SEP。但曼海姆與慕尼黑地方法院都認為這樣過於形式化，認為SEP專利權人只要有發送包含涉案專利之侵權對照表的SEP清單即足以滿足此要求。
另關於專利實施者應表達FRAND協商之意願的部分，CJEU認為SEP專利權人必須提出書面並具體符合FRAND授權原則之授權條款的提議，尤其內容應指出權利金費率與其計算方法，無論是否接受SEP專利權人的提議，專利實施者都必須即時回應 (diligently) SEP專利權人，如果專利實施者在過程中沒有具體即時回應、沒有符合誠實信用原則或是使用拖延技巧，SEP專利權人可以聲請禁制令救濟，而不會違反歐盟競爭法。曼海姆與慕尼黑地方法院則認為應考量雙方在談判期間的實際行為來評估意願，而不應只看是否發出意願聲明 (declaration of willingness)。
此外，曼海姆地方法院還明確確認UPC對FRAND抗辯之案件具有管轄權，其指出，依據UPC協議第32(1)(a)條之規定，UPC對實際侵權或威脅侵權的訴訟以及相關的辯護聲明，包括與許可有關的反訴，擁有專屬管轄權，且不僅包括與現有專利許可有關的爭議，還包括目的欲達成許可的行動。
曼海姆和慕尼黑地方法院做出的實質FRAND判決首次讓人們得以窺探UPC可能如何處理與FRAND有關的事項，相較於CJEU所建立的判斷步驟，UPC似乎更傾向於建構自己的實務做法，然而，如前述之UPC協議第21條的規定，UPC應與CJEU合作，以確保聯盟法律的正確適用和統一解釋，由於目前UPC的處理方式與CJEU和EC所預計建立的框架有所衝突，未來仍需將相關問題提交給CJEU釋疑，才能有助於SEP專利權人和專利實施者釐清應如何遵守Huawei v. ZTE案所建立的判斷步驟，因此後續的發展為何，實值得大家持續關注。
資料來源：
1. Court of Justice of the European Union (CURIA), Case C-170/13 - Huawei Technologies, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170/13 (July 16, 2015);
2. Unified Patent Court (UPC), ACT_545551/2023, https://www.unified-patent-court.org/en/node/1267 (November 22, 2024);
3. Unified Patent Court (UPC), ACT_459771/2023, https://www.unified-patent-court.org/en/node/1346 (December 18, 2024);
4. European Communication, Communication from the commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583 (November 28, 2017)
5. 經濟部智慧財產局，歐盟執委會於2023年4月27日公布有關歐洲標準必要專利之立法提案，https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-885-923905-2eda8-1.html（(2023年1月5日）
雖然掌握關鍵專利之專利權人能合法地排除其他競爭者實施其創作，但對於正在發展中的關鍵技術來說，若只有單一專利權人能夠實施該創作，將會對科技的進步造成重大阻礙，也不利於消費者之利益。由此，標準制訂組織 (Standard Setting Organization, SSO)，例如國際標準化組織 (ISO)、國際電工協會 (IEC)、國際電信聯盟 (ITU)、歐洲電信標準協會 (ETSI) 等組織，為防止其會員在獲得涵蓋產業標準的專利權後，以壟斷性的手段壓迫其他競爭對手，通常會訂定與該產業標準相關的智慧財產權政策來規範會員，要求擁有標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 的專利權人承諾在提供專利授權時，會遵守FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) 條款，以公平、合理、無歧視之原則來收取合理的專利授權費，將SEP的技術提供給組織成員使用。
惟縱使SEP專利權人承諾遵守FRAND條款，但該條款並未剝奪專利權人針對侵權者向法院聲請禁制令的權利，若SEP之專利權人欲藉由聲請禁制令的手段在專利授權的過程中取得談判優勢、向被授權人收取高昂的權利金，恐被視為濫用市場支配地位，此行為在歐盟境內將導致違反歐盟運作條約 (Treaty on the Functioning of the European Union，TFEU) 第102條關於「企業濫用其市場支配地位的行為應受到禁止，以避免影響成員國之間的貿易」之規定。在此背景之下，在跟SEP有關的專利侵權訴訟中，被控侵權的一方除了主張傳統的專利無效抗辯或者未侵權抗辯之外，也會基於FRAND條款來進行抗辯，主張專利權人濫用其市場地位，藉此對抗專利權人所聲請的禁制令及降低損害賠償的金額。
2011年間，華為技術有限公司（下稱「Huawei」）在德國杜賽道夫法院對中興通訊股份有限公司（下稱「ZTE」）提出專利侵權訴訟，主張ZTE侵害Huawei擁有的SEP專利權，要求法院核發禁制令；ZTE則主張Huawei違反FRAND條款，並表示己方有意願(willing) 在FRAND的授權原則下進行授權談判，故Huawei聲請禁制令的行為是濫用市場支配地位。而由於德國聯邦最高法院 (Bundesgerichtshof, BGH) 在2009年所建立之競爭法抗辯原則與歐盟執行委員會 (European Commission, EC) 在2014年所提出之如何認定是否違反TFEU第102條的見解有所不同，故德國杜賽道夫法院整理了相關問題要求歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 釋疑。2015年7月16日，歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 在統整了德國杜賽道夫法院所提出的問題後，針對「已經對標準制訂組織承諾會依FRAND授權原則進行授權之SEP專利權人，在怎樣的情況下，可以聲請禁制令救濟而不會違反歐盟競爭法？」給出一般性的答覆與指導。
後續EC更進一步基於CJEU在Huawei v. ZTE案中所建立的判斷步驟，先在2017年11月29日發布「執委會向各機構通知關於說明歐盟對於標準必要專利的處理方式(Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents)」，希望日後與SEP相關之議題的處理方式都能具有一定的透明度及可預測性，以供相關業界參考。接著再於2023年4月27日公布為SEP提出立法草案，預計建立一平衡框架，為SEP之透明度訂定基準，歐洲議會 (European Parliament) 於2024年2月28日批准了修改後的草案，目前尚待歐盟相關單位的進一步協商。
而統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 自2023年6月1日開始正式運作以來，其對於有FRAND爭議之SEP案件的立場始終令人存在懸念。直到2024年11月22日，位於德國的曼海姆地方法院 (Local Division) 針對相關議題做出了第一件判決，認為Panasonic控股株式會社（下稱Panasonic）所持有之涉案SEP的專利權有效且被OPPO廣東移動通信有限公司（下稱OPPO）所侵權，並核准Panasonic所請求之對OPPO核發的跨境禁制令。緊接著在2024年12月18日，同樣位於德國的慕尼黑地方法院也做出了第二件判決，核准專利權人Huawei請求對網件有限公司（下稱Netgear）核發的跨境禁制令，以及要求Netgear從市場上撤回侵權產品。從目前的兩件判決來看，UPC在判斷是否違反FRAND條款方面，為了符合UPC協議第21條「UPC作為締約成員國的共同法院和司法系統的一部分，應與CJEU合作，以確保聯盟法律的正確適用和統一解釋」之規定，大致上仍是基於CJEU在Huawei v. ZTE案中所建立的判斷步驟，但在細節方面則有自己的看法。
首先，關於SEP專利權人應發出侵權通知的部分，CJEU認為SEP專利權人向專利實施者發出的侵權通知必須要指出專利實施者侵害了哪一個專利，並且具體說明其如何侵害該SEP。但曼海姆與慕尼黑地方法院都認為這樣過於形式化，認為SEP專利權人只要有發送包含涉案專利之侵權對照表的SEP清單即足以滿足此要求。
另關於專利實施者應表達FRAND協商之意願的部分，CJEU認為SEP專利權人必須提出書面並具體符合FRAND授權原則之授權條款的提議，尤其內容應指出權利金費率與其計算方法，無論是否接受SEP專利權人的提議，專利實施者都必須即時回應 (diligently) SEP專利權人，如果專利實施者在過程中沒有具體即時回應、沒有符合誠實信用原則或是使用拖延技巧，SEP專利權人可以聲請禁制令救濟，而不會違反歐盟競爭法。曼海姆與慕尼黑地方法院則認為應考量雙方在談判期間的實際行為來評估意願，而不應只看是否發出意願聲明 (declaration of willingness)。
此外，曼海姆地方法院還明確確認UPC對FRAND抗辯之案件具有管轄權，其指出，依據UPC協議第32(1)(a)條之規定，UPC對實際侵權或威脅侵權的訴訟以及相關的辯護聲明，包括與許可有關的反訴，擁有專屬管轄權，且不僅包括與現有專利許可有關的爭議，還包括目的欲達成許可的行動。
曼海姆和慕尼黑地方法院做出的實質FRAND判決首次讓人們得以窺探UPC可能如何處理與FRAND有關的事項，相較於CJEU所建立的判斷步驟，UPC似乎更傾向於建構自己的實務做法，然而，如前述之UPC協議第21條的規定，UPC應與CJEU合作，以確保聯盟法律的正確適用和統一解釋，由於目前UPC的處理方式與CJEU和EC所預計建立的框架有所衝突，未來仍需將相關問題提交給CJEU釋疑，才能有助於SEP專利權人和專利實施者釐清應如何遵守Huawei v. ZTE案所建立的判斷步驟，因此後續的發展為何，實值得大家持續關注。
資料來源：
1. Court of Justice of the European Union (CURIA), Case C-170/13 - Huawei Technologies, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-170/13 (July 16, 2015);
2. Unified Patent Court (UPC), ACT_545551/2023, https://www.unified-patent-court.org/en/node/1267 (November 22, 2024);
3. Unified Patent Court (UPC), ACT_459771/2023, https://www.unified-patent-court.org/en/node/1346 (December 18, 2024);
4. European Communication, Communication from the commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583 (November 28, 2017)
5. 經濟部智慧財產局，歐盟執委會於2023年4月27日公布有關歐洲標準必要專利之立法提案，https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-885-923905-2eda8-1.html（(2023年1月5日）
