Osseo Imaging, LLC為美國第6,381,301號專利、第6,944,262號專利與第8,498,374號專利之專利權人，前述專利涉及一種使用X光射線技術產生掃描物品的斷層掃描和／或密度模型的骨科影像系統。本案被告為Planmeca USA Inc.，其製造與研發一種ProMax3D影像系統，且使用其軟體產生3D模型。專利權人認為被告製造的ProMax3D影像系統侵害其上述專利權，因此向美國德拉瓦州地院提起專利侵權訴訟。

於陪審團審理時，陪審團依據指示必須決定該技術領域中具有通常知識者的必要條件，並被告知該技術領域中具有通常知識者須有電子或電腦工程碩士學位，加上3到5年在使用系爭專利影像診斷方面的工作經驗。在交互詰問中，被告質疑專利權人之專家證人在專利申請時，尚不具有3到5年相關工作經驗，依美國聯邦民事訴訟法第50條(a)請求作出專利無效及未侵權的依法判決 (JMOL)。陪審團之後認定，除’374號專利請求項6以外，對於專利權人所主張侵權項次，被告均構成直接侵權，且也沒有發現專利具無效理由，因此地院隨後駁回被告JMOL的動議，即使被告再次更新其JMOL動議，但仍不為地院所採納，地院認為沒有任何法律上依據主張專家證人必須在專利有效申請日前取得其專家資格，因此最後認定陪審團可自由採信專家證人證詞，無須排除、也無須受到拘束。判決作出後，被告上訴至CAFC。

經CAFC審理後，CAFC注意到被告並非提出Daubert動議，主張專家證人並非該技術領域中具有通常知識者，因此須排除其專家證詞，反而是主張專家證人在專利申請後8至10年才成為該技術領域中具有通常知識者，因此陪審團的裁定不能被專家證人證詞所支持，並且進一步要求應對專家證人增加時間點的最低資格的限制條件。但依據先例，僅要求專家證人至少必須是該技術領域中具有通常知識者，是否對專利範圍解釋、有效性及侵權等爭點具備提供專家證人的資格而已，並無其他限制條件。在本案中，專利權人專家證人已符合該技術領域中具有通常知識者，因此CAFC不認為專家證人在專利申請後8至10年才具有3到5年相關工作經驗，會影響其在侵害分析方面證詞的可靠性。是以，CAFC肯認支持地院的判決，駁回被告的上訴。
 
資料來源：

1.Federal Circuit Declines to Add Timing Requirement to Expert Witness Qualifications, IPO Daily News. September 5, 2024.

2.Osseo Imaging, LLC, v. Planmeca USA Inc., Fed Circ. 2023-1627. September 4, 2024.