作者 王錦寬

一、背景

現行專利法於九十三年七月一日起施行後，專利專責機關在九十五年起即著手研修專利法，其中開放動植物專利、放寬強制授權條件及新式樣制度的變革等，在九十五年均已完成草案擬定及公聽，專利法相關條文之修正大致不會有太大的變化。但關於配合九十七年七月起成立智慧財產權法院之設立擬成立爭議審議組甚至廢除訴願制度等構想，九十七年八月也決定暫時不在本次專利法修正中納入，再審查制度亦將維持。整套專利法之修正，僅剩下因應實務擬通盤檢視現行法規定的修正，在九十七年仍陸續討論中。

專利專責機關在九十七年初提出就實務上應通盤檢討的專利法修正草案（以下簡稱第一版草案），並自九十七年三月七日至四月三日止辦理四場公聽會。九十七年初的四場公聽會對於若干實務問題仍未完成討論及共識，而原在九十五年十二月已完成新型專利制度的規劃修正公聽的草案，專利專責機關在九十七年提出不同的版本。為續行上述實務問題及新型制度修正的討論，智慧局九十七年八月另提出專利法再修正的版本（以下簡稱第二版草案），原計劃在九十七年八月二十六日及八月二十八日舉辦兩場公聽會，完成與實務界溝通的工作。

九十七年八月的兩場公聽會，並未完成預定進度，也未進入新型相關修正的討論，將擇期另行召開公聽會繼續與外界溝通，惟截至九十七年十二月初，尚未訂定具體的日期，本文就分割及修正實務之專利法修正草案，說明如后。

二、關於分割申請案

現行專利法第三十三條針對分割案之規定，第一版草案中，原對於現行條文並未更動，僅增列第三項「分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

依第一版草案限制分割申請案的內容，主要係因分割案得援用原申請案之申請日，變動後之記載內容若允許新增事項，將影響其他申請人之權益，因此增列第三十三條第三項明定分割申請案的內容不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

第二版草案就現行專利法第三十三條對分割申請案以下三點的規定，僅作條文文字修正，實質內容並未改變，包括(1)分割申請案申請的時點，應於再審查審定前（第二版草案第三十三條第二項第一款）；(2)分割申請案仍准援用原申請案之申請日及優先權日（第二版草案第三十三條第三項）；以及(3)分割申請案應就原申請案已完成的程序續行審查等（第二版草案第三十三條第五項）。

第二版草案，對於現行專利法第三十三條主要增列以下修正內容：
(1)放寬申請分割時點之限制：
增列第三十三條第二項第二款，第二版草案第三十三條第二項內容為：「前項分割申請應於下列各款之期間內為之：一、原申請案再審查審定前。二、原申請案核准審定後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。」
按實務上，申請人無從得知原申請案審查結果何時發出，本次專利法修正，增列申請分割案的時點，申請人於初審核准審定後，始發現其發明內容有分割之必要，仍可申請分割，惟應注意：
a.上述修正條文第三十三條第二項第二款但書規定．呼應修正後之第三十三條第二項第一款內容，放寬申請人於核准審定後仍得提出分割申請之時點，僅限於初審審定核准案件。
b.原申請案一經核准，申請人於核准審定後三個月之期間內，均得隨時申請繳費領證，並經公告取得專利權。我國本次專利法修正，明確採日本實務，故申請人於初審核准審定後始提出分割申請者，應於三十日內為之。
(2)分割申請案內容之限制： 
增訂第四項：「分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」，這項增訂與第一版草案的內容相同，均用以限制分割申請案的內容，以免分割案無端擴大內容並援用原申請案之申請日而影響其他申請人之權益。依此項內容及公聽會時的詢答，原申請案內容揭露的任一部份，均可作為分割申請案主張為其專利之範圍。
(3)原申請案核准後始申請分割的程序規定
增訂第六項：「依第二項第二款規定所提之分割申請案，續行原申請案審定前之審查程序；原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。」
a.依第二版草案第三十三條第五項及現行專利法第三十三條第二項規定，分割申請案應就原申請案已完成之程序續行審查。換言之，若分割申請案於再審查審定前提出申請，分割申請案提出後將不會依初審審定的流程審理，將依原申請案的再審查程序處理。惟因修正草案放寬於原申請案初審核准審定後三十日內仍可申請分割案，依新增第六項前段的規定，分割申請案之審查程序當復依原申請案初審審定前之審查程序為之；若原申請案於初審審定前已進行之審查程序，如於分割案亦有適用時，將使分割案之審查不致因重複相同之處理程序造成延宕。
b.當分割申請案的提出係基於原申請案初審核准審定的結果，新增之第六項後段規定，原申請案既經核准審定，自不應受分割申請之影響，故原申請案之核准公告，仍應依原核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。由於此處的規定，原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式並不因分割而有變動，將來分割申請案提出後，就原申請案核准的內容必將同時進行調整，其為「修正」或「更正」，調整後的原申請案內容與分割案內容如何避免重疊之認定與原申請案內容是否再公告等，均待日後實務的印證。

三、關於補充、修正

現行專利法條文對於申請人得自行申請補充、修正說明書或必要之圖式，設有申請日起第十五個月內為之等種種限制，本次針對專利法第四十九條的相關修正，取消原各項補充、修正的限制，立意良好，對誤譯訂正範圍的擴大也是美意一樁。但在第一版草案中另設有第二次以上審查意見通知時，大幅限制可補充、修正的範圍，以及第二版草案提出「最後通知」之後，申請人主動提出補充、修正的時機及內容，均有限制。以下茲就第二版草案第四十九條第四項、第五項及第七項內容，介紹如下。
(4)申請人主動提出補充、修正時機與審查意見書發出的期限間的關係
第二版草案第四十九條第四項：「專利專責機關依第四十四條第二項或第四十六條第二項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正說明書、申請專利範圍或圖式。」
a.專利法第四十六條在第一版或第二版草案均未納入修正，惟第四十四條在第一版草案中增列第二項，其內容為：「專利專責機關為前項之審定前，應通知申請人」。第一版草案此處的新增內容，配合現行第四十六條第二項內容：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」，在初審及再審查案件均可落實行政程序法第一百零二條之規定。
b.第二版草案，關於第四十四條第二項的內容再度修改為：「專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復。逾限未申復者，逕依原通知內容為不予專利之審定。」
c.依第二版草案第四十九條第四項內容，申請人主動提出之修正申請，雖已刪除現行條文修正時點之限制，於專利專責機關發給審查意見通知書前均得為之，惟於初審或再審查之審查意見通知書核發後，申請人提出補充、修正之次數雖無限制，但僅得於審查意見通知書所載之指定期間內提出修正。
(5)發出「最後通知」之後，縮減可補充、修正的範圍 
第二版草案第四十九條第五項：「申請專利範圍之修正，於專利專責機關為最後通知後，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」這項規定，除了第一款以外與現行專利法第六十四條更正的範圍相同，事實上更與本次專利法第六十四條修正草案的可以更正的範圍相同。由於專利專責機關所為「最後通知」之後，申請人可以補充、修正的範圍，受到相當的限制。關於何謂「最後通知」，專利專責機關表示：
a.申請案於專利專責機關發給第一次審查意見通知書後，在個案上通知申復或修正不以一次為限，容有二次以上，但亦不可漫無限制，惟通知之次數無法明定，又為避免申請人一再修正延宕審查程序，爰賦予審查人員就個案具體情形予以判斷，如為其申請案審查意見最後通知，審查人員將於通知之格式上載明其為最後通知，該通知之指定期限屆止後，其申請案將作成審定書。
b.在實務上，申請案已發給審查意見通知書後，如申請人所提出之申復或修正內容有部分為審查人員所接受，而仍有部分無法克服先前審查理由或修正後有其他不准專利之情事，須再進一步修正時，審查人員會再發給通知，惟為避免延宕審查程序，或審查人員認為有限縮修正範圍之必要時，將會依前述說明之格式發給最後通知。但如申請人收到審查意見通知書後，未提出申復或修正或其所提之申復或修正完全無法克服先前審查理由者，此時再為通知並無實益，審查人員將逕予審定不再發給通知，因此，最後通知係於其申請案有必要再為通知時所發給，未必每件申請案均會發給最後通知，是否發給將由審查人員依個案情形具體認定之。
將來發給審查意見通知後，申請人僅得於通知期限內修正，本次修正設定時限限制，其目的在於避免審查人員重行檢索，延宕審查時程。
實務上，若申請人於收到審查意見通知後提出大幅變動之修正，因其修正係於通知期限內提出，勢必仍將受理其修正；但於超出通知期限後提出者，依上述之規定，專利專責機關為避免審查人員重行檢索，延宕審查時程，將不受理其修正。至於，如逾限提出之修正，不須再重行檢索，或係對應審查理由，或僅為形式上之小錯誤，是否能而為審查人員接受者，將是實務可能產生的爭端。

四、結語

現行專利法的修正幅度可能為歷來最大的一次，九十七年三月的四場公聽會未完的部份，原可望在八月加開的公聽會完成，但因就上述分割申請及補充、修正條文專利專責機關又另提新的修正版本，尤其在八月二十八日第二場公聽會中，討論熱烈，可惜相關爭點遲無法及時定奪。另，原擬改變的再審查制度，九十七年八月後又確定維持，上述相關條文在再審查適用的情形勢必造成條文再次的修訂。