作者 阮威立

在我國，過去談及如何加快發明專利申請案的實體審查一般僅限於公開後如有非專利申請人為商業上之實施者，智慧局得依申請優先審查之(註一)；或是逾智慧局所訂定的「專利各項申請案件處理時限表」(註二)，申請人去函催審或甚而提起行政救濟。若無上述理由之一，一般申請案是很難達到加快實體審查的目的。

但自98年 1月1日起，智慧局試辦一項創新的便民服務之方案，亦即為「經濟部智慧財產局發明專利加速審查作業方案」。此方案先經前年12月26日的說明會說明，當時尚稱為「經濟部智慧財產局發明專利加速審查作業要點」，而在說明會後旋即於前年12月31日公佈試辦一年。

經濟部有鑒於多個國家之間已簽訂雙邊專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，PPH）計畫來避免審查工作的重複並且加快審查過程，並且為了提供在我國的發明專利案申請人可享受到類似的權益，故於試辦方案中容許發明專利案的申請人可提供外國之對應申請案已經由該外國專利局實體審查而核准的資料供智慧局參考，而智慧局基本上將在相關文件齊備後6個月內發出審查結果通知。

據智慧局統計資料，該試辦方案在去年一整年提出加速審查申請案計有893件，其中本國申請人佔532件，外國申請人佔361件，其處理之平均時間為52.5天。試辦第一年的量與速度已優於美國與日本的PPH計畫。而台一同期共申請96件，又其中外國人的部份佔90件，約佔智慧局外國人的申請總數361件中之25%，每四件外國人申請加速審查案就有一件為台一所承辦的。 

智慧局鑒於試辦的量與速度成效不錯，確實能提供申請人一個快捷管道，而且可節省其部分行政成本。因此，在試辦快屆滿一年時，智慧局擴大原方案內容，以使得發明專利申請人可更加有彈性運用此方案，因而權益上受到更完整的保障。進而於去年12月7日公告「發明專利加速審查作業方案」修正案將於今年1月1日起生效。依據該修正方案，對於得提出加速審查之事由，除原先之外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者，再擴大下列兩種情形：(一)外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者；以及(二)為商業上之實施所必要者。　以下，將就該修正方案內容做詳細介紹： 

一、適格的申請案： 

此方案僅適用於發明專利申請(再審查)案，而且必須是經智慧局通知即將進行實體審查或再審查後才會受理。而且此方案接受所有審查中的發明專利案件均可提出加速審查之申請，而不限定只有尚未開始審理之案件(即未接獲專利局發出之審查意見通知者)才可以提出申請。

二、必須符合三項事由中之一： 

(一)外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者。
(二)外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者。
(三)為商業上之實施所必要者。
其中所謂「外國對應申請案」的判斷原則為我國發明專利申請案之申請專利範圍中所載發明已揭露於該外國對應申請案之說明書或圖式中。

三、所須檢附文件：

發明專利加速審查申請書1份以及下列依據事由所列出的文件。
(一)外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者：
1.外國專利局已核准公告之申請專利範圍(含中譯本)、或外國專利局之核准通知影本及其即將公告之申請專利範圍(含中譯本)。
2. 外國專利局於審查過程中所核發之所有審查意見通知書及檢索報告(若是沒有檢索報告則無需提供)；若為中文或英文以外者，並應提供中文簡要說明。
3.前述1.申請專利範圍中譯本與向智慧局提出申請案之申請專利範圍間之差異說明。如無不同，則於前述申請書中勾選「無差異免送」即可。
4. 前述2.中指出對應案違反新穎性或進步性之非專利文獻影本(專利文獻無需檢送)。
(二)外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者：
1.美日歐專利局核發之審查意見通知書所依據之申請專利範圍(含中譯本)。
2.美日歐專利局核發之至少第一次審查意見通知書及其之前所得到的檢索報告(包括歐洲專利局主動發出或PCT指定三局所發出之檢索報告)影本；若為英文以外者，應提供中文簡要說明。
3.前述1.申請專利範圍中譯本與向智慧局提出申請案之申請專利範圍間之差異說明，如無不同則於申請書中勾選「無差異免送」即可。
4.前述2.所檢附的審查意見通知書及檢索報告中，若有引證文獻指出該對應案違反新穎性或進步性者，申請人須說明本申請案具可專利性之理由。
5.前述4.之引證文獻若包括非專利文獻，應檢送該非專利文獻影本(專利文獻無需檢送)。
(三)為商業上之實施所必要者：
能夠說明申請人商業上實施必要之相關證明文件，例如已洽談授權契約、廣告目錄等。 

四、審查結果通知時程： 

申請人齊備相關文件後，智慧局依據事由的不同而分別規劃以下預計可發出審查結果通知的時程，但實際審查時間得另視申請案件所屬技術領域而定。

(一)外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者：
相關文件齊備後6個月內發出審查結果通知。
(二)外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者：
1.我國與外國申請案的申請專利範圍無差異者，相關文件齊備後6個月內發出審查結果通知。
2.我國與外國申請案的申請專利範圍有差異者，相關文件齊備後9個月內發出審查結果通知。
(三)為商業上之實施所必要者：
相關文件齊備後9個月內發出審查結果通知。

五、其它可送的文件：

(一)外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者：
申請人可一併提出任何其認為有利於智慧局加速審查之文件，例如：申請人向外國專利局提出之申復文件，或若有引證文獻指出對應案違反新穎性或進步性時，申請人可說明本申請案具可專利性之理由。
(二)外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者：
申請人可一併提出任何其認為有利於智慧局加速審查之文件，例如：申請人申復外國專利局之申復文件、第二次或之後之審查意見等。

六、不得作為加速審查依據之事由：

若智慧局審查人員已經對該申請案核發過審查意見通知，要求申請人限縮其申請專利範圍，且申請人亦已進行限縮，致該案修正成較狹窄之申請專利範圍者，為避免浪費行政成本，申請人不得以外國核准範圍較國內申請案已修正之申請專利範圍大之外國案核准文件，為加速審查之依據。

七、智慧局所提供之舉例的撰寫格式： 

(一)外國對應案與向智慧局提出申請案之申請專利範圍之差異說明

 

(本國申請案)第951xxxxx號申請案現行申請專利範圍項次	(外國對應申請案)US xxxxxxxB2申請專利範圍項次	對應本國案之差異說明
1-3	無	外國對應案無對應請求項
4(獨立項)	1(獨立項)	內容相同
5	2	內容相同
6(獨立項)	3(獨立項)	本案第6-8項合併後相當於對應案第3項
7
8
9	4	相當於對應案第4項依附至第3項之內容
無	5	本案無請求
10(獨立項)	6(獨立項)	對應案於基質前加入「乾燥」二字
11(獨立項)	7(獨立項)	本案較對應案增加「視情況旋轉」之敘述
12(獨立項)<申請專利範圍內容>	8(獨立項)<申請專利範圍內容>	差異內容如劃線部分所示。(申請專利範圍內容差異較多時，建議以此方式呈現)
13	9	相當於對應案第9項之附加技術特徵依附至本案第12項

 

(二) 具可專利性之理由
(新穎性) 本案請求項第1項獨立項所述裝置，其在側踏板底部設有軌槽，而引證1<文件編號>中揭示之裝置則無此軌槽之設置，故本案申請專利範圍第1項所請裝置相較於引證1具有新穎性。
(進步性) 本案請求項第1項，與引證2<文件編號>相較，其差異在於<簡述本項與引證1技術特徵之差異>，且<簡述對於本項所屬技術領域中具通常知識者而言非能輕易完成之理由>，故本請求項相較於引證2，非為該發明所屬技術領域中具通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成者。

此修正方案的內容無論在深度與廣度上都比試辦方案複雜，以下僅就兩個方面提出個人粗淺的看法。

一、修正方案與試辦方案的差別是否僅在於擴大上述的兩個事由：

仔細比較修正方案的事由一與試辦方案兩者所需的文件後可看出，修正方案的事由一必須檢附的文件多了外國專利局於審查過程中所核發之所有審查意見通知書及檢索報告(若是沒有檢索報告則無需提供)、若為中文或英文以外者，並應提供中文簡要說明、以及審查過程中指出對應案違反新穎性或進步性之非專利文獻影本。
從上述所增加要求的文件不難看出，智慧局確實欲做到獨立審查的精神；況且此項服務是不須繳交任何規費的便民措施，看來申請人只好多加配合。

二、主動修正的問題：

發明專利申請案的申請人在實審階段中最常遇到的問題就是無法做主動修正，此問題同樣發生在欲請求加速審查的申請人身上，而且無論新舊方案均同樣存在。
依據智慧局在2008年年底的「加速審查說明會彙整表」(註三)第8點，『申請人請勿逕自在違反專利法第49條相關規定之時點送入修正本，應該等待審查人員寄發審查意見通知函後，再行提出補充修正』。另外，依據智慧局在2009年年底的「公聽會各界意見及研復結果彙整表」(註四)第5點，『本局現行作業中並無接受「擬修正本」之規定，故申請人仍須依方案內容檢送其外國對應案申請專利範圍與本國申請案現有申請專利範圍之差異說明，而本局審查人員於審查後，若判斷該外國對應案申請專利範圍無不予專利事由，可依職權通知申請人提出修正本，以減化行政作業流程』。 因此，實務上加速審查的申請人想在非專利法第49條相關規定之時點送入修正本，大多為兩種做法：一是表達欲主動修正的意願，請求智慧局來函
通知修正，故只能在加速審查的申請書上勾選該欄位，但不呈送(或呈送擬修正本)；另一則是勾選該欄位且呈送修正本，當然智慧局會做出不受理修正的處分，並且留下一份作為審查上的參考。
在本文前言提到，智慧局平均52.5天即可發出審查結果通知。但對於上述狀況的案件而言，發出的審查結果通知書所依據的申請專利範圍版本通常是修正前的版本，而非申請人所要的，想當然此審查結果對申請人而言，其實意義不大。
當然，此主動修正的問題可能可藉由將來專利法修法後來部份解決。但在此之前，除了「公聽會各界意見及研復結果彙整表」第5點『本局審查人員於審查後，若判斷該外國對應案申請專利範圍無不予專利事由，可依職權通知申請人提出修正本』之外，智慧局似另可做較便民的做法，亦即，在收到上述有表達欲主動修正的意願或是附有非專利法第49條相關規定之時點送入的修正本之加速審查的申請書後，即來函通知申請人進行修正。此項做法實務上已看到有些案件採納，但若能廣泛採用的話，則智慧局其實不須先花時間來審查不是申請人所要的版本。尤其將來的事由一與二會常常有對應案先遭核駁再進行修正來克服該核駁的情事，若智慧局不早採納申請人所要的最後修正版本，反而要多花時間先核駁原始版本且通知申請人申復，之後可想見的是申請人還是要做申復與最後版本的修正，這一來一回之間無形中浪費了時間與成本，也有些扼殺加速審查的美意。

儘管此修正方案在與試辦方案為同一事由時要求較多文件並且仍然受限現行專利法第49條相關規定，但其增加兩項可申請加速審查的事由確實是對於外國對應案仍在審查中而尚未獲准者或是申請人的發明欲商業上實施者帶來便利，而且智慧局在事由一與二的情況下或多或少可節省行政成本且稍解積案壓力，可樂觀的預見此將是一項多贏的政策。

附註：

註一：現行專利法第三十九條。
註二：97年1月10日公告修正。
註三：智慧局97年12月31日專利佈告欄『「經濟部智慧財產局發明專利加速審查作業要點(草案)」暨相關事宜說明會各界意見及本局回應彙整表』。
註四：智慧局98年12月7日專利佈告欄『「發明專利加速審查作業方案」修正案將自99年1月1日生效』。