作者 丁鈺蒲

壹、前言

凡具有商標識別性、足以表彰商品或服務來源之標識，得取得商標權之保護。隨著自由經濟之發展、專業分工及對於獨特性之追求，個人品牌的誕生乃時勢所趨。當設計師以自己的姓名作為品牌名稱時，其姓名除了為固有之人格權外，亦多了財產權之性質，該姓名之保護的範圍、界限，將隨該權利之性質而有所調整。

貳、JA APPAREL CORP. V. ABBOUD訴訟案事實概要

一、背景事實

約瑟夫·阿布德（Joseph Abboud）是世界知名的流行產業設計師也是慈善家，其在這兩個領域已獲得無數榮譽與獎項。西元1987年起，約瑟夫·阿布德自美國專利及商標局取得「Joseph Abboud」商標之註冊。約瑟夫·阿布德擁有兩間公司，分別為犬牙公司（Houndstooth Corp.）及鯡骨創意服務公司（Herringbone Creative Services, Inc.）。

JA服飾公司於西元1988年設立，其係犬牙公司及GFT國際公司（GFT International B.V.）之合資企業，其在約瑟夫·阿布德的授權之下，主要從事「Joseph Abboud」商標產品之製造及行銷。西元1996年，GFT國際公司買下犬牙公司所持有之所有JA服飾公司的股份，成為單一股東，約瑟夫·阿布德遂簽署新的授權契約予JA服飾公司。

西元2000年，約瑟夫·阿布德及犬牙公司與JA服飾公司簽訂契約，分別是買賣契約（Agreement of Purchase and Sale）及為期7年的個人服務契約（Personal Services Agreement）。有關買賣契約，約瑟夫·阿布德將其部分公司資產及所有商標權以6550萬美元賣出（註一）；有關個人服務契約，約瑟夫·阿布德前五年需當JA服飾公司之名譽董事長，提供品牌設計及行銷的主意，後兩年不得從事任何競業行為。

西元2007年，前開服務合約屆期，西元2008年秋，約瑟夫·阿布德推出新的男裝品牌「JAZ」並用個人名義打廣告，於是JA服飾公司便於紐約南區聯邦地區法院（Southern District of New York）對約瑟夫·阿布德及犬牙公司提出告訴，主張其違約（breach of purchase agreement）、侵害商標權（trademark infringement）、不實來源標示（false designation of origin）、不公平競爭（unfair competition）、商標淡化（trademark dilution）及虛偽不實的交易行為（false and deceptive trade practices），有違蘭哈姆法案（Lanham Act）及州法（state law）。被告則對原告提出反訴，主張其不實薦證廣告（false endorsement）、不實廣告（false advertising）、侵害公開權（註二）（violation of right of publicity）、虛偽不實的交易行為、不公平競爭，有違蘭哈姆法案及州法。

二、法院審理歷程

在紐約南區聯邦地區法院審理本案過程中，兩造均主張買賣契約條款是具體明確的；JA服飾公司指出該契約明確移轉約瑟夫·阿布德之姓名權，因為契約標的包含「names」；約瑟夫·阿布德則指出契約明確移轉的標的為附件所列權利，而「names」是「商標」的同義複詞，且其在商業上使用自己的姓名於行銷材料上應屬「描述性合理使用」。地區法院認同原告之主張，駁回約瑟夫·阿布德之抗辯，並判決永久禁止約瑟夫·阿布德使用自己的姓名來銷售、行銷、促銷商品或產品。

被告不服，上訴至美國聯邦第二巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Second Circuit），上訴法院認為前開買賣契約關於約瑟夫·阿布德是否出賣自己所有關於姓名之商業使用權，容有疑義，蓋其條款並不清楚明確，是故其廢棄原審判決、發回更審。在綜合考量一切情狀及外部證據以探求契約當事人之真意之後，更審法院認定約瑟夫·阿布德並無出賣自己所有關於姓名之商業使用權，惟更審法院發出永久禁制令，禁止約瑟夫·阿布德將「Joseph Abboud」用在「JAZ」商標之商品、包裝、標籤上，且須滿足「描述性、非作為商標、善意」之構成要件方得主張合理使用抗辯。

參、姓名權轉讓如何保護姓名源頭

一、財產權

在美國，個人姓名必須取得後天識別性方得作為商標，個人姓名若未取得後天識別性的話，則僅只是描述性用語。在本國，姓名原則上具有商標識別性，只要非以他人著名姓名、藝名、筆名、字號申請註冊商標（商標法第30-I-13條參照），復無其他不得註冊的情形，原則上可准予註冊。

二、公開權

在美國，公開權究竟屬於財產權益或人格權，容有疑義，部分法院和學者認為公開權是可轉讓的財產權，部分法院和學者認為公開權是不可轉讓之人格權。若作為人格權，公開權為個人與生俱來的權利，係其個人特質之延伸，可以授權，但有些特徵無法轉讓或分割；若作為完全的財產權，就應該可以被轉讓、移轉、分割。而其是否可以成為繼承之標的，各州的看法也不一。

三、轉讓應否有限制

在姓名作為商標此一財產權之情形下，商標權人可自由買賣、移轉，應無疑義。但姓名作為公開權時，其性質具有爭議，一個永久和廣泛的公開權移轉契約可能對讓與人造成重大損失，它損害了姓名源頭發展自己的身份和聲譽的能力。當姓名作為商標時，消費者若對商品服務有負面看法，通常會歸責於該商品服務提供者，而非姓名源頭；在姓名作為公開權時，消費者若對該姓名有負面看法，通常會直接指向本人。在前面的情況發生時，因公開權並未被一併轉讓，故姓名源頭仍可依其公開權採取適當措施。理論上來說，一個姓名的公開權轉讓可能具有商業價值，但其價值與一個人本身有關聯，因此不應完全和永久地讓與無關的人，而應有所限制。

湯瑪斯·麥卡錫（J. Thomas McCarthy）教授認為應透過「部分轉讓理論」來限制公開權之可轉讓性。當受讓人為讓與人控股的公司、受信託之機構或配偶，讓與人方得完全讓與其權利。讓與人須限制受讓人在特定時間、情況之下使用其名字，以免消費者誤認產品是否獲得該姓名源頭之背書。如此一來，能兼顧姓名源頭發展自己的身份和聲譽的權益，以及保障公眾知的權利，無論是在免於被混淆和欺騙或是在有關他們可能購買的產品的準確資訊的知情權。

肆、結論

契約之標的須可能、確定、適法、妥當。在姓名作為公開權時，其若為契約之標的，為避免類似約瑟夫·阿布德與JA服飾公司訴訟案之爭議產生，建議於一開始簽訂讓與或授權契約時，即於契約中明確對於標的做出定義，並參考前開「部分轉讓理論」來特定該標的讓與或授權之時間、範圍，明定該姓名使用上之限制，如此方得保護姓名源頭之發展性以持續提升個人品牌之價值。 

附註：

一、契約條文： Abboud and Houndstooth would, in exchange for the payment to Abboud of $65.5 million, transfer to JA all of their right, title and interest in and to：
(A) The names, trademarks, trade names, service marks, logos, insignias, and designations identified on Schedule 1.1(a)(A), and all trademark registrations and applications therefor, and the goodwill related thereto (collectively the “Trademarks”), together with all causes of action (and the proceeds thereof) in favor of [Abboud and Houndstooth] heretofore accrued or hereafter accruing with respect to any of the Trademarks, and all other Intellectual Property (as hereinafter defined)。 (下略)
二、公開權：指個人，尤其是公眾人物或知名人士，對自己的姓名、肖像及其他類似物的商業性利用行為實施控制或制止他人不公平盜用的權利。