作者 陳鳳英

商標法經於92年修正公布實施後，於96年間又提出修正案，歷經召開多次公聽會、與專家學者的諮詢會議及機關協商後，終在98年11月送交經濟部審查；復於今年3月4日送行政院討論。在此期間，修正條文包含甚多，其中之一與現行實務差異較大者為評定或廢止案提出之人若其據爭商標註冊已滿三年者，應檢送申請前三年之使用證據。

修正草案第五十七條第二項明訂: 「以商標之註冊違反第三十條第一項第十款規定，向商標專責機關申請評定，如據以評定商標之註冊已滿三年，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。」第六十七條第二項明訂: 「以註冊商標有第六十三條第一項第一款規定申請廢止者，準用第五十七條第二項及第三項規定。」

前項評定理由係指：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」而第六十三條第一項第一款則規定：「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」 該二條款之適用要以系爭商標與據爭商標間因使用於相同或類似商品或服務時，有致相關消費者混淆誤認之虞。

由於申請商標註冊時，不以商標已於市場上實際使用為要件，惟兩造商標是否會在市場上會造成混淆，應回歸兩造商標在市場上實際使用情形加以判斷，始符合商標保護必要性。參考歐盟共同體商標條例第五十七條第二項、英國商標法第四十七條第二Ａ項、德國商標法第五十五條第三項及法國智慧財產權法典施行細則第七一二-一七條等均有類似的規定。

評定案件若據以評定商標註冊已滿三年，依照現行條文第五十七條第一項第二款之規定，本應善盡其註冊商標之使用義務，於市場上實際使用，以維護其商標權。因此，在判斷相衝突商標間是否有致相關消費者混淆誤認之虞時，自應將其市場上實際使用之情形納入考量。此外，實務上常發生申請評定人以未於市場上實際使用之註冊商標為據，主張撤銷已於市場上長久使用且頗具規模之註冊商標，最後甚至排除其註冊之情形，影響工商企業之正常發展，為避免未於市場上使用之商標產生排除他人註冊之不合理的現象，智慧局乃增訂據以評定商標之註冊已滿三年，應檢附申請評定前三年之使用證據或其未使用有正當事由之事證，以資適用。

現行實務，於主張系爭商標註冊有違商標法第二十三條第一項第十三款：「商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊時，據爭商標權人無須強制提出據爭商標之使用資料作為二商標是否構成混淆誤認之虞之依據。因之，可能產生二商標近似且指定使用於相同或近似商品或服務，但一般消費者只知被評定商標而不知據爭商標的情形。如93年訴字第1223號行政訴訟判決是。

茲藉此機會介紹一美國異議案例如下(General Motors Corp. v. Aristide & Co., Antiquaire de Marques)：

通用汽車公司對「 LA SALLE」商標提出異議，其主張之理由為：
1. 異議人早在1927年經由Cadillac汽車部門以”LASALLE”商標使用於汽車商品。其繼續使用至1940年左右。
2. 其後雖未再產製該汽車，但”LASALLE”汽車仍獲青睞，一般消費者亦知該商標與異議人或Cadillac汽車部門有關。
3. 因此，異議人持續產製”LASALLE”汽車零件及授權第三人使用”LASALLE”商標。
4. 雖然異議人自1940年以來未再銷售”LASALLE”汽車，但異議人並未放棄該商標，且不斷在相關的介紹或異議人歷史資料中提及”LASALLE”的相關報導。

從而，系爭商標的註冊將會使消費者混淆誤認及減損異議人的商標信譽。

本案系爭商標為國際註冊延伸之「 LA SALLE」商標，指定使用於汽車，船，摩托車，車體等商品。申請人在其答辯書中亦強調下列事項：
●異議人多次提及其”LASALLE”汽車已有65年未在美國行銷使用。若無使用的情事，其異議的聲明何足視為與本件商標有關？
●異議人既自1940年以來未使用其商標，又如何主張其商標商品受好評？何況異議人亦未提出其商標商品受好評的任何證據！
●申請人於本案申請之前無從得悉”LASALLE”商標。若異議人無法舉出其據以異議商標之註冊，又如何能授權他人使用？
●異議人亦未提出其”LASALLE”汽車目前的使用證據，故其主張缺乏依據，而不足採。

本案異議的爭點在二商標有無混淆誤認之虞的癥結為孰具優先的權利？本件商標申請日為2004年6月7日，但係依國際註冊延伸，故可依該國際註冊的申請日—2003年12月15日作為本案的申請日。

異議人並未指明其商標是否已取得聯邦註冊，但至少須證明其在申請人申請之前享有習慣法的權利。依異議人的主張，其商標在1940年間開始使用，但無日後繼續使用該商標的證據。因此，異議人無法證明其繼續使用或說明其並無放棄該商標之意，甚或有意回復其商標。由是判定異議人放棄其商標。

為此須再論就異議人於1990年間之授權行為是否足以認定其已建立該商標的優先權利。依異議人所提的授權相關證明，可知其與其他四商標一併授權。然而，被授權的商品並無任何商標的標示。因之，該相關文件無法據為”LASALLE”商標確實使用於汽車及其零組件之上，亦無法證明在系爭商標申請之前確有使用之實。

據前述之論述，本案異議人之”LASALLE”商標已在1940年間放棄，其既無回復該商標之意，復未在系爭商標申請之前重建其使用。因此，本異議案應予駁回。

此一美國異議案正可呼應前項修正案。即，據爭商標若無使用之實即難謂他造商標的使用有使消費者產生混淆誤認之虞。

異議人的商標　　　　　　
LASALLE

被異議人的商標
LA SALLE