隨著科技的日新月異，各種專門知識、技術也因著企業與個人發明家持續的創新及研發而得以不斷地充實與發展，為了使辛勤累積的知識可以轉化為具價值的智慧財產，並確保創新、研發的貢獻能獲得合理的回報，除了事先作好智慧財產權的佈局規劃外，當權利人發現其專利權受到侵害時，要如何做好事先的準備？本文以專利權侵權訴訟為主題，摘要整理起訴前需留意之事項，供有興趣的讀者參考。

(一) 蒐證(取得被控侵權物品、侵權行為態樣證明)

1.購買樣品：建議購買被控侵權樣品至少二件或二件以上，其中一件樣品應原封不動，保持原有狀態；另一件樣品作為拆解、分析及製作專利比對分析報告之用。
2.取得銷售單據：如訂單、送貨單、報價單、收據、收款憑證及發票等。儘量確保單據上載有日期、賣方名稱、商品型號、交易數量與金額，用以證明被控侵權人至少有「販賣」被控侵權物品之行為。
3.搜集型錄或行銷資料(包含網路資訊)：型錄或行銷資料通常會提供被控侵權人(製造人或賣方)之公司簡介及被控侵權物品之商品說明等有用之訊息，且可用以證明被控侵權人有「為販賣之要約」的行為。若為網路資訊，則建議委請民間/法院公證人進行公證，以證明網路上確有該等資料之存在。
4.拍攝照片：當被控侵權物品的體積過於龐大、價格過於驚人時，得以拍攝照片的方式作為證據，並用以製作專利比對分析報告。
5.任何其他可以證明被控侵權人有「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」或「為上述目的而進口」被控侵權物品之行為的證據(包含人證)。

如上述證據的取得有困難時，可以向法院聲請證據保全；有需要時亦可委請民間公證人認證；建議儘量使用第三人取得(必要時可為「人證」)。

(二) 侵權行為人身分確認(自然人或法人。如為法人，則以該法人及其負責人兼為被告)

民法第28條及公司法第23條第2項分別規定：「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任」、「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，於被控侵權人為法人者，該法人與其負責人應併列為被告，對專利權人負連帶賠償責任。

(三) 進行專利比對分析並製作報告(瞭解被控侵權物品是否確實構成專利侵權)

由於「侵害與否」為價值判斷，屬於法院之職權，因此不建議稱為「侵害鑑定報告」，而「比對、分析其異同」屬於事實判斷，故稱其為「專利比對分析報告」，較為妥適。專利比對分析報告之岀具及判讀應委由專家(如專利律師或專利師)為之。

(四) 專利有效性評估(評估所據專利是否有被認定為無效的風險)

於專利侵權訴訟中，被控侵權人通常會先提出有效性抗辯，以反擊專利權人的侵權指控。自2008年7月1日起至2014年6月30日止，被控侵權人於智慧財產法院之第一審專利民事訴訟中提出有效性抗辯之比率平均為63.57 %；而於前揭相同期間，智慧財產法院判決專利有效性抗辯成立之比率，各年依序為60.1%、58.2%、63.8%、66.4%、57.6%、62.6%、44.9%(其中80%係以不具進步性，而認定抗辯成立)。由上開數據可知，智慧財產法院成立迄今，專利權有效性抗辯成立比率於2014年上半年雖已大幅下降，惟仍高達四成五左右，且進步性仍為專利權被認定無效之主要原因。有鑒於此，專利權人在提出專利侵權訴訟之前，應充分瞭解相關之先前技術，並審慎評估其所據專利之有效性，以免控告侵權不成，還賠上自己的專利(引自：智慧財產法院統計室資料；林欣蓉法官，「精益求精，更上層樓——我國專利訴訟審理之實證與檢討」，全國律師2014年10月號，頁5-17)。

此外，由於新型專利係採「形式審查」，並未就新型專利申請案進行前案檢索，亦未對其他有效性要件做實體的判斷，是以新型專利的權利狀態有其不安定性。因此若新型專利權人欲主張專利侵權，應先依專利法第115條規定，向智慧財產局申請新型專利技術報告，智慧財產局於進一步比對該專利與其先前技術文獻後，會將其客觀判斷作成新型專利技術報告，以作為新型專利權人行使專利權之依據。請留意，新型專利技術報告內容僅針對新穎性(專利法第120條準用第22條第1項第1款)、進步性、擬制新穎性、先申請原則等要件進行比對，對於其他得撤銷專利權之情事者，則不屬技術報告應處理事項(引自：智慧財產局官網資料)。

(五) 寄發警告信函

1.函文內容：
(1)敘明侵權事實：敘述專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實(例如被控侵權物品於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等)，使受信者足以知悉系爭專利可能受有侵害之事實(註：公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第4點)；另參照智慧財產法院98年度民專上字第54號判決意旨，專利權人之警告信函應指明「系爭產品」與「系爭專利」之內容。
(2)如專利權人所主張者為新型專利，則應依專利法第116條規定檢附新型專利報告。
(3)告知所涉及的法律規定內容。
(4)主張權利：陳述專利權人之要求。通常包括(但不限於)切結不再侵權、登報道歉、賠償費用及／或損失等，有時亦可能包含有授權使用之條件等情形。

2.法律效果：
(1)依專利法第96條及第97條規定，專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償；侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過已證明損害額之三倍。
(2)如侵權行為人收到已指明「系爭產品」與「系爭專利」之警告信函後仍繼續為侵權行為，將構成故意侵權，則依上開規定，專利權人可向侵權行為人請求最高達實際損害額之三倍的賠償金。
(3)又依專利法第98條規定，專利物上應標示專利證書號數．．．；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。因此，即便專利權人未於專利物上標示有專利證書號數，當指明「系爭產品」與「系爭專利」之警告信函一經送達侵權行為人，該信函即可作為上揭法條有關「侵害人明知為專利物」之證據，而無礙於其損害賠償請求權之行使。

3.其他寄發警告信函應注意之事項：
(1)由於新型專利並未進行實體審查，其權利狀態並非確定，已如前述。故為防止新型專利權人以其不確定之權利濫發警告信函，於其進行警告時，依專利法第116條規定有提示新型專利技術報告之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。又，若新型專利權人行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，即便其新型專利權嗣後遭撤銷，就其於撤銷前因行使專利權所致他人之損害，則依專利法第117條但書規定，例外毋須負賠償責任。
(2)按公平交易法第45條，依專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。而有關何謂依照專利法行使權利之正當行為，台灣公平交易委員會訂有「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」，以監督寄發警告信函行為，確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理專利權人濫用著作權、商標權或專利權而不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告信函所造成不公平競爭之情形。依據該處理原則，專利權人應先將被控侵權物品送請專家鑑定(即如上所述之專利比對分析)，取得專利比對分析報告，並應先對被控侵權人(即可能構成侵害之製造商、進口商或代理商)寄發警告信函，以請求排除侵害。否則，若未踐行上揭先行程序而逕發警告信函予其他第三人(如被控侵權人之交易相對人)，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，將構成公平交易法第24條之違反(參照公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第5點)。

(六) 損害賠償請求權之時效規定(務必於時效期間內主張權利)

時效制度的目的在於認為：權利人若長期怠於行使權利，其所形成的權利外觀會使社會產生相當程度的信賴，為維護法律秩序的安定性，於其權利與公益無涉之前提下，應視為權利人因一定時間之經過已拋棄其權利，其權利已不值得保護。又權利人長期不行使權利亦會導致未來訴訟上舉證之困難，與訴訟經濟原則相悖，為免法律關係長久難以確定，並為敦促權利人早日行使其權利，故設立此時效制度，以減少法律紛爭、促進交易和諧。

依專利法第96條第6項規定，損害賠償請求權及發明人姓名表示權受侵害之回復名譽請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。此為專利法有關消滅時效的特別規定。由於專利侵害通常屬繼續性的侵權行為，而在侵權行為持續進行、損害持續發生之情形下，每日均發生新的損害，故應自知悉各日所生新損害之時起，分別計算其消滅時效(參照最高法院95年台上字2480號判決：「加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。」同院95年台上字736號判決、95年台上字1177號判決亦同此見解)。

另依民法第129條規定，上述時效之計算會因為請求(如專利權人寄發警告信函)或起訴而中斷。惟於時效因請求而中斷者，若於請求後六個月內不起訴，視為不中斷；時效因起訴而中斷者，若撤回其訴，或因不合法而受駁回之裁判，其裁判確定，視為不中斷，此有民法第130條及第131條規定可稽。

若專利權人向被控侵權人提出請求或起訴時已罹於時效，被控侵權人得為時效抗辯，以拒絕賠償金額之給付。
   
(七) 管轄法院(務必向具有管轄權的法院提起訴訟)

參照司法院97年4 月24日院台廳行一字第0970009021號令指定智慧財產法院管轄之民事、行政訴訟事件函文，依智慧財產案件審理細則第9條規定，智慧財產之民事案件非智慧財產法院之專屬管轄，智慧財產法院之管轄權僅優先於普通法院之特別審判籍，並非排除普通法院之管轄。因此專利權人對於專利權侵害案件除得向智慧財產法院起訴外，亦得向普通法院起訴。因此，專利權人可以選擇向下列法院起訴：

1.依智慧財產法院組織法第3條第1款規定，依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，智慧財產法院具有管轄權。
2.依民事訴訟法第1條第1項前段規定，訴訟由被告之住所地之法院管轄；若被告為公司法人，設有營業所，則依同法第6條規定，由被告公司法人之營業所所在地之法院管轄。
3.另依民事訴訟法第15條第1項規定，侵權行為得由行為地之法院管轄，故若原告指稱被告係因侵害專利權之侵權行為而起訴，得由專利權被侵害之行為地管轄。最高法院56年台抗字第369號判例謂「所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之」，即實施侵權行為或侵權行為結果發生之處所，均屬行為地。於專利權民事訴訟中，販賣被控侵權物品之所在地，或發出販賣要約之所在地，各該法院均有管轄權。

(八) 當事人簽署委任狀(外國當事人簽署的委任狀須經公認證)

專利權人欲委任律師為自己提起專利侵權訴訟，則必須要簽署委任狀，作為訴狀附件。如專利權人為外國人(含自然人、法人)，則其所簽署之委任狀須另外經公認證。

公證與認證是國家賦予公證人的兩種職權，目的皆在於保障人民的私權，避免糾紛。公證是由公證人證明人民間特定的法律行為(如契約)或私權事實成立或存在，並證明其內容真實性。認證則是由公證人證明某一特定私文書上的簽名確實是由當事人本人所簽，證明形式上的合法。一般而言，對於現在及未來發生的私權事實可以進行公證或認證；對於過去的私權事實則只能予以認證。

私文書(如委任狀)由外國人或居住境外之人作成者，須經該國駐中華民國使領館或經該國授權之機構或經該地區有權機關授權之團體證明(引自：司法院官網資料)。

結語：

此外，為了加強專利權之保護，專利法增訂邊境管制措施(第97之1至97之4條)，供專利權人於發現進口物品有侵害其專利權之虞時，得申請海關先予查扣；又依民事訴訟法第368條規定，當侵權證據有滅失或礙難使用之虞，或就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要時，當專利權人得向法院聲請保全證據或書證；另依民事訴訟法第538條第1項規定，當爭執之法律關係有繼續性，且為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，專利權人得向法院聲請定暫時狀態假處分。

最後，在起訴前尚須備妥應繳裁判費之金額。蓋專利侵權訴訟屬民事訴訟，台灣的民事訴訟制度係採付費制(此與刑事訴訟當事人不需繳納裁判費之情形不同)，專利權人(原告)於起訴時須按「訴訟標的價額」依相關規定之比例計算裁判費及繳納，法院方受理訴訟。所謂「訴訟標的價額」，係指訴訟標的物於起訴時之交易價額，或原告就訴訟標的所有之利益。而依據民事訴訟法規定，裁判費及其他訴訟費用，應由敗訴之當事人負擔，於若部分勝訴、部分敗訴之情況，法院會於判決中載明彼此應負擔之比例。

綜觀上述事項之評估與執行所涉專業甚深，專利權人宜委請熟習相關技術領域之律師及專利師協助辦理，及早做好起訴前應有的專業準備。 

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