美國第9,771,132號專利涉及一種支撐燒烤架的浮體裝置，可以讓使用者能一邊戲水一邊燒烤，其專利權人為Float‘N’Grill LLC（後稱FNG）。FNG於系爭專利核准公告不久後欲擴張其申請專利範圍，故提出系爭專利的再發證申請。
 

於系爭專利再發證申請中，新增加的請求項並未包含系爭專利中的多個磁鐵，該些磁鐵用於將燒烤架可拆卸式地組裝至浮體裝置。取而代之的是，新的申請專利範圍以功能性的方式記載將燒烤架可拆卸式地結合至浮體裝置。審查委員審理後，認為請求項有悖35 U.S.C. § 251，不符合再發證之要件，進一步來說，審查委員指出系爭專利揭示使用多個磁鐵以達到發明目的，但並未載明使用多個磁鐵是非必要的特徵。本案再由專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 審理後的看法亦同，FNG遂上訴至CAFC。

於CAFC審理中，FNG主張多個磁鐵並非是系爭專利的必要實施方式，然CAFC不認同此主張。CAFC表示系爭專利揭露的多個磁鐵，是用於安全且可拆卸地將燒烤架結合到浮體裝置的唯一機構，系爭專利說明書中並未記載該磁鐵為非必要元件。然系爭專利再發證申請案並未包含此限制特徵，而正如PTAB審理過程中的認定，磁鐵乃所請發明的重要元件，無論技術領域中具有通常知識者能否以其它機構替換磁鐵而達到相同發明目的均非重點，且該限制特徵並非僅為字面上的意思，因為這是系爭專利說明書所揭露的唯一實施例，且滿足所請發明的可拆卸功能。是以，CAFC認同PTAB系爭專利之再發證申請不符合35 U.S.C. § 251為由而作出的核駁決定。
 

資料來源：
1.  Reissue Claims Invalid for Failing to Comply with “Original Patent” Requirement, IPO Daily News. July 14, 2023.
2.  IN RE: FLOAT'N'GRILL LLC, Fed Circ. 2022-1438. July 12, 2023.