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【美國】專利權人挑戰PTAB架構合憲爭點,CAFC依最高法院判例發回

2021.11.04

Mobility Workx (後稱Mobility)為美國第8,213,417號(簡稱’417號)專利之專利權人。2017年,Mobility向德州東區地院 (Eastern District of Texas) 對T-Mobile與Verizon Wireless提出’417號專利之侵權訴訟,前述兩件訴訟中,一件已和解,一件暫緩審理。2018年,Unified Patents向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對’417號專利的部分請求項提出兩造重審 (Inter Partes Reviw, IPR),主張之無效理由為,依其引用之另件美國專利結合多件參考文獻後,’417號專利為顯而易見的。2019年,PTAB於最終書面意見指出,被挑戰的請求項中,部分為顯而易見的。Mobility上訴至CAFC。

CAFC庭審中,Mobility首次提出涉及美國專利局組織架構之合憲性異議爭點,例如PTAB乃是為了其工作穩定性,故透過進行這種需要繳納規費的程序以提供美國專利局財務上的資助等,Unified Patents與以參加人身分加入本件訴訟的美國專利局,提出因Mobility未於PTAB審理過程提出此爭點,故已放棄此爭點於CAFC審理中爭執的權利。

CAFC於判決書中指出,根據美國最高法院與CAFC判例,一般而言,美國專利局無權聲明法律是否違憲,CAFC表示其在任何的情況下,均具考量於上訴過程中首次提出之爭點之職權,然美國專利局認為CAFC不應檢視此爭點,因前述事實議題 (factual issue) 首先應由PTAB決議,但CAFC則認為Mobility的主張不涉及任何有爭議的事實問題,僅涉及到違憲與否之法律問題,並無程序正當性的問題,故最後准許檢視Mobility提出探討其主張法定程序正當性爭點之動議。簡言之, Mobility指出這種PTAB立案而獲取資金的架構具有相當濃厚商業氣息,然CAFC對此主張則認為無正當依據;至於另外提出的主張,則是PTAB的行政法官於立案AIA程序時有違憲利益,原因在於其可透過立案而獲取績效獎金型式得到有利補償,此點亦未使CAFC信服。除了有關財務爭點外,亦提出行政法官任命違憲之爭點(可參閱2021年7月15日出刊之第275期台一雙週專利電子報),CAFC對此爭點則肯認依照前述美國最高法院作出之判決,本案應由美國專利局局長檢示PTAB做出之最終書面決定。是以,CAFC將本案發回PTAB,使美國專利局局長能有機會復審PTAB發出之最終書面意見。

 

資料來源:

1.  Court Rejects Challenging Structure of PTAB, IPO Daily News. October 14, 2021.

2.  Mobility Workx, LLC V. Unified Patents, LLC, Fed Circ. 2020-1441., October 13, 2021.

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