歐盟及英國的註冊制設計專利都是以圖式定義其保護範圍,且無部分侵權或輔助侵權 (contributory infringement) 的概念,若由第三人提供之重要組成部分與設計之整體印象無關,則無法主張該設計專利之權利,例如該組成部分相對於整個產品是非常小的一個部分之情形。然而,歐盟及英國的相關法規都明定,可以於一項產品的整體或部分主張設計專利,因此可選擇排除無意尋求保護的部分。故許多產業普遍會為產品可替換的部分尋求保護,避免售後被改裝的情形,例如汽車產業會為大燈零組件、引擎蓋、擾流板提出專利申請,但不主張配備這些零組件的汽車整體造型。歐盟及英國也都有未經註冊的補充非註冊制設計專利 (Supplementary Unregistered Design, SUD) 與非註冊制設計專利 (Unregistered Community Designs, UCD) ,會自設計公開日起提供保護,但非註冊制之設計專利是否也能及於產品之部分主張,仍不明朗。轉至歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 審理的C-123/20案即是和此種狀況有關。
義大利超跑製造商Ferrari在2014年12月2日發布的媒體新聞稿中公開一款全新的FXX K賽車,其設計重點在於前端的深V型引擎蓋,以及靈感來自F1賽車擾流板的保險桿。由於FXX K是賽車,車主無法把車開上一般馬路。專精於超跑車體改造的德國公司Masonry Design注意到市場需求,針對能合法開上路的Ferrari 488 GTB,推出能將車體外觀改造成與FXX K相似的套組,內含深V型的引擎蓋與F1賽車式保險桿。Masonry Design改裝的Ferrari 488 GTB在2016年3月的日內瓦國際車展亮相,由於是在FXX K首次公開的3年之內,Ferrari便控告Masonry Design侵害其UCD。Ferrari主張其UCD之保護在於深V型引擎蓋與保險桿,但一審在德國杜塞道夫地方法院 (Duesseldorf Regional Court) 審理時,認為FXX K所公開的是車輛整體設計,故其UCD保護範圍為車輛之整體,引擎蓋與保險桿既未脫離車體單獨公開,就不能被視為單獨具有設計專利保護。若需要主張設計專利之部分,但又未單獨公開所主張之部分,則主張之部分必須有一定之獨立性及外觀之一致性,但本案的引擎蓋與保險桿不符合此一標準。經過上訴,杜塞道夫高等地方法院 (Duesseldorf Higher Regional Court) 將案件轉至德國聯邦最高法院 (Federal Court of Justice),其認為本案之審理取決於如何解釋第6/2002號歐盟設計專利法 (Community Designs Regulation 6/2002),故以兩個問題詢CJEU:第一,在產品之整體外觀公開以後,UCD的保護是否能及於產品的其中一部分?第二,若第一題的答案是可以,針對欲保護的部分是否有應滿足之條件?另外,「一定之獨立性及外觀之一致性」是否為正確之標準?CJEU確認,產品整體外觀公開後,非註冊制之設計專利的保護可及於產品之部分,欲保護之部分不須單獨公開,且在其設計滿足設計專利要件的前提下,不須另外滿足任何條件即有保護效力。由於先前審理時對法條之應用有誤,CJEU將本案發回重審。
CJEU的決定效力不及於英國,目前仍不清楚英國的法院審理時是否會採用此一案例,但英國的法律原本已有允許非註冊制設計之保護及於設計之部分的原則。另外,CJEU的決定對於想保護產品之從屬部分的權利人也是好消息,不但可應用於可替換之部分,也可保護容易被抄襲、應用至別的物品上的產品特徵。
資料來源:Ferrari proves Unregistered Community Designs can subsist in parts of a product, Marks & Clerk. November 17, 2021.<https://www.marks-clerk.com/insights/ferrari-proves-unregistered-community-designs-can-subsist-in-parts-of-a-product/>