依現行中國大陸專利法第19條規定，任何單位或個人將在中國大陸完成的發明或者實用新型向外國申請專利，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。日前中國大陸國知局發出第55586號無效宣告請求審查決定書，內容係有悖前述規定，於未獲取向外提申許可 (foreign filing license) 前便於外國提出專利申請，故該件專利經判定全案無效。根據了解，此種有悖現行專利法第19條的無效請求案件勝訴的案件相當少，原因之一在於請求者證明系爭專利係於何處創造是相當困難的。
 

本案系爭專利申請為第201720389490.8號專利（後稱系爭專利），專利權人為浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司。該決定書上之法律依據載其法律依據為第20條第1款（此條款內容為2008年專利法，條款內容同於現行專利法第19條）。由無效審理作出之決定可看出其對於如何證明系爭發明係於何處創造的態度。進一步來說，系爭專利是否於中國大陸境內完成之判斷乃基於專利權人之住所地與創作人國籍認定，如以下簡述。
 

專利權人住所地

根據系爭專利之書目公告訊息，無效審理時認為系爭創作之研發相當可能在中國大陸境內，由於並無反證顯示專利權人在國外有任何研發的紀錄，故系爭專利乃於中國大陸境內創造的可能性相當高。此外，根據提交證據可看出專利權人的住所與其研發機構均在中國大陸境內，且無反證表明專利權人在中國大陸境外具有技術研發或產品設計能力的機構，因此可初步證明系爭專利乃於中國大陸境內完成。
 

發明人國籍

系爭專利之創作人共有4名，其中3名為無境外永久居留權的中國大陸本國人，且於任職於專利權人公司時，從未於在職期間至海外旅行，故無效審理時認為在缺乏任何反證下，3人作出職務發明的工作應當被認為在中國大陸境內。此外，專利權人主張系爭專利主要乃由其中一位創作人在2016年於美國期間研發，然而護照紀錄顯示出該名創作人僅於美國停留10日，且於此日期後便提出美國暫時申請案，此主張被認為10天內便能完成技術方案的完整構思，更完成了美國暫時申請案所需文件與所有申請程序不合理。針對本件結果，可於決定書中明確看出將專利權人住所地與發明人國籍視為判斷系爭專利創造之處的兩個重要衡量標準。

資料來源：

1. China IP Update: First Successful Patent Invalidation in China Based on “No Foreign Filing License”，Foundin IP, May 17, 2022.

2.       無效宣告請求審查決定書第55586號，中國大陸國知局，2022年5月9日。