美國專利局發布一份指南備忘錄 (Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation)，該臨時程序闡明專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對於同時有地院訴訟案件進行中，AIA核准後程序是否應予拒絕的指引。

為了專利制度和公眾利益，對於下述情況，PTAB將不會根據Fintiv乙案之因素而拒絕IPR或PGR立案，包括 (i)當請求書提出不具可專利性之令人信服的證據時；(ii) 基於同時進行中之ITC程序，請求拒絕立案；或 (iii)請求人約定不會在同時進行中之地院程序中提出與請求書相同之理由，或可在請求書中合理提出的任何理由。此外，當PTAB採用Fintiv之第2個因素時，也就是同時進行中之法院訴訟審判日期，與PTAB做出最終書面決定的計畫法定期限相近時，PTAB將考慮地院案件審理和解決的速度。如果審判時間之中位數與PTAB發出最終書面決定的時間大致相同，或晚於最終書面決定之預定法定期限，PTAB將根據Fintiv權衡此一因素行使自由裁量權酌情拒絕立案。
 

也就是說，即使PTAB並未根據Fintiv拒絕立案，PTAB仍然保有根據35 U.S.C. § 314(a)、324(a)和325(d)依其他理由拒絕立案的權利。舉例而言，如果存在其他相關情況，例如請求人濫用程序，PTAB可能會拒絕立案。
 

該臨時指南備忘錄適用於所有待審中的案件，並持續有效直到美國專利局另行通知，美國專利局希望完成正式規則制定後取代該臨時指南。
 

• 美國專利局還發布了一項研究，當與地院同步處理同一專利時，PTAB拒絕AIA請求之影響，該研究基於Fintiv先例決定探討「Fintiv拒絕」，數據顯示「Fintiv拒絕」之數量急遽減少。該研究主要發現如下：
• 在Fintiv被指定為先例後，大約40%的案件會同時提出訴訟。
• Fintiv拒絕之數量在2021年會計年度第二季達到巔峰，隨後顯著下降。
• 自2021年8月以來，PTAB沒有根據德州西區 (the Western District of Texas) 之同時有訴訟在進行而發出Fintiv拒絕。
• 美國專利局之發布關於使用訴訟協議 (stipulation) 之指南，導致訴訟協議之申請增加，而Fintiv顯著減少。
• 所有AIA請求挑戰的藥品專利中只有三件根據Fintiv因素拒絕立案，其中兩件為橘皮書所登錄之專利和一件生物藥品專利。

資料來源：Director Vidal provides clarity to Patent Trial and Appeal Board practice on discretionary denials of patent challenges based on parallel litigation, USPTO, June 22, 2022. <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/director-vidal-provides-clarity-patent-trial-and-appeal-board-practice>