此件上訴CAFC之上訴人為Gilbert P. Hyatt（後稱Hyatt），其所提出之美國第08/435,938號專利申請案（後稱系爭專利申請案）於2015年8月提出相當大幅度的申請專利範圍修正，美國專利局之審查人員嗣後對修正後的8項請求項內的7項請求項發出選取通知，Hyatt以發出該選取通知不妥適為訴由向美國維吉尼亞州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 對美國專利局提出訴訟。地院審理過程中並不認可Hyatt提出美國專利局有悖5 U.S.C. § 706之主張，並指出按37 C.F.R. § 1.129美國專利局得針對系爭專利申請案發出選取通知，故准許美國專利局提出之即決判決 (summary judgement) 請求，Hyatt向CAFC提請上訴。
 

與上述有關的細節是，Hyatt提出之大量專利申請案與美國專利局間的相關纏訟已有數十年之久，本案之系爭專利申請案乃於1995年5月5日提出，且主張之最早優先權日可溯至1983年。美國專利局於2003年完成申請專利範圍的初步審查 (initial examination)，但在2003年到2012年間則暫緩審理因有訴訟繫屬之專利申請案。美國專利局於2013年對系爭專利申請案發出選取通知，以利於審理Hyatt提交之約莫400件專利申請案，Hyatt依循指示，於具有約200項請求項的系爭專利申請案選取8項請求項，美國專利局於2015年2月針對選取出的請求項再發出非最終審查意見通知 (non-final rejection)，Hyatt隨而針對被核駁請求項於2015年8月整個重寫其中一個請求項，僅保留前言中的用語A與包含 (comprising) 的方式提出相當大幅度的修正，然美國專利局經認為此舉已使請求項內的要件有所變動，故再發出選取通知命其針對原本選取的請求項與修正後的請求項進行選取；進一步來說，美國專利局認為修正後的請求項可再另外提出一件專利申請案。前述選取通知發出後，Hyatt向美國維吉尼亞州東區地院提出訴訟，主張美國專利局要求進行選取違反行政程序法，因選取通知通常是不允許用於系爭專利申請案這類過渡專利申請案，此處所指過渡專利申請案泛指烏拉圭回合協議法案 (Uruguay Round Agreements Act, URAA) 生效前尚未核准的專利申請案，於URAA生效前，原美國專利規定專利權期限為自核准公告日起17年。然地院指出按37 C.F.R. § 1.129，Hyatt拒絕提出另外一件新專利申請案，反而是試圖在離1995年多年後提出那些請求項，保留那些請求項的行為，已非屬不允許發出選取通知之事項。地院判決做出後，Hyatt上訴至CAFC。
 

CAFC庭審中摘述Rule129(b)(1)(ii)，表示該規定允許當審查人員因申請人本身行為，而沒有在1995年4月8日前對當前申請案或原案發出選取通知，則允許對過渡專利申請案發出選取通知。Hyatt主張系爭專利申請案不適用申請人行為例外，因條文敘述的申請人行為並不包含無所作為 (inaction)，故針對Rule129所提的首個有爭議行為乃於在2015年8月提出之大幅修正，且美國專利局也不能因其當時提出之修正而對系爭專利申請案發出選取通知，因為效果 (effect) 不能先於原因 (cause)，即不能說1995年未發出選取通知是因為Hyatt於數十年後提出的2015年8月提出之修正而造成。然該主張經CAFC以不具說服力而未採用。CAFC依據Rule129(b)(1)(ii)規定，維持地院認定Hyatt之行為已構成例外，可對系爭專利申請案發出選取通知的判決。
 

資料來源：

1. Restriction Requirement for Hyatt’s Claims Was Proper under Applicant-Action Exception, IPO Daily News, September 9, 2022.
2. Gilbert P. Hyatt, V. United States Patent And Trademark Office, Katherine K. Vidal, Under Secretary Of Commerce For Intellectual Property And Director Of The United States Patent And Trademark Office, Fed Circ. 2021-2324., September 8, 2022.