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淺談說明書對特性界定物之發明的重要性

2021.07.15

物之發明首要以成分或結構界定所請之物,但若無法以成分或結構界定時,可尋求諸如特性、功能、製法、用途等限制條件界定。關於利用特性界定物,發明專利審查基準第二篇第十四章第5.1節給出例示說明,從自然產物所分離之蛋白質若無法以序列界定時,可轉而尋求由蛋白質之物理化學特性、功能、製法予以界定所分離之蛋白質。另外,發明專利審查基準第二篇第十五章第5.1.1節亦述及,中草藥萃取物通常包含多種成分,當所請之萃取物難從成分的化學名稱、分子式或結構式等限制條件明確界定該萃取物時,除了利用製法予以界定所請之中草藥萃取物之外,亦可改以物理、化學特性予以界定這種多成分的中草藥萃取物。從前述二種例子可知,當申請時難以從有限的分離純化技術、分析、試驗方法確切鑑定或辨識所請之物的成分、化學結構或分子結構時,致使物之發明難以利用成分或結構界定,則可改以物理、化學特性予以界定,此種情況在蛋白質、萃取物、聚合物、紡織品等發明中尤為普遍。

用於界定物之發明的特性例如分子量、熔點、pH值、彈性係數、導電係數、折射率、密度、結晶度、酸價、光譜。根據發明專利審查基準第二篇第一章第2.4.1.6節和第2.5.1節所述,以特性界定物之發明時,此特性必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的特性;由於特性界定物之發明通常涉及以參數表示,此參數的量測方法也必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的方法;進一步而論,若特性必須使用新的參數表示,基於新的參數非屬公知的參數,若說明書未記載新的參數的量測方法,或者說明書所記載之裝置無法測量此新的參數,則因申請專利之發明無法與先前技術比較,應認定該請求項不明確。換言之,針對使用特性或參數界定物之發明,應特別留意申請專利範圍所界定之特性或參數為所屬技術領域中常用且明確的特性或參數,若否,則在說明書中至少應記載該特性或參數的量測方法或量測裝置,使申請專利範圍中特性或參數界定之物能夠與先前技術的物進行比較,方能符合明確性的要求。

如前所述,說明書中必須詳細記載新的參數的量測方法或量測裝置並非僅僅關於明確性議題,這些記載內容亦關乎於評斷特性或參數所界定之物是否為新穎之物,是否具備新穎性。若量測方法中設定不同的量測條件會獲得不同的特性或參數之量測結果,但說明書中卻未詳細記載會實質影響特性或參數之量測結果的設定條件,便可能導致特性或參數界定之物是否具備新穎性產生誤判或存在爭議。同理,若量測裝置選用不同的構件或規格後也會獲得不同的特性或參數之量測結果,但說明書中卻未詳細記載這些會實質影響量測結果的裝置相關說明,亦可能導致特性或參數界定之物是否具備新穎性產生誤判或存在爭議。

有鑒於此,為避免量測方法的揭露內容不夠明確或詳盡而存在爭議,通常會優先選擇以業界通用的標準量測方法記載,例如國際標準化組織 (International Organization for Standardization, ISO)、台灣國家標準 (Chinese National Standard, CNS)、日本工業標準(Japanese Industrial Standard,JIS)、美國材料試驗協會(American Society for Testing and Materials, ASTM)、德國標準協會 (Deutsches Institute fur Normung, DIN)、國際半導體製造設備材料協會 (Semiconductor Equipment and Materials International, SEMI) 建立的標準量測方法,並於說明書中載明標準量測方法的編號;但若尚未有業界通用的標準量測方法得以適用,則應逐一評估量測方法中各個量測條件(例如,樣品製備方式、量測溫度、量測壓力、量測試劑等)是否實質影響特性或參數的量測結果,並將量測方法中會對量測結果產生實質影響的全部量測條件詳細記載於說明書中,以確保說明書符合明確性的揭露要求,並且確保新穎性的判斷依據。同理,為避免量測裝置的揭露內容不夠明確或詳盡,通常也會優先選擇具有固定結構設計和規格的量測裝置,以其廠牌與型號揭露所採用的量測裝置,否則,亦應於說明書中詳盡揭露用於量測特性或參數的裝置。

最後,由於新的特性或新的參數所界定之物的可專利性爭議常存在於所請之物是否為新穎的物,即,新的特性或新的參數是否早已實質存在於既有的物或利用既有的製法所獲得的物之中,只是未曾被發現或揭露而已。倘若在答辯或舉發階段存在此爭議,更仰賴申請人根據申請時說明書已揭露的量測方法或量測裝置進行比較試驗,確認所請之物與先前技術存在差異,從而確立物的新穎性。由此可見,說明書中量測方法或量測裝置之揭露內容對於新的特性或參數界定物之發明的可專利性至關重要,建議申請人在提出這類專利申請時應審慎留意。

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