一、前言
民事訴訟法所規定之證據方法是指可以成為法院證據調查對象的人或物，包括人證、鑑定、書證、勘驗及當事人訊問5種。而所謂「證據能力」係指於人或物中有為證據方法之「資格」；而證據力（或稱證據證明力）是指證據方法就應證事實所能證明之價值（註1），也就是是否足以形成法院認定待證事實真偽的效果而言，二者並不相同。證據方法必先有證據能力之資格，才會有法院審理判斷證據力強弱之問題。依智慧財產案件審理法的規定（下稱智審法），在民事案件如果智審法未規定者適用民事訴訟法（下稱民訴法），因此在專利侵權訴訟中，有關證據能力之判斷，仍應適用民訴法規定。而民訴法第340條規定：「法院認為必要時，得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定或審查鑑定意見。」此即為證據方法中的鑑定，但如果法院未囑託鑑定，而是當事人自行委託機關作成之鑑定報告，是否具有證據能力而得作為法院調查的證據方法？攸關當事人聲請調查證據之權益，茲以實務案例說明之。

二、    案例事實
智慧財產及商業法院（下稱原審法院）111民專上第32號案件中，原審法院認為被上訴人日商ＯＯ公司提出自行委託日本研究所進行量測並經公證之量測報告「並非由法院選任之鑑定人或囑託鑑定機關命行鑑定，即非民事訴訟法上證據調查章之鑑定，又該量測報告欠缺具結、拒卻、詰問等程序，其中立性及專門知識之妥當性俱有問題，該報告不具證據能力，不得作為證據方法」。嗣經該日商公司上訴，最高法院判決認為：「該量測報告雖不符民事訴訟法關於鑑定之規定，然法院非不得以之為『書證』，踐行調查程序後依自由心證判斷其證明力。原審以其非屬民事訴訟法上之鑑定，被上訴人復未同意以之與法院送請鑑定同視，而認其不具證據能力，所踐行之證據調查程序，自有未當。」而發回更審（註2），也就是說最高法院認為當事人於訴訟外自行委託鑑定之報告還是可以作為證據方法中的「書證」而具有證據能力，而法院也應踐行調查程序調查，如認為必要時亦得依民訴法第339條規定，令出具該文書之人到庭陳述。另外在最高法院另一判決中亦採相同見解：「當事人如將私鑑定報告作為書證使用，因民事訴訟法就書證之種類未設限制，雖不能否定其證據能力，但該報告書既係當事人一方所提出對其有利之證據，在客觀性或中立性方面，不免有減損其證據價值之虞，如法院認須借重專門知識以資裁判，又別無其他適切之證據時，為確保私鑑定之報告書具有適格性、中立性及專門知識之妥當性，非不得依提出報告書之當事人或他造當事人之聲請，傳訊該報告書之製作人，就報告書成立之真正及其內容訊問或發問，藉以保障他造當事人之防禦權並使法院能正確掌握該報告書之內容。」（註3）

三、    智慧財產案件審理法已採行專家證人制度
依現行之智審法（112年8月30日修正施行）第28條所增訂採行之「專家證人」制度，應不致發生上揭案例中，原審法院認定私鑑定報告「欠缺具結、拒卻、詰問等程序，其中立性及專門知識之妥當性俱有問題」之情形。所謂專家證人制度是指在專利侵權訴訟中，當事人於聲請法院許可後，得以聲明專家證人，就侵權爭議由專家證人附具結文提供專業意見，交當事人提出法院。而專家證人出具意見時，除應揭露其學經歷、專業領域及曾參與案例資訊外，對於可能影響該專業意見之「中立性」而偏執一方之缺失，專家證人亦應揭露與當事人、關係人或其程序代理人間，是否具有分工或合作關係、是否受有金錢報酬或資助及其金額或價值等資訊，而他造當事人亦得以書狀對專家證人提出詢問，專家證人對訽問原則以書面回答，並視為專業意見之一部分，而法院亦可依職權或依當事人聲請，通知專家證人到場陳述意見，如專家證人無正當理由不到場或拒絕回答詢問時，法院得審酌情形，不採納該專業意見為證據。以使該專業意見符合專業、公正及客觀性，專家證人制度不但可尊重當事人之程序主體權及保障證明權，亦可協助法院為適正裁判。

四、結語
由於上揭案例是在智審法修正施行前即繫屬法院，除非兩造合意適用修正後的智審法，否則仍適用智審法修正施行前之規定，該案更審後之判決仍待觀察。而專利侵權訴訟，涉及專業智識與判斷，現行智審法所採行專家證人制度，係屬證據方法，除非專家證人對於他造當事人之詢問有無正當理由不到場或拒絕回答情形，否則其專業意見當然有證據能力，當事人於訴訟攻防中宜善用該制度，有利於協助法院釐清爭點解決紛爭。只不過對於專家證人的酬金及費用，依智審法準用商業審理法第52條第2款規定，需由聲明專家證人之當事人支付，也就是說是不得作為訴訟費用之一部分，此與民訴法規定如由法院囑請鑑定之鑑定費用是屬於訴訟費用的一部分（註4），需由敗訴一方負擔是不同的，宜注意之。

註1、最高法院106台上第516號民事判決參照。
2、最高法院113台上第1778號民事判決參照。
3、最高法院113台上第2341號民事判決參照。
4、最高法院106台抗第1103號民事裁定參照。