一、前言：
按新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限，專利法第117條定有明文。本條為新型專利權人於其專利權遭撤銷時，對於撤銷前行使新型專利權造成他人損害之賠償及其免責的相關規定。專利權人行使專利權是否侵害他人權利，應視其行使權利之具體方式而定，除非專利權人已取得對其不利之新型技術報告卻隱藏之、或依業界通常知識顯然明知其專利權具有撤銷事由存在、或在行使新型專利權前未徵詢專業意見即恣意行使新型專利權等情形，而可認其有不當行使專利權侵害他人權利之故意過失外，若專利權人已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，實難僅因其未出具新型技術報告即率爾認定專利權人有侵權之故意或過失。以下將以智慧財產及商業法院109年度民專訴字第60號民事判決為例，因不當行使專利權損害賠償之案件甚少，本件判決見解實屬難得，乃摘要其判決理由，可供後來者參考借鑒。

二、專利法第117條規定之適用：
(一)其判決理由略以「查被告○○公司提起前案訴訟迄至前案訴訟確定時止，均未提示新型專利技術報告，此為兩造所不爭執。又專利法第116條、第117條之立法目的，係為了避免僅形式審查核准，惟實質上不具專利要件之新型專利，於行使權利後被撤銷專利時，造成他人之損害，乃要求新型專利權人行使權利時，應提示新型專利技術報告，業如前述；而依專利法第115條第1項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。是被告○○公司於系爭專利經公告後，提起前案訴訟前，自得依法向專利專責機關申請新型專利技術報告，斯時亦無不得申請新型專利技術報告之困難，惟被告○○公司於提起前案訴訟時，所提出之相關證據均無新型專利技術報告，縱其業已提出○○專利商標事務所出具之專利侵權鑑定報告書，亦僅能證明其提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失之可言。揆諸前揭規定及說明，被告○○公司於提起前案訴訟時，既未提示新型專利技術報告，即無從認定其行使專利權係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意義務，自無從依專利法第117條但書規定主張免責之餘地」，復以「被告○○公司於提起前案訴訟前、後，已然知悉與系爭專利請求項1相同創作之上開發明專利申請案具有不可專利性之可能性，惟被告○○公司仍從未申請系爭新型專利技術報告，亦從未徵詢外部公正客觀之單位就系爭專利有效性與否進行鑑定，難認被告○○公司已盡相當之注意而無過失可言」等語為由，乃為違反專利法117條規定之認定，且其權利行使不正當，無法依同條但書主張免責。

(二)整理歸納上開判決理由可知，其判斷要點可分為：(1)專利權人是否有不能申請新型技術報告之客觀事由。(2)專利權人有無補提出新型技術報告。(3)專利權人是否明知新型專利有不具專利性之虞。(4)有無其他履行查證注意之舉動。至於專利侵權訴訟時所提出之侵權鑑定報告，既非屬法律明定之「新型專利技術報告」，亦不能替代之，至多僅能阻卻其故意，仍應負過失之責。

三、損害賠償之計算：
(一)參判決書所載，法院就原告所請求之存貨跌價損失及商譽損害等節，認為原告所提證據、說明或計算方式不充足而予駁回。但就原告所請求預期銷售利益則有部分採納，並闡明應以客觀上實際銷售數量做為可得預期之利益較為合理，其計算方式略以：(1)「以前案訴訟起訴前之107年1、2月及前案訴訟判決後之107年11月至108年11月共計15個月之實際銷售數量共為16,790顆，其每月平均銷售數量為1,119顆，而前案訴訟期間即107年3月至107年10月間共計8個月之實際銷售數量共為8,234顆，其每月平均銷售數量為1,029顆」，進而認定因被告不當行使專利權因而受有每月減少賣出90顆系爭產品之損害；(2)「原告所刊登系爭產品之售價即為2,500元，且被告於前案訴訟中，所購買系爭產品之收據金額單價亦為2,500元」，進而認定原告主張系爭產品每顆零售單價為1,200元可採；(3)「如以107年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準，有關機車零件製造之同業平均毛利率為28％計算，每顆獲利約為336元（計算式：1,200元×28％＝336元）」，進而認定原告以較低之每顆獲利200元請求亦可採。(4)最終即以計算式：90顆×8個月×200元計算原告於該期間內可得預期之所失利益為144,000元，逾此部分之請求即屬無據而駁回。

(二)從以上判決理由可知，因現行專利法第97條是針對專利權受到侵害時，專利權人不易證明損害，乃予以特別擬制損害賠償之計算方式，與不正當行使專利權造成之損害賠償並不相同，而無法逕予適用。故不正當行使專利權損害賠償之計算方式須回歸民法第216條之規定，受不當行使專利權之受害人應承擔相當之舉證責任，提出充分之客觀證據及說明，方有可能受法院認可採納。

參考資料：
1.智慧財產及商業法院109年度民專訴字第60號。
2.專利法逐條釋義。