以保護函來應對可能的統一專利暫時措施
2024.09.05
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統一專利法院 (Unitary Patent Court，UPC) 協議第62條以及第60條第5至9項規定，希望透過UPC實施其專利權的人可以申請諸如初步禁制令 (preliminary injunctions)、扣押命令等的各項暫時措施 (provisional measures) 來保全證據，這些暫時措施可以在正式的侵權訴訟開始前生效，以阻止被控侵權人繼續其侵權行為，從而減少侵權行為對專利權人所造成的損失。其中，暫時措施是法院在完整聽取雙方當事人對於侵權與否的論點之前所做出的臨時決定，目的在於即刻制止侵權行為，而無需等待漫長的審判結果，且UPC協議第60條第5、6項及其程序規則 (Rules of Procedure) 第212條也允許法院能夠在未聽取被控侵權人之意見的情況下核發暫時措施之命令，故對專利權人來說是相當有用的維權方式。
然而，對被控侵權人來說，通常是在收到暫時措施之命令的當下才驚覺大事不妙，被迫匆忙思考反制方法，且縱使之後順利提出上訴，並於最終獲得未侵權的判決結果，但被控侵權人因為不當的暫時措施而獲得之金錢上的賠償，可能不足以恢復其所失去的市場地位以及聲譽。為了避免這樣的情況發生，UPC協議之程序規則第207條也規定，任何認為自己可能會被當作被告而被專利權人向UPC聲請核發暫時措施之命令的當事人，可以先發制人地利用保護函 (Protective Letter) 來針對相關專利提出抗辯聲明。
依UPC協議之程序規則第207條之規定，當事人可以隨時向UPC的註冊部門(Registry) 提交保護函，該保護函可記載所根據的事實、證據和法律論點，並列出UPC應拒絕未來任何針對當事人之暫時措施申請的原因。此外，保護函登錄後的有效期限為6個月，登錄費用200歐元；到期後可以申請延展期限，每次可延展6個月，延展費用為100歐元。該保護函提交之後，除非有人提出暫時措施之申請，否則該保護函及其中所記載的內容均不會公開，也不需要進行實質審查，也就是說，當事人不會因為提交該保護函而引起不必要的關注。
UPC協議之程序規則第207條第2項也具體規定，保護函之申請書中應記載：
1. 保護函提交者及其代理人的名稱，以及收件地址（郵遞及電子）和授權收達人員的姓名；
2. 推測可能申請暫時措施之申請人的姓名，以及收件地址（郵遞及電子）和授權收達人員的姓名（如有相關資訊時提供）；
3. 相關專利案的案號（如有相關資訊時提供），及任何先前或正在進行之相關訴訟的訊息（如有相關資訊時提供）；
4. 該函件是保護函的聲明。
當有人以該相關專利案對當事人提出暫時措施時，註冊部門會將保護函轉知給負責的專家小組或法官以及專利權人或其專屬被授權人，讓負責的專家小組或法官能在了解雙方主張的前提下進行判斷，不會僅因單方聲請就核發暫時措施。
話雖如此，也不是隨便提交一份保護函就可以保證UPC不會直接核發暫時措施，例如在杜塞朵夫地方法院於2023年6月22日所做出的判決 (myStromer AG v. Revolt Zycling AG) 中，保護函便未能成功阻止初步禁制令的核發。在該案件中，保護函內有關侵權與否的論點被認為與該案件無關，而有關權利耗盡的論點則早已被瑞士國家法院駁回，而且該保護函中也未針對專利的有效性進行討論，故儘管有保護函，但杜塞朵夫地方法院仍決定核發初步禁制令。由此可知，當事人對於保護函所記載的內容仍應審慎評估，才能令該保護函發揮其效用。
台灣每年都有許多廠商會到歐洲參加各種大型展覽，希藉此推廣產品、開發客戶，但在展覽會場中遭到專利權人偕同法院代表進行現場調查、扣押的情形也時有所聞，而在往後專利權人能夠透過UPC協議來主張專利權的情況下，非專利權人也能考慮利用保護函制度來對各種暫時措施進行防禦，以維護自身的權益。
參考資料：
1. UPC, Agreement on a Unified Patent Court, June 20, 2013
2. UPC, Rules of Procedure of the Unified Patent Court, September 1, 2022
3. UPC, Table of Court Fees, September 1, 2022
4. Kluwer Patent Blog, “Damned if you do and damned if you don’t”? – Ex parte PIs at the UPC: how effective are protective letters?,
<https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/07/18/damned-if-you-do-and-damned-if-you-dont-ex-parte-pis-at-the-upc-how-effective-are-protective-letters>/ (July 18, 2024)
然而，對被控侵權人來說，通常是在收到暫時措施之命令的當下才驚覺大事不妙，被迫匆忙思考反制方法，且縱使之後順利提出上訴，並於最終獲得未侵權的判決結果，但被控侵權人因為不當的暫時措施而獲得之金錢上的賠償，可能不足以恢復其所失去的市場地位以及聲譽。為了避免這樣的情況發生，UPC協議之程序規則第207條也規定，任何認為自己可能會被當作被告而被專利權人向UPC聲請核發暫時措施之命令的當事人，可以先發制人地利用保護函 (Protective Letter) 來針對相關專利提出抗辯聲明。
依UPC協議之程序規則第207條之規定，當事人可以隨時向UPC的註冊部門(Registry) 提交保護函，該保護函可記載所根據的事實、證據和法律論點，並列出UPC應拒絕未來任何針對當事人之暫時措施申請的原因。此外，保護函登錄後的有效期限為6個月，登錄費用200歐元；到期後可以申請延展期限，每次可延展6個月，延展費用為100歐元。該保護函提交之後，除非有人提出暫時措施之申請，否則該保護函及其中所記載的內容均不會公開，也不需要進行實質審查，也就是說，當事人不會因為提交該保護函而引起不必要的關注。
UPC協議之程序規則第207條第2項也具體規定，保護函之申請書中應記載：
1. 保護函提交者及其代理人的名稱，以及收件地址（郵遞及電子）和授權收達人員的姓名；
2. 推測可能申請暫時措施之申請人的姓名，以及收件地址（郵遞及電子）和授權收達人員的姓名（如有相關資訊時提供）；
3. 相關專利案的案號（如有相關資訊時提供），及任何先前或正在進行之相關訴訟的訊息（如有相關資訊時提供）；
4. 該函件是保護函的聲明。
當有人以該相關專利案對當事人提出暫時措施時，註冊部門會將保護函轉知給負責的專家小組或法官以及專利權人或其專屬被授權人，讓負責的專家小組或法官能在了解雙方主張的前提下進行判斷，不會僅因單方聲請就核發暫時措施。
話雖如此，也不是隨便提交一份保護函就可以保證UPC不會直接核發暫時措施，例如在杜塞朵夫地方法院於2023年6月22日所做出的判決 (myStromer AG v. Revolt Zycling AG) 中，保護函便未能成功阻止初步禁制令的核發。在該案件中，保護函內有關侵權與否的論點被認為與該案件無關，而有關權利耗盡的論點則早已被瑞士國家法院駁回，而且該保護函中也未針對專利的有效性進行討論，故儘管有保護函，但杜塞朵夫地方法院仍決定核發初步禁制令。由此可知，當事人對於保護函所記載的內容仍應審慎評估，才能令該保護函發揮其效用。
台灣每年都有許多廠商會到歐洲參加各種大型展覽，希藉此推廣產品、開發客戶，但在展覽會場中遭到專利權人偕同法院代表進行現場調查、扣押的情形也時有所聞，而在往後專利權人能夠透過UPC協議來主張專利權的情況下，非專利權人也能考慮利用保護函制度來對各種暫時措施進行防禦，以維護自身的權益。
參考資料：
1. UPC, Agreement on a Unified Patent Court, June 20, 2013
2. UPC, Rules of Procedure of the Unified Patent Court, September 1, 2022
3. UPC, Table of Court Fees, September 1, 2022
4. Kluwer Patent Blog, “Damned if you do and damned if you don’t”? – Ex parte PIs at the UPC: how effective are protective letters?,
<https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/07/18/damned-if-you-do-and-damned-if-you-dont-ex-parte-pis-at-the-upc-how-effective-are-protective-letters>/ (July 18, 2024)
